5.4. Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfüllt, wenn der Fachmann die in den unabhängigen Ansprüchen definierte Erfindung über den gesamten Schutzbereich der Ansprüche anhand seines allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann (z. B. T 409/91, ABl. 1994, 653; T 435/91, ABl. 1995, 188).

Die Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausführung der Erfindung reicht nur dann aus, wenn sie die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ermöglicht und es nicht nur erlaubt, zu einigen Mitgliedern der beanspruchten Klasse zu gelangen (T 409/91, ABl. 1994, 653; T 435/91, ABl. 1995, 188 und T 172/99). Hierin wurde eine Tatfrage gesehen. Voraussetzung für eine ausreichende Offenbarung ist demnach, dass sie den Fachmann in die Lage versetzt, im Wesentlichen alle in den Schutzbereich der Ansprüche fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten. Diese Auffassung vertraten die Kammern auch in zahlreichen Entscheidungen, z. B. T 19/90 (ABl. 1990, 476), T 418/91, T 548/91, T 659/93, T 435/91 (ABl. 1995, 188) und T 923/92 (ABl. 1996, 564; diese Frage wurde in der neueren Entscheidung T 1727/12 ("Biogen Sufficiency") ausführlich angesprochen). Dieser Grundsatz gilt bei allen – wie auch immer definierten – Erfindungen; es spielt also keine Rolle, ob die Erfindung durch ihre Funktion definiert wird oder nicht. Die Besonderheit der funktionellen Definition eines technischen Merkmals besteht darin, dass es durch seine Wirkung definiert wird. Eine solche Definition bezieht sich ganz abstrakt auf eine unbestimmte Vielzahl möglicher Alternativen und ist solange zulässig, wie alle Alternativen dem Fachmann zur Verfügung stehen und das gewünschte Ergebnis liefern; deshalb muss geprüft werden, ob das Patent eine verallgemeinerungsfähige technische Lehre offenbart, die dem Fachmann das ganze Variantenspektrum, das unter die funktionelle Definition fällt, zugänglich macht (T 1121/03 (keine verallgemeinerungsfähige technische Lehre – unzumutbarer Aufwand bei der Nacharbeitung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich – Forschungsprogramm), T 369/05, s. auch T 2128/13). Im Hinblick auf ein funktionell, also durch sein Ergebnis definiertes Verfahren entschied die Kammer in T 1051/09, dass eine verallgemeinerbare Lehre fehle, d. h. eine Lehre, die innerhalb des Schutzumfangs der Ansprüche anwendbar sei und über die konkreten Beispiele hinausgehe.

Zur Stützung breiter Ansprüche können nähere technische Angaben und mehr als ein Beispiel notwendig sein (T 612/92, T 694/92, ABl. 1997, 408; T 187/93). Dies muss von Fall zu Fall entschieden werden. Die Kammer muss auch überzeugt sein, dass der Fachmann erstens der Patentschrift zumindest einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung entnehmen und sie zweitens im gesamten beanspruchten Bereich ausführen kann. Ist sie nicht davon überzeugt, dass die erste Voraussetzung erfüllt und eine Ausführungsmöglichkeit aufgezeigt ist, so braucht sie die zweite Voraussetzung nicht zu prüfen (T 792/00).

In T 517/98 (Körner supraleitenden Materials – Dichte) zeigte das Streitpatent den Weg zur Erreichung des Ziels nur teilweise und innerhalb fester Grenzen auf, jedoch keineswegs im gesamten Bereich des Anspruchs. Nach Auffassung der Kammer war der beanspruchte breite Schutz somit nicht gerechtfertigt, da ein solcher Anspruch einen spekulativen Gegenstand umfasste, der nicht vom Fachmann ohne eigenes erfinderisches Zutun hergestellt werden kann (s. auch T 409/91). Der Hauptantrag wurde zurückgewiesen (Art. 83 EPÜ).

In T 1064/15 betraf die Erfindung Kombinationen aus Nadeln und Nahtmaterial mit Widerhaken, die sich zum Verbinden von Gewebe bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen eignen. Die Erfordernisse von Anspruch 1 konnten für kreisförmige Querschnitte umgesetzt werden, doch stellte sich die Frage der ausreichenden Offenbarung im Zusammenhang mit nicht kreisförmigen Querschnitten. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) selbst wollte die Lehre des Patents sowohl auf kreisförmige als auch auf nicht kreisförmige Querschnitte anwenden und begehrte Schutz für beide Ausführungsformen. Da nur offenbart wurde, wie die Erfindung mit länglichen Grundkörpern mit kreisförmigem Querschnitt auszuführen ist, wäre es unzureichend und unverhältnismäßig, wenn dies den Erfordernissen der ausreichenden Offenbarung genügen würde. Das kann der Gesetzgeber nicht beabsichtigt haben, weil es nach Auffassung der Kammer gegen den allgemeinen Grundsatz verstößt, dass der Patentschutz der offenbarten Lehre entsprechen muss. Beim streitigen Patent war dies für nicht kreisförmige Querschnitte nicht der Fall. Auf der Grundlage der Offenbarung als Ganzem und des allgemeinen Fachwissens konnte der Fachmann für einen wesentlichen Teil des Anspruchs nicht feststellen, welche Abmessung mit dem Durchmesser (SD) gemeint war, d. h., bei einer Nadel mit einem bestimmten Durchmesser wusste er nicht, welchen Durchmesser eines nicht kreisförmigen Nahtmaterials er wählen sollte, um die Festigkeit der Naht zu verbessern, was einen wesentlichen Teil der Lehre des Streitpatents darstellte (T 1064/15, angeführt und zusammengefasst in T 1756/16).

In T 713/15 betraf das Patent ein Mittel (gegen den IL-6-Rezeptor gerichteter Antikörper) zur Prävention und/oder Behandlung von Vaskulitis allgemein und unterschied nicht zwischen verschiedenen Arten von Vaskulitis. Die Anmeldung in der eingereichten Fassung enthielt keine Lehre zur Behandlung sämtlicher Formen der Vaskulitis (wie Morbus Behçet). Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags war demnach nicht hinreichend im gesamten beanspruchten Bereich offenbart. Eine vom Patentinhaber vorgelegte Sachverständigenerklärung, die auf klinischen Daten beruhte, aber nicht auf die Entgegenhaltungen des Einsprechenden D(49) und D(50) einging, konnte keinen wesentlichen Beitrag leisten.

In T 553/10 befand die Kammer, dass die vom Beschwerdeführer angeführten Passagen ein Verfahren zur Herstellung von Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxiden offenbarten, die entweder innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs von Anspruch 1 lägen. Es fehle ein zusätzlicher Verfahrensschritt, der für die Herstellung von unter den Anspruch 1 fallenden Oxiden notwendig sei. Die Anleitung in der Anmeldung sei unzureichend, und dies könne nicht durch den Verweis auf das allgemeine Fachwissen behoben werden. Die von einem Angestellten des Beschwerdeführers abgegebene schriftliche Erklärung sei daher von geringer Beweiskraft für die Ermittlung des einschlägigen allgemeinen Fachwissens.

In T 239/13 vom 5. Juli 2017 date: 2017-07-05 enthielt Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht das Erfordernis, dass das "Granulat" sauer sein muss. Nach Auffassung der Kammer hat eine Lösung des beanspruchten Granulats an sich trotz einiger saurer Komponenten möglicherweise einen alkalischen pH-Wert. In Bezug auf saures Granulat lieferte die Beschreibung – die ausschließlich auf saures Granulat einging – dem Fachmann hinreichend technische Informationen und Leitlinien, die ihn in die Lage versetzten, ohne unzumutbaren Aufwand saures Granulat mit "verbesserten Lagerungseigenschaften" innerhalb des gesamten Schutzbereichs von Anspruch 1 herzustellen. In Bezug auf alkalisches Granulat, zu dem es keine konkrete Lehre gab, müsste der Fachmann ein Forschungsprogramm durchführen. Die Kammer gelangte zu dem Schluss, dass der Fachmann anhand der Lehre der Beschreibung keine hinreichenden technischen Informationen und Leitlinien erhielt, um das beanspruchte Granulat ohne unzumutbaren Aufwand und innerhalb des gesamten Schutzbereichs von Anspruch 1 herstellen zu können.

In T 1994/12 (Kautschukzusammensetzung) wurde argumentiert, dass das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nicht erfüllt sei, weil der Fachmann angesichts der Ungewissheit bezüglich der Beschaffenheit des Asphalts nicht in der Lage sei, die Beispiele des Patents zu reproduzieren. Dazu stellte die Kammer fest, dass es bei der ausreichenden Offenbarung nicht um die Erfindung gehe, die der Anmelder bei der Abfassung der Anmeldung vielleicht im Sinn hatte, sondern vielmehr um die Erfindung, die in den Patentansprüchen anhand technischer Merkmale definiert ist (s. R. 43 (1) EPÜ), was auch bei der Beurteilung anderer Patentierbarkeitskriterien wie Neuheit und erfinderische Tätigkeit der Fall sei.

In T 116/18 (ABl. 2022, A76) war Synergie kein Merkmal der Ansprüche des Streitpatents. Ob dieser Effekt über die gesamte Breite der Ansprüche bewirkt wurde, war deshalb nicht nach Art. 100 b) EPÜ, sondern nach Art. 56 EPÜ zu beurteilen (G 1/03 (ABl. 2004, 413), Nr. 2.5.2 der Gründe). T 116/18 ist eine unter G 2/21 anhängige Vorlage.

In T 623/16 (OLEDs) sollten laut Beschreibung mehrere Parameter variiert werden, um eine weißes Licht emittierende Vorrichtung zu erhalten. Die Ansprüche enthielten keinen Hinweis darauf, dass mehrere Parameter wie die Konzentration und die Dicke einerseits und die Hinzufügung einer Sperrschicht (oder andere Parameter) andererseits gleichzeitig variiert werden sollten. Der Fachmann, der bei einem ersten Versuch eine Vorrichtung erhalten würde, die kein weißes Licht emittiert, könnte dem Patent keinen ausdrücklichen Anhaltspunkt dafür entnehmen, wo er ansetzen sollte, damit weißes Licht emittiert wird. Deshalb mussten die Ansprüche einen Anhaltspunkt dafür vorgeben, welche Merkmale für die Ausführung der Erfindung im gesamten Bereich wesentlich sind, damit eine Vorrichtung erzielt wird, die weißes Licht emittiert. Sobald der Fachmann wüsste, dass diese Merkmale für die Ausführung der Erfindung ausschlaggebend sind, stellte es keinen unzumutbaren Aufwand mehr dar, lediglich die Konzentration und die Dicke zu ändern. Die Beschreibung war detailliert genug für die Ausführung der Erfindung. Anspruch 1 des Hauptantrags enthielt keine Merkmale, die für die Erfindung wesentlich und die ausschlaggebend dafür waren, die Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auszuführen. Das Weglassen dieser Merkmale führte zu einer Vorrichtung, die kein weißes Licht emittierte (Verstoß gegen Art. 83 EPÜ). Mit der Aufnahme der wesentlichen Merkmale bestand für den Fachmann kein unzumutbarer Aufwand mehr (neuer erster Hilfsantrag erfüllte Art. 83 EPÜ).

In T 2773/18 (Mechanik) betraf das Patent eine Windturbine insbesondere für Meeresumgebungen mit einer Kühlvorrichtung, die die Außenluft nutzt. In Bezug auf unzureichende Offenbarung durch den Begriff "oberer Teil des Turms" brachte der Beschwerdeführer (Einsprechende) vor, dass weder der Anspruch auf eine Offshore-Windturbine beschränkt sei noch die Maße des unteren und des oberen Teils auf eine Mindestgröße oder -höhe beschränkt seien. Der Schutzumfang des Anspruchs 1 umfasse somit Ausführungsformen, bei denen der Einlass sehr niedrig über dem Meeresspiegel liege und somit die technische Wirkung, Außenluft mit einem niedrigen Wasser- und Salzgehalt anzuziehen, nicht erreichen könne. Dieses Vorbringen konnte die Kammer schon allein deshalb nicht überzeugen, weil damit die auf dem Gebiet der Chemie entwickelte Rechtsprechung in Bezug auf eine Erfindung, die in einem Bereich von Zusammensetzungen oder einem anderen Bereich von Werten beansprucht wird, ohne dass die damit verbundene Wirkung für einen großen Teil dieses Bereichs bewiesen oder plausibel ist, in unzulässiger Weise auf eine Erfindung auf dem Gebiet der Mechanik übertragen wird, obwohl hier keine Bereiche beansprucht werden. Ein Anspruch auf einem Gebiet der Mechanik, der – oft mit funktionellen oder anderen generischen Begriffen – versuche, das Wesen einer konkreten Maschine oder mechanischen Konstruktion (oder deren Betrieb) zu erfassen, ist naturgemäß schematisch und lässt einen gewissen Auslegungsspielraum zu. Bei einer geschickten Auslegung könnte möglicherweise innerhalb dieses Spielraums ein Gegenstand gefunden werden, der die Aufgabe nicht löst oder die gewünschte Wirkung nicht erzielt. Dies ist normalerweise keine Frage der unzureichenden Offenbarung, sondern der Anspruchsauslegung. Ob Ansprüche, Beschreibung und Abbildungen dem Fachmann ausreichende Informationen für die Ausführung der Erfindung an die Hand geben, ist eine rein technische Frage, die unabhängig von Erwägungen ist, die bei vernünftiger Betrachtung in den Bereich der Anspruchsformulierung fallen. Kann der Fachmann unter Berücksichtigung der gesamten Offenbarung und möglicherweise des allgemeinen Fachwissens erschließen, was funktioniert und was nicht, ist eine beanspruchte Erfindung hinreichend offenbart, auch wenn eine breite Auslegung auch einen Gegenstand einschließen könnte, der nicht funktioniert. Im vorliegenden Fall wäre der Fachmann in der Lage, Ausführungsformen direkt zu erkennen und auszuschließen, die offenkundig die angestrebte Wirkung nicht erzielen würden. Insbesondere würde der Fachmann einen oberen Teil, der viel niedriger als 30 Meter über dem Meeresspiegel liegt, ausschließen. Die Kammer bestätigte somit die positive Beurteilung der ausreichenden Offenbarung durch die Einspruchsabteilung, Art. 100 b) EPÜ.

In T 1583/17 betraf die Erfindung die Verwendung beschichteter Folien. Die Kammer hob hervor, es müsse unterschieden werden, ob ein Erzeugnis ein vorgegebenes Qualitätserfordernis, hier die Abwesenheit glänzender Flecken, (nicht) erfüllt oder ob es die in einem Anspruch enthaltenen Erfordernisse (nicht) erfüllt. Dass die Qualität der erzeugten Beschichtungen dem beabsichtigten Qualitätsniveau nicht entspreche, bedeute nicht, dass diese Beschichtungen den Erfordernissen des Anspruchs 1 nicht genügten, und dies allein sei ausschlaggebend für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung. Die angebliche mangelnde Ausführbarkeit im gesamten Bereich sei nicht gegeben.

S. auch dieses Kapitel II.C.7.1.2.

Einwand der unzureichenden Offenbarung basierend auf dem Gegenstand eines abhängigen Anspruchs

In T 2007/16 verwies die Einspruchsabteilung auf die von ihr so genannte "Hauptregel" für Art. 83 EPÜ, der zufolge nur ein Weg zur Ausführung der Erfindung dem Fachmann klar sein müsse. Sie argumentierte, ein Patent könne nicht mit Art. 83 EPÜ kollidieren, wenn der Fachmann den Gegenstand eines unabhängigen Anspruchs ausführen könne. Die Kammer vermochte sich diesem Standpunkt nicht anzuschließen; die von der Einspruchsabteilung behauptete "Hauptregel" hat keine Grundlage im EPÜ oder in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Ein auf eine bestimmte Ausführungsform gerichteter abhängiger Anspruch kann zu einem Einwand nach Art. 83 EPÜ führen, wenn der Fachmann nicht weiß, wie er zu dieser Ausführungsform gelangt. Außerdem ist ein abhängiger Anspruch, der auf einen Gegenstand gerichtet ist, dessen Ausführung dem Fachmann unbekannt ist, ein Hinweis darauf, dass die im entsprechenden unabhängigen Patentanspruch definierte Erfindung nicht im gesamten Schutzbereich des Anspruchs hinreichend offenbart ist.