3.3. Erfordernis einer Zustimmung des Anmelders zu einer Textfassung

In T 73/84 (ABl. 1985, 241) führte die Kammer aus, dass das europäische Patent zu widerrufen ist, wenn der Inhaber des Patents im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren erklärt, dass er der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten (und vorliegend nach Einspruch aufrechterhaltenen) Fassung nicht zustimmt und keine geänderte Fassung vorlegen wird (s. auch T 2405/12, T 655/01, T 1526/06 sowie die darin angeführte Rechtsprechung, T 203/14, T 55/16, T 766/16). Nach T 1244/08 ist eine solche Erklärung eines Beschwerdeführers, der Inhaber eines von der Einspruchsabteilung widerrufenen Patents ist und klar und unmissverständlich zu verstehen gibt, dass er kein Interesse mehr am Beschwerdeverfahren hat, gleichbedeutend mit einer Erklärung der Rücknahme der Beschwerde, und es ist weder möglich, die Erklärung zurückzuziehen noch das Verfahren fortzusetzen (s. Kapitel IV.D.2. "Anträge auf Widerruf im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren").

In T 454/15 hatte der Patentinhaber gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, sein Patent zu widerrufen, Beschwerde eingelegt, aber vor der mündlichen Verhandlung erklärt, dass er mit der erteilten Fassung des Patents nicht mehr einverstanden sei und keine geänderte Fassung vorschlagen werde. Die Kammer erklärte daraufhin, wenn ein grundlegendes Erfordernis für die Zulässigkeit der Beschwerde des Patentinhabers gegen den Widerruf seines Patents durch die Einspruchsabteilung nicht erfüllt ist, sei das Verfahren durch eine Entscheidung zu beenden, mit der die Beschwerde ohne Prüfung der Sachfragen zurückgewiesen wird (s. auch T 163/99, T 1637/06, T 784/14 und T 2524/12). Die Kammer betonte, dass sie nicht so entscheiden könne wie die Kammer in T 2405/12 (Widerruf), weil das Patent im vorliegenden Fall anders als dort bereits von der Einspruchsabteilung widerrufen worden war und daher nicht nochmals widerrufen werden konnte. Die Zurückweisung der Beschwerde führte jedoch letztlich zu demselben Ergebnis, nämlich dass die Entscheidung über den Widerruf des Patents rechtskräftig wurde.

In T 706/00 wies die Beschwerdekammer darauf hin, dass das EPA nicht von einem gestellten Antrag abweichen kann. Es kann nur dem Antrag entsprechen oder ihn zurückweisen, nicht aber mehr, weniger oder gar ein aliud zusprechen. Wird nicht, zumindest hilfsweise, auch eine gewährbare Fassung vorgelegt, kann der Antrag nur insgesamt zurückgewiesen werden. In T 549/96 stellte die Kammer fest, dass ein Anmelder am Ende des Verfahrens eindeutig angeben müsse, welche Fassung er vorschlage. Andernfalls könne die Prüfungsabteilung nicht entscheiden, auf der Grundlage welcher Fassung sie das Verfahren fortsetzen solle, und die Anmeldung müsste gegebenenfalls zurückgewiesen werden, da kein klarer Antrag vorliege. Unterlasse es ein Anmelder, sein Einverständnis mit der Fassung eines zulässigen Hilfsantrags zu erklären, z. B. durch ausdrückliches Nichteinverständnis oder durch Aufrechterhaltung eines oder mehrerer nicht gewährbarer höherrangiger Anträge, so könne die Prüfungsabteilung die Anmeldung nach Art. 97 (1) EPÜ 1973 (Art. 97 (2) EPÜ) zurückweisen (s. auch T 976/97).

In T 237/96 hat die Kammer entschieden, dass Art. 113 (2) EPÜ nicht so zu verstehen sei, dass die Prüfungsabteilung jeder vom Anmelder vorgeschlagenen Änderung zustimmen muss, nur um sicherzustellen, dass eine von diesem gebilligte Fassung vorliegt. Wenn, wie im vorliegenden Fall, nach Mitteilung der Fassung nach R. 51 (4) EPÜ 1973 (R. 71 (3) EPÜ) vom Anmelder Änderungen vorgeschlagen werden, die die Prüfungsabteilung aus gutem Grund nach R. 86 (3) EPÜ 1973 (R. 137 (3) EPÜ) ablehnt, und der Anmelder darauf hin keine andere Fassung billigt, ist es ständige, von der entsprechenden Rechtsprechung genehmigte Praxis, die Anmeldung mit der Begründung abzulehnen, dass keine vom Anmelder nach Art. 113 (2) EPÜ gebilligte Fassung existiert.

Im Inter-partes-Verfahren T 917/95 hatte der Patentinhaber einen neuen Anspruch, aber keine angepasste Beschreibung und auch keine geänderte Zeichnung eingereicht. Die den vorherigen Ansprüchen zugeordneten Beschreibungsunterlagen und Zeichnungen waren mit dem neuen Anspruch unvereinbar. Da der Patentinhaber nicht zur mündlichen Verhandlung erschien, lagen keine Unterlagen vor, auf deren Basis das Patent aufrechterhalten werden konnte (s. auch T 725/00 und T 1174/01).

In T 255/05 entschied die Kammer, dass Gemäß Art. 113 (2) EPÜ es dem Anmelder obliegt, die Fassung festzulegen, auf deren Grundlage das Patent erteilt werden soll. Da der Anmelder auch nach einer entsprechenden Aufforderung durch die Kammer nicht eindeutig angab, in welcher Reihenfolge seine Anträge geprüft werden sollten und was genau jeder dieser Anträge umfasste, lag der Kammer keine vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung im Sinne von Art. 113 (2) EPÜ und auch kein Antrag vor, den sie hätte prüfen können.

In T 690/09 hatte die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung zum zuletzt eingereichten Anspruchssatz gemäß R. 137 (3) EPÜ verweigert, obwohl dieser vom Anmelder aufrechterhalten worden war. Die Kammer befand, dass der vorangehende Anspruchssatz, den zu prüfen sich die Prüfungsabteilung bereit erklärt hatte, dadurch nicht automatisch wieder in das Verfahren aufgenommen wird, es sei denn, der Anmelder hat angegeben, sich hilfsweise auf diesen stützen zu wollen. Die Entscheidung, eine Anmeldung mit der Begründung zurückzuweisen, die Ansprüche seien nicht gewährbar, verstößt laut Kammer gegen Art. 113 (2) EPÜ und stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar (s. z. B. T 946/96), wenn der Anmelder an diesen Ansprüchen gar nicht mehr festhält. Ähnlich befand die Kammer in T 996/12, dass im Gegensatz zu dem Fall, dass ein Anmelder einen oder mehrere Hilfsanträge eingereicht hat, die Einreichung eines neuen Hauptantrags automatisch dazu führt, dass alle früheren Hauptanträge ersetzt werden. Indem sie ihre Entscheidung ausdrücklich auf einen früheren Anspruchssatz stützte, entschied die Prüfungsabteilung über eine Fassung, der der Beschwerdeführer (nicht mehr) zugestimmt hat.

In T 1227/14 trug der Beschwerdeführer I (Patentinhaber) vor, dass er nicht, wie in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung festgehalten, die Anpassung der Beschreibung an die Einspruchsabteilung übertragen habe. Vielmehr habe er für die Anpassung der Beschreibung die Überleitung ins schriftliche Verfahren beantragt, was nicht in der Niederschrift vermerkt war. Er hatte jedoch keinen Antrag auf Korrektur der Niederschrift durch die Einspruchsabteilung gestellt. Allerdings hatte die Einspruchsabteilung die angefochtene Zwischenentscheidung über die Fassung, in der das einspruchsbehaftete Patent aufrechterhalten werden kann, erlassen, ohne diese Fassung, einschließlich der von ihr angepassten Beschreibung, vorher dem Patentinhaber vorzulegen. Damit hat sie den in Art. 113 (2) EPÜ verankerten Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt. Auch und gerade in dem Fall, dass die Anpassung der Beschreibung an ein Organ des EPA übertragen wird, kann es von dieser Verpflichtung nicht entbunden werden.

In T 861/16 verwies die Kammer darauf, dass nirgendwo – weder in der Niederschrift noch in der Entscheidung – vermerkt war, dass der Patentinhaber sein Einverständnis mit der geänderten Fassung erklärt hatte. Auch blieb der Beschwerdegegner (Einsprechende) einen Beweis schuldig, dass der Patentinhaber einer vor der Entscheidung der Einspruchsabteilung präsentierten Fassung ausdrücklich zugestimmt hatte. Die Kammer erklärte, dass der Grundsatz "Qui tacet consentire videtur" nicht im EPÜ verankert ist und es daher nicht ausreicht, den Patentinhaber zu fragen, ob er sich zu den von der Einspruchsabteilung vorgeschlagenen Änderungen in der Beschreibung äußern wolle. Die Einspruchsabteilung hat sicherzustellen, dass der Patentinhaber sein Einverständnis erklärt. Mangels eines solchen Einverständnisses des Patentinhabers mit der aufrechterhaltenen Fassung entschied die Kammer, dass das Verfahren vor der Einspruchsabteilung mit einem wesentlichen Verfahrensfehler behaftet war (Art. 113 (2) EPÜ).

In T 536/13 stellte die Kammer fest, dass die "Entscheidung nach Aktenlage" offenkundig nicht den Äußerungen und den geänderten Anmeldeunterlagen Rechnung getragen hatte, die der Anmelder (Beschwerdeführer) als Reaktion auf die zweite Mitteilung der Prüfungsabteilung eingereicht hatte, weswegen die Entscheidung nicht das Erfordernis des Art. 113 (2) EPÜ erfüllte. Zudem befand die Kammer, dass die Entscheidung nicht im Sinne von R. 111 (2) EPÜ begründet war. In Ermangelung jeglicher Begründung in Bezug auf die jüngsten Äußerungen und Änderungen des Anmelders war für die Kammer und den Anmelder nicht ersichtlich, welcher der früheren Einwände noch zutraf. S. auch Kapitel III.B.2.4.4 "Nichtberücksichtigung des auf einen Bescheid hin eingereichten Vorbringens" und III.K.3.5. "Entscheidungen nach Aktenlage".

In T 1558/18 stand die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Einspruchsverfahren einzustellen, d. h. mit der Konsequenz, dass das Streitpatent in unveränderter Fassung aufrechterhalten wurde, in direktem Widerspruch zum Antrag des Beschwerdeführers, der die Aufrechterhaltung einer geänderten Fassung des Streitpatents betraf. Die angefochtene Entscheidung verstieß mithin gegen den fundamentalen Verfahrensgrundsatz der Antragsbindung nach Art. 113 (2) EPÜ.