3.2.4 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse in Ex-parte-Verfahren

Die Große Beschwerdekammer entschied in G 10/93 (ABl. 1995, 172), dass in einem Verfahren über die Beschwerde gegen eine Entscheidung einer Prüfungsabteilung, mit der eine europäische Patentanmeldung zurückgewiesen worden ist, die Beschwerdekammer die Befugnis hat, zu überprüfen, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ 1973 genügen. Dies gelte auch für Erfordernisse, die die Prüfungsabteilung im Prüfungsverfahren nicht in Betracht gezogen oder als erfüllt angesehen habe. Die Kammer solle dann gegebenenfalls entscheiden, ob sie in der Sache selbst entscheide oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverweise.

Dies ergebe sich daraus, dass die Überprüfung im Ex-parte-Verfahren keinen streitigen Charakter habe. Hier gehe es um die Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents in einem Verfahren, an dem nur eine Partei (Patentanmelder) beteiligt sei. Die zuständigen Instanzen hätten sicherzustellen, dass die Patentierungsvoraussetzungen vorlägen. Deshalb seien die Beschwerdekammern im Ex-parte-Verfahren weder auf die Überprüfung der Gründe der angefochtenen Entscheidung noch auf die dieser Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen und Beweismittel beschränkt und könnten neue Gründe in das Verfahren einbeziehen, obwohl auch im Ex-parte-Verfahren das Verfahren vor den Beschwerdekammern primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt sei.

Diese Entscheidung beruht auf der Vorlage in dem Verfahren T 933/92, in dem die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen hatte, sie genüge den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ 1973 nicht. Obwohl die Beschwerdekammer die Meinung der Prüfungsabteilung im Hinblick auf Art. 123 (2) EPÜ 1973 teilte, war sie der Auffassung, dass die Patentanmeldung wegen Fehlens der erfinderischen Tätigkeit zurückzuweisen sei. Nach Meinung der Beschwerdekammer war für das Prüfungsverfahren durch die Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 nicht entschieden worden, ob eine solche Ergänzung oder ein Austausch von Gründen möglich ist.

Wird eine Anmeldung, die gemäß R. 45 EPÜ 1973 (R. 63 EPÜ) unter anderem wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche keiner Recherche unterzogen wurde, aus demselben Grund zurückgewiesen, so muss die Beschwerdekammer nur prüfen, ob die Ansprüche den Klarheitserfordernissen des Art. 84 EPÜ 1973 so wenig genügen, dass die Durchführung einer sinnvollen Recherche nicht möglich ist. Nachdem die Kammer zu der Auffassung gelangt war, dass die Ansprüche den Anforderungen des EPÜ soweit genügten, dass die Durchführung einer Recherche möglich gewesen wäre, verwies sie die Anmeldung in T 1873/06 zur weiteren Recherche und zur Fortsetzung der Sachprüfung an die Prüfungsabteilung zurück.

In T 1367/09 war die Kammer bei der Ausarbeitung der Mitteilung nach Art. 15 (1) VOBK 2007 nicht auf Art. 84 EPÜ 1973 eingegangen. Bei der erneuten Überprüfung des Falls im Rahmen der Vorbereitungen für die mündliche Verhandlung stellte die Kammer aber fest, dass Art. 84 EPÜ 1973 in der mündlichen Verhandlung doch erörtert werden sollte. Sie erklärte, dass eine Kammer gemäß der Entscheidung G 10/93 (ABl. 1995, 172) befugt ist, im Ex-parte-Beschwerdeverfahren jedem infrage kommenden Grund für eine Zurückweisung der Anmeldung nachzugehen; dies gelte insbesondere für Gründe, die die Prüfungsabteilung überhaupt nicht in Betracht gezogen oder als nicht gegeben angesehen habe.

Zum Umfang der Prüfungspflicht nach teilweiser Rücknahme der Beschwerde s. unter Kapitel V.A.7.3.3 "Teilrücknahme der Beschwerde durch den einzigen Beschwerdeführer und Einsprechenden".