6. Rückschauende Betrachtungsweise

In vielen Entscheidungen der Beschwerdekammern wird bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vor einer rückschauenden Betrachtungsweise (auch Ex-post-facto-Analyse genannt) gewarnt (s. auch Richtlinien G‑VII, 8 – Stand März 2022). Dieses ist insbesondere bei Erfindungen, die auf den ersten Blick als naheliegend erscheinen, bzw. bei angeblicher "Einfachheit eines Lösungsvorschlags" und bei Kombinationserfindungen zu beachten. Durch die korrekte Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes wird eine rückschauende Betrachtungsweise vermieden, die unzulässigerweise von der Kenntnis der Erfindung Gebrauch macht (T 24/81, ABl. 1983, 133; T 564/89; T 645/92; T 795/93).

Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist eine Interpretation der Entgegenhaltungen zu vermeiden, die durch die erfindungsgemäße Aufgabenstellung beeinflusst wird, wenn diese Aufgabenstellung weder erwähnt noch nahegelegt wurde, denn eine solche Auslegung kann nur das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse sein (T 5/81, ABl. 1982, 249; T 63/97; T 170/97; T 414/98).

In T 970/00 befand die Kammer, dass jede nachträgliche Analyse und insbesondere jede Schlussfolgerung, die über das hinausgeht, was der Fachmann – ohne im Nachhinein Kenntnis der Erfindung zu haben – objektiv aus dem Stand der Technik hergeleitet hätte, zwangsläufig im Widerspruch zur richtigen Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes steht. Jeder Versuch, die Offenbarung des nächstliegenden Stands der Technik so auszulegen, dass die eigentliche technische Lehre der Offenbarung aufgrund der nachträglichen Kenntnis der Erfindung so verfälscht oder entstellt wird, dass sie bestimmten im betreffenden Anspruch genannten Merkmalen künstlich gerecht wird, muss fehlschlagen, und zwar vor allem, weil dies mit dem Risiko verbunden wäre, dass der technische Beitrag der Erfindung unrechtmäßig und tendenziös verborgen und die anschließende objektive Bestimmung der technischen Aufgabe beeinträchtigt würde, die durch die beanspruchte Erfindung gelöst wird (s. auch T 266/07, T 1486/10).

Die Kammer in T 2201/10 gelangte zu der Auffassung, dass die Prüfungsabteilung bei ihrer Analyse des vorliegenden Sachverhalts eine rückschauende Betrachtungsweise angewandt habe. Selbst wenn man nämlich davon ausgehe, dass sich die vorgeschlagene Lösung aus dem allgemeinen Fachwissen ergebe, widerspreche sie doch im Kern der Lehre des nächstliegenden Stands der Technik und wäre daher realistischerweise nicht herangezogen worden. Nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz sind Dokumente, die nicht zum selben technischen Gebiet wie die Erfindung gehören, außer Acht zu lassen. Auch verbietet der Aufgabe-Lösungs-Ansatz eine Analyse, wonach der Fachmann den nächstliegenden Stand der Technik entgegen seiner Funktion modifiziert hätte. Mit anderen Worten: Schon die Feststellung, dass sich eine Erfindung, so wie sie in den Ansprüchen gekennzeichnet ist, im Kern von der Offenbarung eines Stands der Technik in Anbetracht des dort verfolgten Ziels entfernt, reicht für die Schlussfolgerung aus, dass die beanspruchte Erfindung gegenüber der Lehre dieses Stands der Technik erfinderisch ist (s. auch T 2057/12).

In T 855/15 befand die Kammer, dass bei der Beurteilung des Naheliegens die Überlegung, was der Fachmann tun würde und insbesondere ob er ein bestimmtes Dokument "auswählen würde, um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen", einer rückschauenden Betrachtungsweise gleichkommt, weil davon ausgegangen werden müsste, dass der Fachmann die Erfindung kennt, bevor argumentiert werden könnte, was er tun würde, um "zu der Erfindung zu gelangen". Die Kammer in T 2057/12 stimmte der Kammer in T 855/15 insoweit zu, als der nächstliegende Stand der Technik zum selben oder zu einem angrenzenden technischen Gebiet des Fachmanns oder zu seinem allgemeinen Fachwissen gehört. Es müsse begründet oder nachgewiesen werden, warum der Fachmann auf einem spezifischen technischen Gebiet tatsächlich erwogen hätte, ein Dokument aus einem weitab liegenden Gebiet der Technik als nächstliegenden Stand der Technik auszuwählen, bzw. ob er tatsächlich überlegt hätte, eine auf seinem technischen Gebiet zum Stand der Technik gehörende Offenbarung so anzupassen, dass sie auf einem weitab liegenden Gebiet der Technik umgesetzt werden konnte.

In T 1087/15 betonte die Kammer, dass unabhängig davon, wie "nahe" das Dokument des Stands der Technik der beanspruchten Erfindung kommt, die Kenntnis der beanspruchten Erfindung für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe absolut unabdingbar ist; die den beanspruchten Gegenstand vom Ausgangsdokument unterscheidenden Merkmale müssen identifiziert werden, ihre technische Wirkung muss bestimmt und somit die zu lösende Aufgabe formuliert werden. Sofern diese Kenntnis als "rückschauend" einzustufen ist, ist genau diese Art der rückschauenden Betrachtung Voraussetzung dafür, dass die technische Aufgabe auf einer objektiven Grundlage formuliert wird. Solange es keinen (vorrangig technischen) Grund gibt, warum der Inhalt des als nächstliegender Stand der Technik ausgewählten Dokuments als solcher für eine Verwendung zusammen mit dem beanspruchten Gegenstand nicht geeignet oder nicht kompatibel wäre, ist jegliche Analyse, wie "nahe" das Ausgangsdokument des Stands der Technik der beanspruchten Erfindung kommt, nichts, was dieses Dokument als nächstliegenden Stand der Technik ausschließen würde.