3.1.1 G 2/98 – Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung"

Auf die vom Präsidenten des EPA vorgelegten Rechtsfragen im Hinblick auf die Auslegung des Art. 87 (1) EPÜ 1973 befasste sich die Große Beschwerdekammer in G 2/98 (ABl. 2001, 413) mit dem Konzept "derselben Erfindung" in dieser Vorschrift. Sie prüfte zunächst, ob eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" mit den einschlägigen Vorschriften der PVÜ und des EPÜ 1973 im Einklang steht. Aus einer solchen engen Auslegung ergibt sich das Erfordernis, dass der Gegenstand eines Anspruchs, der die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung definiert, d. h. die spezifische Merkmalskombination in diesem Anspruch, zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muss, deren Priorität beansprucht wird. Die Analyse ergab, dass eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Art. 87 (1) EPÜ 1973, die einen Unterschied zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, macht und bewirken kann, dass eine beanspruchte Erfindung auch dann noch als dieselbe angesehen wird, wenn ein Merkmal verändert oder gestrichen oder ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird, unzweckmäßig ist und eine sinnvolle Ausübung der Prioritätsrechte beeinträchtigt. Der Analyse zufolge ist vielmehr eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung", die ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Art. 87 (4) EPÜ 1973 gleichsetzt, notwendig, um eine sinnvolle Ausübung von Prioritätsrechten sicherzustellen, die u. a. in vollem Einklang steht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten und der Rechtssicherheit sowie mit den Grundsätzen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Diese Auslegung wird durch die Bestimmungen der PVÜ und des EPÜ 1973 untermauert und lässt sich voll und ganz mit der Stellungnahme G 3/93 (ABl. 1995, 18) in Einklang bringen.

Die Große Beschwerdekammer beantwortete daher, dass das in Art. 87 (1) EPÜ 1973 für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, dass die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ 1973 nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Der Gegenstand des Anspruchs, der die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung definiert, ist als "die spezifische Merkmalskombination in diesem Anspruch" zu verstehen.