c) Nicht im erstinstanzlichen Verfahren in zulässiger Weise vorgebracht und aufrecht erhalten 

Catchword:

To judge whether a claim request was admissibly raised in opposition proceedings within the meaning of Article 12(4) RPBA 2020, a board has to decide whether the opposition division should have admitted the claim request, had a decision on admittance been required. If so, the claim request was admissibly raised (reasons, point 7). As a rule, claim requests filed in reply to the notice of opposition within the time limit set under Rule 79(1) EPC should have been admitted by the opposition division and were thus admissibly raised. Not admitting these claim requests and thus considering them not to have been admissibly raised must be limited to truly exceptional situations (reasons, points 7.1.2 and 7.1.3). Whether or not a claim request filed after the expiry of the time limit set under Rule 79(1) EPC and before the expiry of the time limit set under Rule 116(1) EPC is to be considered filed in due time depends on whether this request was submitted in direct and timely response to a change to the subject of the proceedings introduced by the opponent or the opposition division. Opposition divisions have the discretion to not admit any late-filed claim request and therefore the board has the discretion to consider a late-filed claim request not to have been admissibly raised (reasons, points 7.2.4 and 7.2.6). The criteria generally used by the boards of appeal when exercising their discretion to admit or not a party's submission in appeal under the Rules of Procedure 2020 may also be considered when deciding whether or not a late-filed claim request submitted after the expiry of the time limit set under Rule 79(1) EPC and before the expiry of the time limit set under Rule 116(1) EPC should have been admitted by the opposition division and was thus admissibly raised. However, when taking this decision, in view of the administrative character of opposition proceedings, these criteria should be used by the boards in a more lenient way than for a party's submission filed during appeal proceedings. In fact, to properly defend its patent, a patent proprietor must in principle be permitted to redefine its fallback positions in terms of auxiliary claim requests also at a late stage of opposition proceedings (reasons, points 7.2.7 and 7.2.10).

Zusammenfassung

In T 1135/22 reichte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) Hilfsanträge 1 bis 12 mit der Beschwerdeerwiderung ein. Zuvor hatte sie diese Hilfsanträge bereits im Einspruchsverfahren innerhalb der Schriftsatzfrist nach R. 116 (1) und (2) EPÜ eingereicht. Die Hilfsanträge mussten jedoch von der Einspruchsabteilung nicht behandelt werden, da das Streitpatent wie erteilt aufrechterhalten wurde (sog. "carry-over requests").

Die Patentinhaberin brachte hierzu vor, dass Hilfsanträge 1 bis 12 automatisch Bestandteil des Beschwerdeverfahrens seien, da sie im Sinne von Art. 12 (2) VOBK bereits der angefochtenen Entscheidung "zugrunde gelegen" hätten. Dies sei auch der angefochtenen Entscheidung explizit zu entnehmen, weil deren Einreichung und Erörterung durch die Patentinhaberin im Teil "Sachverhalt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung erwähnt werde. Somit seien diese Hilfsanträge keine "Änderung" im Sinne von Art. 12 (4) Satz 1 VOBK.

Die Kammer teilte diese Ansicht nicht. Die bloße Erwähnung von Hilfsanträgen im Teil "Sachverhalt und Anträge" könne nicht damit gleichgesetzt werden, dass sie im Sinne von Art. 12 (2) VOBK der angefochtenen Entscheidung "zugrunde lagen". Anderenfalls wäre der Passus von Art. 12 (4) Satz 1 VOBK "sofern der Beteiligte nicht zeigt, dass dieser Teil in dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurde" belanglos. Es entspreche vielmehr sowohl Sinn und Zweck von Art. 12 (2) VOBK als auch der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe z. B. T 42/20, T 221/20, T 1800/20, T 364/20), dass Änderungsanträge nur dann der angefochtenen Entscheidung "zugrunde liegen", wenn das Entscheidungsorgan diese Anträge auch behandelt und darüber entschieden hat.

Ferner erläuterte die Kammer, es ergebe sich aus dem Wortlaut von Art. 12 (4) VOBK, dass die Kammer, bei der Prüfung der Frage, ob sie über einen Ermessensspielraum bei der Berücksichtigung von sog. "carry-over requests" verfügt, zwei Aspekte zu untersuchen habe: Zunächst ob der Beteiligte "gezeigt" hat, wie und warum die betreffenden Anträge im erstinstanzlichen Verfahren "in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten" wurden; dann, wenn ein solcher Vortrag vorliegt, ob das betreffende Vorbringen sachlich zutreffend ist.

Zum ersten Aspekt verwies die Kammer auf T 246/22, wo sie in anderer Besetzung ausgeführt hatte, dass – wie aus dem Wortlaut von Art. 12 (4) VOBK klar hervorgehe – der Gesetzgeber den Kammern keine Verpflichtungen auferlegen wollte, von Amts wegen das erstinstanzliche Verfahren zu studieren, Anträge zu identifizieren und bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen und zu verstehen, warum sie eingereicht wurden. Vielmehr obliege es dem betreffenden Verfahrensbeteiligten, darzulegen, dass diese Anträge "in zulässiger Weise vorgebracht" wurden. Dass diese Darlegung bereits in der Beschwerdebegründung oder -erwiderung erfolgen müsse, ergebe sich aus dem Erfordernis des Art. 12 (3) Satz 1 VOBK.

Nach Auffassung der Kammer war die Patentinhaberin im vorliegenden Fall dieser Darlegungslast nicht nachgekommen. Den Verweis auf den Umstand, dass die Anträge innerhalb der erstinstanzlichen Schriftsatzfrist gemäß R. 116 (1) und (2) EPÜ eingereicht worden waren, hielt die Kammer nicht für ausreichend, da auch solche Anträge nach der Rechtsprechung "verspätet" sein könnten (s. z. B. T 364/20). Auch hatte die Patentinhaberin in ihrer Beschwerdeerwiderung nur die jeweilige Basis für die vorgenommenen Änderungen angegeben und kursorisch erwähnt, dass die hinzugefügten Merkmale im Stand der Technik nicht offenbart seien, nicht aber ausgeführt, ob die Anträge in zulässiger Weise erstinstanzlich vorgebracht wurden.

Die Kammer kam daher zu dem Schluss, dass die Zulassung dieser Änderung des Beteiligtenvorbringens in ihrem Ermessen stand. Bei der Ausübung dieses Ermessens berücksichtigte die Kammer zum einen, dass die Erfordernisse der Art. 56, 83, 84 und 123 (2) EPÜ der prima facie Gewährbarkeit nicht zwingend entgegenstanden, zum anderen die in Art. 12 (4) Satz 5 VOBK genannten Kriterien, und ließ den Hilfsantrag 6 ins Beschwerdeverfahren zu.

Zusammenfassung

In T 446/22 beantragte die Beschwerdeführerin (Einsprechende), die mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge 3.1 und 3.2 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Diese Hilfsanträge entsprachen den vor der Einspruchsabteilung vorgelegten Hilfsanträgen 3.1 und 3.2, über die die Einspruchsabteilung nicht entschieden hatte, da sie den höherrangigen Hilfsantrag 1 für gewährbar erachtet hatte. Wie von der Kammer festgestellt, bildeten diese Anträge daher einen Teil des Beschwerdevorbringens der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), welcher der angefochtenen Entscheidung nicht zugrunde lag und somit die Erfordernisse des Art. 12 (2) VOBK nicht erfüllte.

Bei der Prüfung der Frage, ob die Hilfsanträge 3.1 und 3.2 im Verfahren vor der Einspruchsabteilung in zulässiger Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurden, zog die Kammer die zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung gültige Fassung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (März 2021) heran. Danach waren geänderte Anträge, die in Reaktion auf die in der Anlage zur Ladung erläuterte vorläufige Auffassung der Einspruchsabteilung, dass das Patent wahrscheinlich widerrufen wird, eingereicht wurden, in der Regel zuzulassen, sofern dies vor dem nach R. 116 EPÜ bestimmten Zeitpunkt erfolgte. Die Kammer sah diese Voraussetzung als erfüllt an, auch wenn die betreffenden Hilfsanträge erst nach dem in einer ersten Ladung festgelegten Zeitpunkt nach R. 116 EPÜ eingereicht worden waren. Sie sah es als entscheidend an, dass die Hilfsanträge vor dem Zeitpunkt nach R. 116 EPÜ eingereicht worden waren, der in der Ladung zur durchgeführten mündlichen Verhandlung festgesetzt worden war. Durch die Aufhebung der Ladung sei auch der mit dieser Ladung bestimmte Zeitpunkt nach R. 116 EPÜ rechtlich unwirksam geworden (s. a. T 1706/19).

Bei dieser Sachlage kam die Kammer zum Schluss, dass die Einspruchsabteilung in Anwendung der damals gültigen Richtlinien die fristgerecht vorgelegten Hilfsanträge 3.1 und 3.2 wohl ins Einspruchsverfahren zugelassen hätte, falls sie die höherrangigen Hilfsanträge 1 und 2 als nicht gewährbar erachtet hätte. Die Hilfsanträge 3.1 und 3.2 wurden daher nach ihrer Ansicht im Einspruchsverfahren in zulässiger Weise vorgebracht. Darüber hinaus wurden diese Hilfsanträge am Ende der mündlichen Verhandlung nicht zurückgenommen. Infolgedessen galten die mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsanträge nicht als Änderung im Sinne von Art. 12 (4) VOBK. Hilfsantrag 3.2 konnte zudem die Einwände nach Art. 123 (2), 54 und 56 EPÜ überwinden und die Angelegenheit wurde an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.