4.5.3 Disclaimer zur Vermeidung des Ausschlusses vom Patentschutz nach Art. 53 c) EPÜ

Eine Möglichkeit, wie dem Ausschluss vom Patentschutz entgangen werden kann, ist ein Disclaimer, sofern der Anspruch, der den Disclaimer enthält, alle Erfordernisse des EPÜ erfüllt (s. auch dieses Kapitel I.B.4.4.5). Im Fall T 774/89 wurde die Patentierbarkeit der Verwendung eines Medikaments zur Erhöhung der Milchproduktion von Kühen deshalb bejaht, weil die Erfolge der Behandlung unabhängig vom Gesundheitszustand der Tiere feststellbar waren und im Anspruch durch das Einfügen des Wortes "nicht therapeutisch" die therapeutischen Wirkungen in der Form eines Disclaimers ausgeschlossen waren.

In Bezug auf Ansprüche, die sowohl therapeutische als auch nicht therapeutische Verwendungen umfassen, gilt nach T 1635/09 (ABl. 2011, 542) Folgendes: Mit dem Disclaimer "nicht therapeutisch" können von einem Anspruch, der sachlich und somit gegenständlich trennbar sowohl therapeutische als auch nicht therapeutische Verwendungen umfasst, die therapeutischen Verwendungen ausgeschlossen werden, so dass der dann verbleibende Gegenstand nicht mehr unter das Patentierungsverbot gemäß Art. 53 c) EPÜ fällt. Mit einem solchen Disclaimer ist es jedoch nicht möglich, eine Verwendung, die wie im vorliegenden Fall obligatorisch einen oder mehrere therapeutische Schritte umfasst, als nicht therapeutisch zu definieren, da die Frage, ob eine beanspruchte Verwendung therapeutisch oder nicht therapeutisch ist, ausschließlich auf der Grundlage der in dieser Verwendung durchgeführten Aktivitäten bzw. der dabei erzielten Effekte zu entscheiden ist.

In T 385/09 ließ die Kammer die Hinzufügung des Disclaimers "nicht therapeutisch" zu, obwohl ansonsten keine andere ausdrückliche Unterscheidung zwischen der therapeutischen und der nicht therapeutischen Anwendung des Verfahrens angegeben war. Ihrer Auffassung nach enthielt die Anmeldung jedoch sowohl eine Lehre für ein als therapeutisch einstufbares Verfahren (Kühlung von Kühen bei Brunststress) als auch eine Lehre für ein eindeutig nicht therapeutisches Verfahren (Kühlung gesunder Kühe, um sie in den Melkstand zu locken).

In T 767/12 fand die Kammer, dass nicht unterscheidbar sei zwischen nicht therapeutischen und therapeutischen Verfahren zur Normalisierung der infradianen Rhythmik. Den Disclaimer, mit dem der Anspruch auf nicht therapeutische Verfahren beschränkt werden sollte, ließ sie wegen eines Klarheitsmangels nach Art. 84 EPÜ nicht zu (G 1/03, G 1/16), weil er den Schutzbereich des Anspruchs nichtig machte.