4.4 Unterschiedliche Fassungen bei älteren nationalen Rechten 

Ältere nationale Rechte bilden keinen Stand der Technik (Art. 54), der vom EPA bei der Prüfung auf Patentierbarkeit zu berücksichtigen ist. Ältere nationale Rechte können jedoch nach Art. 139 (2) nach der Erteilung des europäischen Patents in einem nationalen Verfahren als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden. Diese Rechte stellen Ausnahmen vom Prinzip des einheitlichen materiellen Rechts der Patentierbarkeit dar. Bei nationalen Rechten besteht daher ein berechtigtes Interesse des Anmelders oder Patentinhabers, durch andere Patentansprüche die Erteilung eines in einzelnen Vertragsstaaten unter Umständen teilweise nichtigen Patents zu verhindern (siehe Regeln 80 und 138). Die Vorlage anderer Patentansprüche wird jedoch weder verlangt noch vorgeschlagen.

Weist der Anmelder oder Patentinhaber im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren das Bestehen eines einschlägigen älteren nationalen Rechts für einen bestimmten (benannten) Vertragsstaat nach, so ist es angebracht, die Vorlage gesonderter Patentansprüche für den betroffenen Vertragsstaat zuzulassen. Dieser Nachweis ist durch Vorlage einer Patentschrift oder einer Kopie des Schutzrechts oder seiner Anmeldung (siehe Art. 140) zu erbringen; er ist erforderlich, damit die Einheit des europäischen Patents nicht ohne Grund durchbrochen wird.

Im Einspruchsverfahren ist das Bestehen eines älteren nationalen Rechts weder ein Einspruchs- noch ein Widerrufsgrund. Ältere nationale Rechte können also von Einsprechenden nicht für einen Neuheitsangriff in das Einspruchsverfahren eingeführt werden.

Die Wirkung des älteren nationalen Rechts richtet sich nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften. Ob der Anmelder oder Patentinhaber den Umfang seiner Anmeldung oder seines Patents richtig abgegrenzt hat, um die Wirkung des älteren nationalen Rechts zu entkräften, entscheidet nicht die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung (siehe G‑IV, 6). Dies liegt in der Verantwortlichkeit des Anmelders oder Patentinhabers.

Die Prüfungs- oder Einspruchsabteilung muss aber prüfen, ob die gesonderten Patentansprüche nicht gegen Art. 123 (2) und (3) verstoßen und ob sie den sonstigen Erfordernissen des EPÜ genügen. Dasselbe gilt für eine gesonderte Beschreibung (siehe H‑III, 4.1).

Normalerweise besteht allerdings kein Anlass für eine gesonderte Beschreibung. In der Beschreibungseinleitung ist aber an geeigneter Stelle, vorzugsweise in einem gesonderten Absatz im Anschluss an die Angaben gemäß Regel 42 (1) a), der Sachverhalt etwa wie folgt darzulegen:

"Der Anmelder hat die Anmeldung/das Patent für ... (Vertragsstaat) unter Bezugnahme auf ... (z.B. die ältere Anmeldung Nr. ... , in ... ) freiwillig eingeschränkt und gesonderte Patentansprüche für diesen Staat/diese Staaten vorgelegt."