4.2.1 Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht offenbarter Disclaimer") 

Die Beschränkung des Schutzumfangs eines Anspruchs durch einen "Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbartes technisches Merkmal auszuklammern, kann in folgenden Fällen nach Art. 123 (2) zulässig sein (siehe G 1/03 und G 1/16 sowie F‑IV, 4.20):

i)Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer Offenbarung nach Art. 54 (3);

ii)Wiederherstellung der Neuheit gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Art. 54 (2). "Eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte". Die Prüfung, ob eine "zufällige" Vorwegnahme vorliegt, ist ohne Berücksichtigung des sonstigen verfügbaren Stands der Technik durchzuführen. Ein Dokument, zu dem ein Bezug besteht, wird nicht schon dadurch zu einer zufälligen Vorwegnahme, dass es andere Offenbarungen mit noch engerem Bezug gibt. Der Umstand, dass ein Dokument nicht als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, reicht nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme geltend zu machen. Eine zufällige Offenbarung hat nichts mit der Lehre der beanspruchten Erfindung zu tun, da sie für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht relevant ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein und dieselben Verbindungen als Ausgangsmaterial bei völlig verschiedenen Reaktionen mit unterschiedlichen Endprodukten verwendet werden (siehe T 298/01). Ein Dokument des Stands der Technik, dessen Lehre von der Erfindung wegführt, ist jedoch keine zufällige Vorwegnahme; der Umstand, dass die neuheitsschädliche Offenbarung ein Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um eine "zufällige" Vorwegnahme zu begründen (siehe T 14/01 und T 1146/01);

iii)Entfernung eines Gegenstands, der nach den Art. 52 bis Art. 57 aus nicht technischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die Einfügung von "nicht menschlich" im Hinblick auf das Erfordernis des Art. 53 a) ist beispielsweise zulässig.

Unbeschadet dieser Kriterien darf die Aufnahme eines nicht offenbarten Disclaimers keinen technischen Beitrag zu dem in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbarten Gegenstand leisten. Der nicht offenbarte Disclaimer (der unweigerlich die ursprüngliche technische Lehre quantitativ beschränkt) darf die ursprüngliche technische Lehre nicht qualitativ dahin gehend ändern, dass sich die Position des Anmelders oder des Patentinhabers in Bezug auf andere Patentierbarkeitserfordernisse verbessert. Insbesondere darf der Disclaimer nicht für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant sein oder werden. Daher muss die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ohne Berücksichtigung des nicht offenbarten Disclaimers erfolgen (siehe G 1/16).

Der Disclaimer darf nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um die Neuheit wiederherzustellen (vorstehende Fälle i) und ii)) oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist (vorstehender Fall iii)).

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist insbesondere nicht zulässig, wenn

i) er verwendet wird, um nicht funktionsfähige Ausführungsformen auszuklammern oder einer unzureichenden Offenbarung abzuhelfen;

ii) er einen technischen Beitrag leistet;

iii) die Beschränkung für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit relevant ist; 

iv) der Disclaimer, der auf der Grundlage einer kollidierenden Anmeldung (Art. 54 (3)) eigentlich zulässig wäre, die Erfindung neu oder erfinderisch gegenüber einem anderen Dokument aus dem Stand der Technik nach Art. 54 (2) macht, das eine nicht zufällige Vorwegnahme der beanspruchten Erfindung ist;

v) der Disclaimer, dem eine kollidierende Anmeldung zugrunde liegt, auch einem anderen Zweck dient, z. B. einen Mangel nach Art. 83 beseitigt.

Art. 84 gilt gleichermaßen für den Anspruch als solchen wie auch für den Disclaimer selbst (siehe T 2130/11).

Im Interesse der Transparenz des Patents muss der ausgeklammerte Stand der Technik in der Beschreibung gemäß Regel 42 (1) b) angegeben und muss die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer aufgezeigt werden.