4.2.1 L'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée initialement (disclaimers dits "non divulgués") 

Le fait de limiter la portée d'une revendication au moyen d'un "disclaimer" peut être admissible, en vertu de l'art. 123(2), dans les cas suivants, si le but est d'exclure une caractéristique technique non divulguée dans la demande telle que déposée (cf. G 1/03 et G 1/16, ainsi que F‑IV, 4.20) :

i)rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation telle que définie à l'art. 54(3) ;

ii)rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'art. 54(2). "Une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention". Il convient d'établir le caractère "fortuit" sans prendre en considération les autres éléments disponibles de l'état de la technique. Un document en rapport avec l'invention ne devient pas une divulgation fortuite du seul fait qu'il existe d'autres divulgations plus étroitement liées à l'invention. Le fait qu'un document ne soit pas considéré comme l'état de la technique le plus proche ne suffit pas pour qu'il revête un caractère "fortuit". Une divulgation fortuite n'est en rien liée à l'enseignement de l'invention revendiquée, car elle n'est pas pertinente pour l'examen de l'activité inventive. C'est le cas par exemple lorsque des composés identiques servent de produits de départ dans des réactions totalement différentes qui génèrent des produits finals différents (cf. T 298/01). Un état de la technique dont l'enseignement éloigne de l'invention ne constitue pas toutefois une divulgation fortuite ; le fait que la divulgation destructrice de nouveauté soit un exemple comparatif ne suffit pas non plus pour qu'elle revête un caractère "fortuit" (cf. T 14/01 et T 1146/01) ;

iii)exclure un objet qui, en vertu des articles 52 à 57, est exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques. Par exemple, l'insertion du terme "non humain" en vue de satisfaire aux exigences de l'art. 53 a) est admissible.

Nonobstant ces critères, l'introduction du disclaimer non divulgué ne peut pas apporter de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. Le disclaimer non divulgué (qui réduit inévitablement sur le plan quantitatif l'enseignement technique initial) ne peut pas avoir pour effet de modifier sur le plan qualitatif l'enseignement technique initial en ce sens que la position du demandeur ou du titulaire du brevet est confortée au regard des autres exigences en matière de brevetabilité. En particulier, le disclaimer non divulgué ne peut pas être ou devenir pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé. Par conséquent, l'activité inventive doit être appréciée en faisant abstraction du disclaimer non divulgué (cf. G 1/16).

Le disclaimer ne peut pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté (cas i) et ii) ci-dessus), soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exclusion de la brevetabilité pour des raisons non techniques (cas iii) ci-dessus).

Un disclaimer non divulgué ne peut pas, en particulier, être admis :

i) s'il vise à exclure des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas ou à remédier à l'insuffisance de l'exposé de l'invention ;

ii) s'il apporte une contribution technique ;

iii) si la limitation est pertinente pour l'évaluation de l'activité inventive ; 

iv) si le disclaimer, qui serait autrement admissible sur la base d'une simple demande interférente (art. 54(3)), rend l'invention nouvelle ou inventive par rapport à un autre document de l'état de la technique, au sens de l'art. 54(2), qui ne représente pas une antériorisation fortuite de l'invention revendiquée ;

v) si le disclaimer fondé sur une demande interférente sert également un autre but, par exemple s'il remédie à une irrégularité au titre de l'art. 83.

L'art. 84 s'applique aussi bien à la revendication en tant que telle qu'au disclaimer lui-même (cf. T 2130/11).

Dans l'intérêt de la transparence du brevet, l'état de la technique exclu doit être indiqué dans la description conformément à la règle 42(1)b) et il convient de mentionner la relation entre l'état de la technique et le disclaimer.