3.1 Recherches effectuées au titre de la règle 164(2)

En ce qui concerne les demandes euro-PCT pour lesquelles l'OEB a agi en qualité d'ISA ou de SISA, la division d'examen évalue les pièces de la demande conformément à la règle 164(2), une fois expiré le délai de six mois imparti dans la notification émise en vertu de la règle 161 et de la règle 162. Si la demande revendique une invention ou une pluralité d'inventions au sens de l'art. 82, qui n'a pas fait l'objet d'une recherche effectuée par l'OEB en qualité d'ISA ou de SISA, la division d'examen émet une invitation à acquitter des taxes de recherche.

Les pièces de la demande telles que modifiées peuvent contenir des revendications qui portent sur une invention n'ayant pas fait l'objet d'une recherche dans des cas autres que celui où les pièces de la demande qui doivent servir de base à l'examen ne satisfont pas à l'exigence d'unité d'invention.

Il est ainsi tout à fait possible que la demande modifiée contienne une seule invention revendiquée, mais que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'une recherche effectuée par l'OEB agissant en qualité d'ISA/de SISA au cours de la phase internationale. Dans ce cas, aucune objection pour absence d'unité n'est soulevée pour ce jeu de revendications et les motifs indiqués dans l'invitation doivent se référer uniquement à l'objection pour absence d'unité dans la WO‑ISA et au fait qu'aucune taxe additionnelle n'a été payée pour cette invention pendant la phase internationale.

Il se peut en outre qu'une invention présente dans les pièces de la demande n'ait même pas été revendiquée dans celles qui ont servi de base à la procédure au cours de la phase internationale, et qu'elle ait été extraite de la description (cf. F‑V, 7.1 iv)). Dans ces cas de figure, la division d'examen doit émettre, conformément à la règle 164(2), une invitation à acquitter des taxes de recherche pour toute invention non couverte par la recherche, que les revendications continuent ou non de présenter une absence d'unité. L'invitation visée à la règle 164(2) doit indiquer qu'il s'agit d'une nouvelle invention qui n'a pas fait l'objet d'une recherche au cours de la phase internationale et en donner les raisons. Si d'autres inventions, qui n'ont pas non plus fait l'objet d'une recherche (mais ont été revendiquées au cours de la phase PCT), figurent également dans les revendications, le demandeur doit aussi être invité, dans cette même invitation, à payer de nouvelles taxes de recherche pour ces inventions. Pour déterminer si l'objet présent dans les revendications modifiées constitue ou non une invention importée de la description sans avoir été revendiquée auparavant (pour laquelle une invitation au titre de la règle 164(2) doit être envoyée), il convient de prendre en considération les principes énoncés pour l'évaluation de la conformité avec la règle 137(5) (cf. H‑IV, 4.1.2).

Les pièces de la demande servant de base pour la phase européenne peuvent également couvrir des inventions ou des groupes d'inventions qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche dans le rapport de recherche internationale (supplémentaire) par suite de la procédure prévue pour les éléments indûment déposés au sens de la règle 20.5bis PCT (cf. C‑III, 1.3). Dans ce cas aussi, la division d'examen doit émettre une invitation à acquitter des taxes de recherche conformément à la règle 164(2).

L'invitation au titre de la règle 164(2) doit être envoyée avant toute notification en vertu de l'art. 94(3). La règle 164(2) n'est applicable que si les revendications sont suffisamment claires pour que l'on puisse mettre en évidence une invention non couverte par la recherche, ce qui déclenche la procédure au titre de la règle 164(2). Si les revendications manquent de clarté au point qu'il est impossible de mettre en évidence une invention non couverte par la recherche, il faut, dans un premier temps, émettre une notification au titre de l'art. 94(3), dans laquelle sont exposées les objections relevant de l'art. 84. S'il s'avère à un stade ultérieur de la procédure que les revendications modifiées portent effectivement sur une invention qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, le demandeur doit déposer une demande divisionnaire pour l'objet correspondant. Le recours à la règle 164(2) n'est pas prévu si, à la suite d'autres modifications ou d'une clarification, des inventions (supplémentaires) non couvertes par la recherche sont mises en évidence, étant donné que la procédure au titre de la règle 164(2) s'applique aux pièces de la demande telles que soumises par le demandeur comme base pour l'examen.

Si des requêtes subsidiaires sont soumises avant qu'une recherche ne soit effectuée au titre de la règle 164(2), seule la requête principale est prise en considération aux fins de la recherche (malgré les exceptions liées aux cas relevant des règles 62bis/règles 63, dans lesquels il est tenu compte à la fois de la requête principale et des requêtes subsidiaires au stade de la recherche ; cf. B‑VIII, 3.2.2 et B‑VIII, 4.2.2).

Si les taxes de recherche sont acquittées dans les délais, les résultats des recherches sont notifiés au demandeur en annexe à une notification émise en vertu de l'art. 94(3) et de la règle 71(1) et règle 71(2), ou de la règle 71(3), comme spécifié à la règle 164(2)b). Cette annexe s'intitule "Résultats de la recherche au titre de la règle 164(2)".

Si le demandeur paie les taxes de recherche en temps voulu au titre de la règle 164(2) et en même temps dépose un nouveau jeu de revendications, la recherche sera effectuée et l'avis écrit sera émis pour les revendications déposées à l'expiration du délai visé à la règle 161, pour lesquelles l'invitation à payer a été envoyée et les taxes requises ont été payées. Les documents modifiés peuvent toutefois être pris en considération de manière informelle par l'examinateur de la recherche, lorsque cela paraît approprié. Le demandeur aura la possibilité de déposer des modifications de son propre chef après avoir reçu les résultats de la recherche conformément à la règle 164(2) annexés à la notification de l'art. 94(3) (voir H‑II, 2.3).

Si des taxes de recherche ne sont pas acquittées dans les délais conformément à la règle 164(2), une notification sera émise en vertu de l'art. 94(3) et de la règle 71(1) et règle 71(2), ou en vertu de la règle 71(3), et la division d'examen exigera la suppression dans les revendications de tout élément qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, soit au motif qu'il n'a pas été acquitté de taxe de recherche au titre de la règle 164(2) (cf. H‑II, 6), soit pour une raison différente (cf. H‑IV, 4). Avant la délivrance du brevet, un tel élément doit être soit supprimé de la description et des dessins, soit signalé comme ne faisant pas partie de l'invention revendiquée (cf. F‑IV, 4.3 iii)).

Une notification envoyée au titre de la règle 164(2)b) passe en revue l'ensemble des objections pour chacune des inventions couvertes par la recherche effectuée au titre de la règle 164(2). Concernant les revendications relatives à des inventions ayant déjà fait l'objet de la recherche par l'OEB dans la phase internationale, qui ont été modifiées mais continuent de présenter une absence d'unité, il suffit de démontrer de façon circonstanciée en quoi il y a toujours absence d'unité. S'il y a lieu, cette notification invite également le demandeur à limiter la demande à une seule invention pour laquelle une recherche a été effectuée (cf. règle 164(2)c)).

Il découle de la règle 164(2)b) et règle 164(2)c) que la procédure particulière prévue par la règle 164(2), telle que présentée au point H‑II, 2.3, s'achève à l'expiration du délai imparti dans la notification émise conformément à la lettre règle 164(2)b). Cela signifie qu'à l'expiration de ce délai, le demandeur ne pourra plus apporter de modifications de sa propre initiative.

De plus, la procédure particulière exposée au point F‑V, 7.1 iv), selon laquelle les modifications ne sont pas assujetties aux exigences de la règle 137(5), première phrase, s'achève à l'expiration du délai visé à la règle 161(1). Ces modifications donneront lieu à l'envoi d'une invitation au titre de la règle 164(2)a) et permettront au demandeur d'obtenir qu'une recherche soit effectuée pour les éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche, tels que visés à la règle 137(5). Cependant, toute modification soumise après l'expiration du délai visé à la règle 161(1) doit satisfaire aux exigences de la règle 137(5), première phrase (cf. H‑IV, 4.1.2).

Dès qu'une seule notification a été envoyée au titre de la règle 164(2), l'OEB a satisfait à ses obligations découlant de la règle 164(2) et le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qui lui étaient conférés par cette règle. Par conséquent, il n'est pas émis d'(autre) invitation au titre de la règle 164(2) en cas d'absences d'unité en série. Il en va de même si, pendant la procédure d'examen, des revendications sont ajoutées ou si des revendications existantes sont modifiées de manière qu'elles se rapportent à des inventions non couvertes par la recherche.

Dans des cas exceptionnels, les événements suivants peuvent avoir eu lieu successivement pendant la phase internationale :

i)L'OEB a agi en qualité d'ISA pendant la phase internationale. 

ii)L'OEB agissant en qualité d'ISA a invité le déposant à acquitter une ou plusieurs taxes additionnelles pour la recherche internationale, conformément à l'art. 17(3)a) PCT et à la règle 40 PCT (en raison d'une absence d'unité, conformément à la règle 13 PCT).

iii)Le déposant a acquitté au moins une taxe additionnelle pour la recherche. 

iv)La ou les recherches additionnelles ont donné lieu à une autre objection d'absence d'unité a posteriori (absences d'unité en série), conduisant à une nouvelle subdivision de l'une des inventions mentionnées dans l'invitation émise en vertu de l'art. 17.3)a) PCT et de la règle 40 PCT, et, partant, à des inventions résultant de cette subdivision qui n'étaient pas mentionnées initialement dans cette invitation.

v)L'OEB n'a pas effectué de recherche pour toutes les inventions résultant de cette subdivision. 

Dans ce cas de figure, l'OEB invitera le demandeur à acquitter des taxes de recherche pour les inventions résultant de cette subdivision et non couvertes par la recherche qui figurent dans les revendications devant servir de base à l'examen à l'expiration du délai de six mois visé à la règle 161(1), conformément à la règle 164(2).

Lorsque l'OEB a agi en qualité de SISA conformément à la règle 45bis.9 PCT, il est susceptible de constater une absence d'unité de la demande internationale conformément à la règle 45bis.6.a) PCT. Cependant, dans la procédure devant la SISA, le déposant ne peut acquitter de taxes additionnelles pour la recherche internationale supplémentaire et le rapport de recherche internationale supplémentaire ne portera que sur l'invention ou la pluralité d'inventions formant une unité, mentionnée en premier lieu dans les revendications (règle 45bis.6.a) PCT). Si une telle demande contient des inventions non couvertes par la recherche qui figurent dans les revendications devant servir de base à l'examen à l'expiration du délai de six mois visé à la règle 161(1), une notification est émise en vertu de la règle 164(2), permettant au demandeur d'obtenir qu'une recherche soit effectuée pour ces inventions moyennant le paiement de taxes de recherche, et de maintenir l'une d'elles pour la procédure d'examen.

La règle 164(2)b) confère au demandeur le droit de modifier sa demande en réponse aux résultats d'une recherche effectuée au titre de la règle 164(2). Cela signifie qu'il peut apporter des modifications une seule fois de sa propre initiative en réponse à une notification qui a été émise en vertu de l'art. 94(3) et à laquelle sont annexés les résultats de la recherche visés à la règle 164(2) (cf. H‑II, 2.3).