8. Dispositions transitoires relatives à l'art. 54(4) CBE 1973 et à l'art. 54(5)

L'article 54(4) CBE 1973 et la règle 23bis CBE 1973 continuent de s'appliquer aux brevets délivrés sur la base de demandes déposées avant le 13 décembre 2007. Dans ces cas de figure, il faut donc tenir compte des pays désignés pour apprécier la question de la nouveauté des documents relevant de l'art. 54(3) (cf. H‑III, 4.2).

L'article 54(5) n'est applicable qu'aux brevets pour lesquels la décision de délivrance a été prise le 13 décembre 2007 ou ultérieurement (cf. Édition spéciale n° 1, JO OEB 2007, 197). Si la décision relative à la délivrance a été prise antérieurement à cette date (date d'entrée en vigueur de la CBE 2000), seules les revendications de "type suisse" sont admises pour toute deuxième utilisation médicale ou toute utilisation médicale ultérieure (à condition que ces revendications satisfassent à toutes les autres exigences de la Convention).

Lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication de type suisse pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales dont la date de dépôt ou la date de priorité la plus ancienne est le 29 janvier 2011 ou une date ultérieure (cf. G 2/08, JO OEB 2010, 514, et G‑VI, 7.1 G‑VI, 6.1).

Exemples :

Date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 : le 13 décembre 2007.

La décision relative à la délivrance du brevet EP1 porte la date du 13 décembre 2007 dans le cadre supérieur et la date du 7 décembre 2007 sur la dernière ligne du formulaire.

EP1 a trois revendications.

Revendication 1 : produit X.

Revendication 2 : produit X destiné à être utilisé dans un médicament.

Revendication 3 : produit X destiné à être utilisé dans le traitement de l'asthme.

Une opposition est valablement formée en 2008, dans laquelle l'opposant cite, au titre de l'art. 54(2), le document D1 de l'état de la technique, qui divulgue le produit X et son utilisation à des fins thérapeutiques dans le traitement de la douleur et plus particulièrement des maux de tête.

Quelle est la situation ?

Conformément à la décision G 12/91 et à la décision J 7/96 (JO OEB 1999, 443), la date à laquelle la décision relative à la délivrance du brevet a été prise est celle à laquelle ladite décision a été remise au service du courrier de l'OEB, en l'occurrence le 7 décembre 2007.

Cela signifie que EP1 est traité, en ce qui concerne les revendications portant sur une utilisation médicale, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000 le 13 décembre 2007. L'article 54(5) ne s'applique donc pas eu égard à EP1.

Par conséquent, dans la procédure d'opposition relative à EP1, aucune des revendications 1 à 3 n'est plus admissible. En effet, les revendications 1 et 2 ne sont pas nouvelles et la revendication 3 n'est pas présentée sous forme de revendication de "type suisse", requise pour une deuxième utilisation médicale (G 6/83). Le titulaire du brevet EP1 devrait dès lors abandonner les revendications 1 et 2, et reformuler la revendication 3 de la manière suivante : "Utilisation du produit X en vue de la fabrication d'un médicament pour le traitement de l'asthme".

Remarque : si la décision relative à la délivrance du brevet EP1 avait été remise au service du courrier de l'OEB le 13 décembre 2007 ou ultérieurement, l'art. 54(5) aurait été applicable et, dans l'exemple choisi, la revendication 3 aurait pu être conservée telle que formulée dans le brevet EP1.

Exemple d'état de la technique interférent :

La mention de la délivrance d'un brevet EP1 est publiée au Bulletin en mai 2012. La demande correspondante avait été déposée le 10 décembre 2007 et désignait FR, DE, GB, IT et ES. Aucune priorité n'était revendiquée. Une opposition est formée neuf mois plus tard. Une des objections quant à la nouveauté est élevée au titre de l'art. 54(3), eu égard à une demande de brevet européen EP2 publiée le 18 décembre 2007. EP2 a une date de priorité valable du 16 juin 2006 et désigne valablement FR, DE et GB. La procédure orale relative à cette affaire a lieu en 2013.

Quelle est la situation ?

EP1 a été délivré pour une demande de brevet déposée avant la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000 (à savoir le 10 décembre 2007). Aussi les dispositions en vigueur avant cette date s'appliquent-elles en ce qui concerne l'art. 54(3). En l'occurrence, l'art. 54(4) et la règle 23bis CBE 1973 sont toujours applicables (en 2013). EP2 n'est par conséquent pertinente, eu égard à la nouveauté, que pour les désignations FR, DE et GB, mais elle ne joue aucun rôle pour les désignations IT et ES.

Remarque : si, dans l'exemple ci-dessus, la demande à la base d'EP1 avait été déposée le 13 décembre 2007, l'art. 54(4) et la règle 23bis CBE 1973 n'auraient plus été applicables pour l'appréciation de la nouveauté au titre de l'art. 54(3). EP2 aurait dès lors fait partie de l'état de la technique opposable, sur le plan de la nouveauté, à EP1 dans son ensemble, indépendamment des désignations communes à EP1 et à EP2.