4.1.2 Éléments extraits de la description 

Dans le cadre de l'art. 123(2) et de l'art. 82, la règle 137(5), première phrase, doit être interprétée de telle sorte que toute limitation de l'élément ayant fait l'objet de la recherche qui forme une unité avec l'objet initialement revendiqué soit autorisée, que la (les) caractéristique(s) technique(s) utilisée(s) aux fins de la limitation ai(en)t ou non fait l'objet d'une recherche.

Par conséquent, le fait d'ajouter à une revendication une caractéristique technique qui définit plus en détail un élément qui était déjà une caractéristique de la revendication principale initiale ou qui contribue à l'effet (aux effets) de l'invention (des inventions) initialement revendiquée(s) et qui n'a pas été spécifiquement l'objet d'une recherche mais a été divulguée dans la demande telle que déposée (en général dans la description) dans le contexte de l'invention, ne donnera pas lieu à une revendication modifiée qui n'est pas liée à l'invention (aux inventions) initialement revendiquée(s) de manière à former avec elle(s) un seul concept inventif général. En l'occurrence, il ne faut donc pas soulever d'objection en vertu de la règle 137(5), première phrase, même si une recherche additionnelle peut s'avérer nécessaire (cf. C‑IV, 7.3).

Si des revendications modifiées portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche parce qu'ils figuraient uniquement dans la description (et que la division de la recherche n'a pas jugé utile de les englober dans la recherche, cf. B‑III, 3.5) et qui ne sont pas liés par un seul concept inventif général à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées et ayant fait l'objet d'une recherche (cf. F‑V, 3), ces modifications ne sont pas admissibles.

En d'autres termes, afin d'évaluer si les revendications modifiées satisfont aux exigences de la règle 137(5), première phrase, la division d'examen doit établir, premièrement, si les éléments sur lesquels elles portent ont fait – ou auraient dû faire – l'objet d'une recherche (cf. B‑III, 3 B‑III, 3.5) et, deuxièmement, si une objection d'absence d'unité aurait été soulevée si les revendications modifiées avaient été présentes dans le jeu de revendications figurant au dossier au moment de la recherche.

Par conséquent, si le demandeur tente de remplacer une caractéristique technique contenue dans une revendication par une caractéristique technique provenant de la description et produisant un effet sans rapport avec celui (ceux) des caractéristiques de la (des) invention(s) initialement revendiquée(s), il en découlera normalement une objection au titre de la règle 137(5), première phrase.

Si une objection est soulevée au titre de la règle 137(5), première phrase, la division d'examen explique pourquoi des éléments n'ont pas fait l'objet d'une recherche (cf. B‑III, 3) et pourquoi des éléments ne sont pas liés à l'invention ou aux inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général (cf. F‑V, 3). le Le demandeur est informé qu'il ne peut maintenir de tels éléments que sous la forme d'une demande divisionnaire, conformément à l'art. 76.

La situation précitée est à distinguer de celle où les modifications correspondent à une invention initialement revendiquée, mais exclue de la recherche en vertu de la règle 64 ou de la règle 164(1) ou règle 164(2) (voir à ce sujet H‑II, 6.2).

Les demandeurs doivent bien avoir présent à l'esprit que la procédure d'examen doit être menée à son terme avec le minimum d'interventions possible. La division d'examen peut donc faire usage de son droit de ne pas autoriser de nouvelles modifications au titre de la règle 137(3) (cf. H‑II, 2.3).