4.1.2 Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstände 

Regel 137 (5) Satz 1 sollte im Rahmen von Art. 123 (2) und Art. 82 so ausgelegt werden, dass sie jede Beschränkung des recherchierten Gegenstands zulässt, bei der die Einheitlichkeit mit dem ursprünglich beanspruchten Gegenstand gewahrt bleibt, unabhängig davon, ob die für die Beschränkung herangezogenen technischen Merkmale recherchiert wurden.

Die Hinzufügung eines technischen Merkmals zu einem Anspruch, das etwas näher definiert, das bereits ein Merkmal des ursprünglichen Hauptanspruchs war, oder einen Beitrag zu der/den Wirkung(en) der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) leistet und ausdrücklich nicht recherchiert wurde, aber im Zusammenhang mit der Erfindung in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart war (normalerweise in der Beschreibung), führt daher nicht dazu, dass der geänderte Anspruch mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung nicht mehr durch einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist. Daher sollte in diesem Fall kein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 erhoben werden, auch wenn vielleicht eine zusätzliche Recherche erforderlich ist (siehe C‑IV, 7.3).

Wenn geänderte Ansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, weil er nur in der Beschreibung enthalten war (und die Recherchenabteilung es nicht für zweckmäßig hielt, die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B‑III, 3.5), und der mit der ursprünglich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden ist (siehe F‑V, 3), so sind die Änderungen nicht gewährbar.

Mit anderen Worten muss die Prüfungsabteilung, um zu beurteilen, ob geänderte Ansprüche die Erfordernisse der Regel 137 (5) Satz 1 erfüllen, erstens feststellen, ob ihr Gegenstand recherchiert worden ist oder hätte recherchiert werden sollen (siehe B‑III, 3 B‑III, 3.5), und zweitens, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden wäre, wenn der zum Zeitpunkt der Recherche aktenkundige Anspruchssatz die geänderten Ansprüche umfasst hätte.

Folglich ist in der Regel ein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 zu erheben, wenn der Anmelder versucht, ein in einem Anspruch enthaltenes technisches Merkmal durch ein in der Beschreibung offenbartes zu ersetzen, dessen Wirkung in keinem Zusammenhang mit der/den Wirkung(en) der Merkmale der ursprünglich beanspruchten Erfindung(en) steht.

Wird ein Einwand nach Regel 137 (5) Satz 1 erhoben, so begründet die Prüfungsabteilung, warum Gegenstände nicht recherchiert wurden (siehe auch B‑III, 3) und warum sie mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind (siehe auch F‑V, 3). Dem wird dem Anmelder wird mitgeteilt, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann.

Der vorstehend geschilderte Fall unterscheidet sich von Änderungen, die einer ursprünglich beanspruchten, aber nach Regel 64 oder Regel 164 (1) oder Regel 164 (2) nicht recherchierten Erfindung entsprechen und in H‑II, 6.2 behandelt werden.

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Prüfungsverfahren in möglichst wenigen Arbeitsgängen zum Abschluss gebracht werden soll; die Prüfungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen, weitere Änderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe H‑II, 2.3).