3.2.5 Markush-Gruppe (Alternativlösungen in einem einzigen Anspruch) 

Wenn ein einzelner Patentanspruch mehrere (chemische oder nicht chemische) Alternativen definiert, d. h. eine sogenannte "Markush-Gruppe" enthält, gilt das Erfordernis der Regel 44 (1) hinsichtlich gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale als erfüllt, sofern die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind (siehe F‑IV, 3.7).

Betrifft die Markush-Gruppe Alternativen chemischer Verbindungen, so ist diesen eine ähnliche Beschaffenheit zuzuerkennen, wenn:

i)alle Alternativen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung aufweisen und 

ii)eine gemeinsame Struktur vorliegt, d. h. ein wesentliches Strukturelement allen Alternativen gemeinsam ist, oder alle Alternativen einer bekannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem erfindungsgemäßen Gebiet angehören. 

Somit besteht der gemeinsame Gegenstand bei einer Markush-Gruppe in der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung der Alternativen (siehe i)) und der unter ii) definierten gemeinsamen Struktur.

"Ein wesentliches Strukturelement" ist "allen Alternativen gemeinsam", wenn die Verbindungen eine chemische Struktur gemeinsam haben, die einen großen Teil ihrer Struktur ausmacht, oder wenn Verbindungen zwar nur einen kleinen Teil ihrer Struktur gemeinsam haben, diese gemeinsame Struktur aber einen strukturell charakteristischen Teil darstellt, der im Hinblick auf den verfügbaren Stand der Technik einen technischen Beitrag leistet. Das Strukturelement kann ein einzelner Bestandteil oder eine Kombination einzelner, miteinander verbundener Bestandteile sein.

Das wesentliche Strukturelement muss nicht absolut neu, d. h. nicht per se neu sein. Gemeint ist mit "wesentlich" vielmehr, dass bezüglich der gemeinsamen Eigenschaft oder Wirkung eine Gemeinsamkeit in der chemischen Struktur vorhanden sein muss, die die beanspruchten Verbindungen von bekannten Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheidet.

Mit anderen Worten: das wesentliche Strukturelement kennzeichnet den technischen Beitrag der beanspruchten Erfindung als Ganzes zum verfügbaren Stand der Technik.

Die Alternativen gehören einer "bekannten Klasse chemischer Verbindungen" an, wenn aufgrund des einschlägigen Fachwissens zu erwarten ist, dass sich die Mitglieder dieser Klasse in Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung auf die gleiche Art und Weise verhalten werden, d. h. jedes Mitglied durch jedes andere in der Erwartung ersetzt werden könnte, dass das gleiche angestrebte Ergebnis erzielt wird.

Wenn sich jedoch ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative nicht neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prüfen. Insbesondere wenn die Struktur mindestens einer der von einem Markush-Anspruch abgedeckten Verbindungen in Zusammenhang mit dieser Eigenschaft oder technischen Wirkung bekannt ist, ist das ein Anzeichen für mangelnde Einheitlichkeit der verbleibenden Verbindungen (Alternativen).

Die Markush-Alternativen umfassen dann nämlich keine gleichen (gemeinsame Struktur) oder entsprechenden (gleiche Eigenschaft oder technische Wirkung) technischen Merkmale, die "besonders" sind.

Ansprüche, die auf verschiedene durch unterschiedliche Sequenzen definierte, alternative Nukleinsäuren oder Proteine gerichtet sind, gelten ebenfalls als Markush-Gruppen und werden auch nach den vorstehenden Grundsätzen analysiert.