8. Übergangsregelung für Art. 54 (4) EPÜ 1973 und Art. 54 (5)

Art. 54 (4) EPÜ 1973 und Regel 23a EPÜ 1973 finden nach wie vor Anwendung auf Patente, die auf vor dem 13. Dezember 2007 eingereichte Patentanmeldungen erteilt werden. Für die Neuheitsprüfung gemäß Art. 54 (3) ist daher zu berücksichtigen, welche Staaten benannt sind (siehe H‑III, 4.2).

Art. 54 (5) ist nur anzuwenden, wenn die Entscheidung über die Erteilung des betreffenden Patents ab dem 13. Dezember 2007 ergangen ist (Sonderausgabe Nr. 1, ABl. EPA 2007, 197). Ist die Entscheidung über die Erteilung vor diesem Datum (dem Inkrafttreten des EPÜ 2000) ergangen, so ist für eine zweite oder weitere medizinische Verwendung nur die schweizerische Anspruchsform zulässig (sofern diese Ansprüche allen übrigen Erfordernissen des Übereinkommens genügen).

Bei europäischen oder internationalen Anmeldungen, deren Anmeldetag bzw. frühester Prioritätstag der 29. Januar 2011 oder ein späterer Tag ist, darf ein Anspruch, dessen Gegenstand nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit verliehen wird, nicht mehr in der schweizerischen Anspruchsform abgefasst werden (siehe G 2/08, ABl. EPA 2010, 514 sowie G‑VI, 6.1 G‑VI, 7.1).

Beispiele:

Datum des Inkrafttretens des EPÜ 2000: 13.12.2007

Auf der Entscheidung über die Erteilung des Patents EP 1 ist im obersten Feld der 13.12.2007 und in der Fußzeile der 7.12.2007 eingetragen.

EP 1 hat drei Ansprüche.

Anspruch 1: Erzeugnis X

Anspruch 2: Erzeugnis X zur medizinischen Verwendung

Anspruch 3: Erzeugnis X zur Behandlung von Asthma

2008 wird ordnungsgemäß Einspruch eingelegt, wobei gemäß Art. 54 (2) das Dokument des Stands der Technik D1 angeführt wird, in dem das Erzeugnis X und seine therapeutische Verwendung zur Behandlung von Schmerzen und insbesondere Kopfschmerzen beschrieben wird.

Die Situation ist folgende:

Gemäß G 12/91 und J 7/96 (veröffentlicht im ABl. EPA 1999, 443) ist der Tag, an dem die Entscheidung über die Erteilung des Patents getroffen wurde, der Tag der Abgabe der Entscheidung über die Erteilung an die interne Poststelle des EPA ‒ in diesem Fall also der 7.12.2007.

Daraus folgt, dass EP 1 mit seinen medizinischen Verwendungsansprüchen gemäß den Vorschriften behandelt wird, die vor dem Inkrafttreten des EPÜ 2000 am 13.12.2007 anwendbar waren. Art. 54 (5) findet auf EP 1 also keine Anwendung.

Im Einspruchsverfahren gegen EP 1 ist daher keiner der Ansprüche 1 - 3 mehr zulässig. Die Ansprüche 1 und 2 sind nicht neu, und Anspruch 3 liegt nicht in der für die zweite medizinische Verwendung erforderlichen schweizerischen Form vor (G 1/83). Der Inhaber von EP 1 müsste demnach auf die Ansprüche 1 und 2 verzichten und Anspruch 3 folgendermaßen umformulieren: "Verwendung des Erzeugnisses X zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Asthma".

Wäre der Tag, an dem die Entscheidung über die Erteilung an die interne Poststelle des EPA weitergeleitet wurde, der 13.12.2007 oder später gewesen, hätte Art. 54 (5) Anwendung gefunden und die im Beispiel genannte Fassung des Anspruchs 3 von EP 1 hätte in der erteilten Fassung beibehalten werden können.

Beispiel für kollidierenden Stand der Technik:

Im Mai 2012 wird im Patentblatt der Hinweis auf die Erteilung des Patents EP 1 veröffentlicht. Die entsprechende Patentanmeldung wurde am 10.12.2007 eingereicht, benannt wurden FR, DE, GB, IT und ES. Es wurde keine Priorität beansprucht. Neun Monate nach dem Hinweis auf die Erteilung wird Einspruch eingelegt. Einer der Neuheitseinwände bezieht sich nach Art. 54 (3) auf die europäische Patentanmeldung EP 2, die am 18.12.2007 veröffentlicht wurde, deren wirksamer Prioritätstag der 16.6.2006 ist und in der FR, DE und GB wirksam benannt werden. 2013 findet die mündliche Verhandlung statt.

Die Situation ist folgende:

EP 1 wurde auf eine Patentanmeldung erteilt, die vor dem Tag des Inkrafttretens des EPÜ 2000 (nämlich am 10.12.2007) eingereicht wurde. Was Art. 54 (3) betrifft, ist nach den Bestimmungen zu verfahren, die bis zu diesem Tag anwendbar waren. Das heißt in diesem Fall, dass Art. 54 (4) und Regel 23a EPÜ 1973 (im Jahr 2013) noch Anwendung finden. Was die Neuheit betrifft, ist EP 2 deshalb nur für die benannten Staaten FR, DE und GB relevant, nicht hingegen für IT und ES.

Wenn EP 1 im oben beschriebenen Fall am 13.12.2007 eingereicht worden wäre, hätten Art. 54 (4) und Regel 23a EPÜ 1973 bei der Neuheitsprüfung nach Art. 54 (3) keine Anwendung mehr gefunden. EP 2 wäre dann neuheitsrelevanter Stand der Technik für EP 1 als Ganzes, ohne Rücksicht auf gemeinsame Benennungen.