3.5 Konflikt zwischen Art. 123 (2) und (3)

Die Erfordernisse der Absätze Art. 123(2) und Art. 123(3) können möglicherweise kollidieren, wenn im Verfahren vor der Erteilung in die Anmeldung ein Merkmal aufgenommen wurde, das im Einspruchsverfahren nach Art. 123 (2) als unzulässig erachtet wird. In diesem Fall wäre ein solches Merkmal nach Art. 123 (2) zu streichen, während Art. 123 (3) die Streichung nicht zuließe, da damit der Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung erweitert würde. In einem solchen Fall ist das Patent nach Art. 100 c) zu widerrufen. Kann dieses Merkmal jedoch durch ein Merkmal ersetzt werden, für das die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage bietet und das den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung nicht erweitert, so ist die Aufrechterhaltung in dieser geänderten Fassung zulässig. Schränkt das hinzugefügte Merkmal – ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung ein, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, so kann dieses Merkmal beibehalten werden (siehe G 1/93). Die technische Bedeutung eines Merkmals im Anspruch hängt von seinem Beitrag zur technischen Definition des beanspruchten Gegenstands ab; dieser Beitrag wird aus der Sicht des Fachmanns anhand der ursprünglichen Offenbarung beurteilt (siehe T 518/99).