7. Recherchenbezogene Aspekte der Prüfung
7.3 Zusätzliche Recherchen während der Prüfung
Mitunter wird entweder in der ersten Änderungsphase oder im Anschluss daran eine zusätzliche Recherche notwendig sein. Diese Notwendigkeit kann sich aus einer Reihe von Gründen ergeben.
Eine zusätzliche Recherche kann erforderlich sein,
i)wenn im Recherchenstadium infolge einer Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B‑VIII, 3, B-VIII, 3.1 und B-VIII, 3.2) eine Teilrecherche durchgeführt wurde, die nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, und der Anmelder später die Mängel, die sinnvolle Ermittlungen nach Regel 63 unmöglich gemacht haben, durch Änderungen im Einklang mit Regel 137 (5) (siehe H‑IV, 4.1.1) beseitigt oder erfolgreich widerlegt hat;
ii)wenn eine Erklärung, dass sinnvolle Ermittlungen nicht möglich sind, nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts getreten ist und der Anmelder die Einwände erfolgreich widerlegt hat;
iii)wenn der Anmelder erfolgreich geltend macht, dass mehrere unabhängige Patentansprüche in der gleichen Kategorie, die zu einer Beschränkung des Recherchenberichts nach Regel 62a geführt haben (siehe B‑VIII, 4.1 und B-VIII, 4.2), doch gewährbar sind, weil sie eine der Ausnahmen gemäß Regel 43 (2) (siehe F‑IV, 3.2);
iv)wenn wegen eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung für einen bestimmten Teil der Anmeldung keine Recherche durchgeführt wurde, die Argumente des Anmelders aber die Prüfungsabteilung davon überzeugt haben, dass Einheitlichkeit gegeben ist;
v)wenn die Ansprüche in einem Maße geändert worden sind, dass sie nicht mehr in vollem Umfang durch die ursprüngliche Recherche erfasst werden;
vi)wenn ein Recherchenbericht nach Regel 61 ohne Anführung von Dokumenten des Stands der Technik ergangen ist, weil die technischen Merkmale als notorisch betrachtet wurden (siehe B‑VIII, 2.2.1), die Prüfungsabteilung diese Ansicht aber nicht teilt;
vii)wenn für bestimmte Merkmale kein Stand der Technik angeführt wurde, weil sie dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet wurden, die Prüfungsabteilung diese Ansicht aber nicht teilt oder das allgemeine Fachwissen vom Anmelder infrage gestellt wird (siehe G‑VII, 2 und G-VII, 3.1);
viii)ausnahmsweise, wenn der Anmelder angibt, sich bei den Angaben zum Stand der Technik geirrt zu haben (siehe G‑VII, 5.1), oder der Prüfer glaubt, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bedeutsames Material in einem Bereich der Technik gefunden werden könnte, der bei der Recherche nicht berücksichtigt worden ist;
ix)wenn der Anmelder nach dem Anmeldetag einen neuen Prioritätsanspruch hinzugefügt hat (siehe C‑III, 6).
Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingereicht worden, so besteht der Recherchenbericht aus dem im Rahmen des PCT erstellten internationalen Recherchenbericht, der von einem ergänzenden europäischen Recherchenbericht begleitet ist, sofern der Verwaltungsrat nicht beschlossen hat, dass darauf verzichtet wird (siehe E‑IX, 3.2). Der Prüfer muss beide Berichte in Betracht ziehen, wenn er darüber entscheidet, ob eine zusätzliche Recherche erforderlich ist.
Im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung, für die das EPA in seiner Eigenschaft als ISA oder SISA einen unvollständigen Recherchenbericht oder eine Erklärung über eine nicht durchgeführte Recherche erstellt hat (siehe PCT‑EPA-Richtlinien, B‑VIII, 1), kann eine zusätzliche Recherche erforderlich werden, wenn die Mängel, die zur Beschränkung der Recherche geführt haben, durch eine Änderung berichtigt oder vom Anmelder erfolgreich widerlegt worden sind (siehe B‑II, 4.2 ii)). Anderenfalls wird die Prüfungsabteilung mit Verweis auf die für die Beschränkung der Recherche maßgebliche EPÜ-Bestimmung, also z. B. Art. 84, diejenigen Ansprüche beanstanden, die sich auf Gegenstände beziehen, die das EPA als ISA nicht recherchiert hat. Regel 137 (5) Satz 2 kann hier nicht geltend gemacht werden.
Zu Recherchen nach Regel 164 (2) siehe C‑III, 3.1.