4.5.2 Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale" 

Die wesentlichen Merkmale eines Anspruchs sind die Merkmale, die zur Erzielung einer technischen Wirkung erforderlich sind, mit der die der Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe gelöst wird (die Aufgabe wird in der Regel aus der Beschreibung hergeleitet). Die unabhängigen Ansprüche müssen daher alle Merkmale enthalten, die in der Beschreibung ausdrücklich als zur Ausführung der Erfindung notwendig angegeben sind. Merkmale, die nicht tatsächlich zur Lösung der Aufgabe beitragen, sind keine wesentlichen Merkmale, selbst wenn sie in der Anmeldung durchgängig in Zusammenhang mit der Erfindung genannt werden.

Entscheidend für die Beantwortung der Frage, ob ein Merkmal zur Lösung der Aufgabe beiträgt, ist in der Regel die durch das Merkmal erzielte technische Wirkung oder das erzielte Ergebnis (siehe auch G‑VII, 5.2).

Bezieht sich ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses, das die Erfindung darstellt, so muss es sich bei dem beanspruchten Verfahren um ein Verfahren handeln, das, wenn es in einer dem Fachmann vernünftig erscheinenden Weise ausgeführt wird, zwangsläufig das betreffende Erzeugnis als Endergebnis hat; andernfalls liegt bei dem Patentanspruch ein innerer Widerspruch und somit ein Mangel an Klarheit vor.

Insbesondere, wenn die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung abhängt, müssen die Patentansprüche so abgefasst sein, dass sie alle die technischen Merkmale enthalten, die für die technische Wirkung wesentlich sind (siehe T 32/82).

Product-by-Process-Ansprüche, die auf nicht ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren hergestellte Pflanzen oder Tiere mit einem funktionell definierten phänotypischen Merkmal gerichtet sind (also z. B. auf Pflanzen, die durch Kreuzung einer Pflanze mit einer aus hinterlegtem Saatgut mit der Hinterlegungsnummer XXX gezüchteten Pflanze und anschließende Selektion auf Nachkommen, die das phänotypische Merkmal aufweisen, gewonnen werden können) müssen – wie alle anderen Ansprüche auch – das Klarheitserfordernis des Art. 84 erfüllen. Insbesondere ist der beanspruchte Gegenstand so zu definieren, dass die Öffentlichkeit nicht im Unklaren darüber bleibt, für welchen Gegenstand tatsächlich Schutz begehrt wird. Verleiht das Verfahren, durch das die beanspruchte Pflanze oder das beanspruchte Tier definiert wird, der Pflanze bzw. dem Tier keine erkennbaren und eindeutigen technischen Merkmale, z. B. im Genom vorhandene genetische Informationen, so ist der auf die Pflanze bzw. das Tier gerichtete Anspruch nicht klar.