4.3 Discordances 

Toute discordance entre la description et les revendications doit être évitée si elle est susceptible d'engendrer engendre un doute quant à l'objet de la protection demandée au point que la revendication devient obscure, ou qu'elle n'est pas fondée sur la description conformément à l'art. 84, deuxième phrase, ou encore qu'elle appelle des objections au titre de l'art. 84, première phrase. Une telle discordance peut revêtir les formes suivantes :

i)Simple discordance de termes 

Par exemple, la description comporte une indication suggérant que l'invention est limitée à une caractéristique particulière, alors que les revendications ne contiennent pas une telle limitation ; en outre, la description ne souligne pas particulièrement cette caractéristique, et rien ne donne à penser que ladite caractéristique est indispensable à la réalisation de l'invention. En pareil cas, la discordance peut être supprimée soit en élargissant la description, soit en limitant les revendications. De même, si les revendications sont plus limitées que la description, on pourra les élargir ou limiter la description. Cf. également le paragraphe iii) ci-dessous.

ii)Discordance relative à des caractéristiques apparemment indispensables 

Compte tenu des connaissances techniques générales ou de ce qui est mentionné ou suggéré dans la description, il peut apparaître par exemple qu'une certaine caractéristique technique non mentionnée dans une revendication indépendante est indispensable à la réalisation de l'invention ou, en d'autres termes, qu'elle est nécessaire à la résolution du problème technique auquel se rapporte l'invention. Dans ce cas, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'art. 84, puisque l'art. 84, première phrase en combinaison avec la règle 43(1) et règle 43(3) doit être interprété comme signifiant non seulement qu'une revendication indépendante doit être compréhensible d'un point de vue technique, mais également qu'elle doit définir clairement l'objet de l'invention, c'est-à-dire en indiquer toutes les caractéristiques essentielles (cf. T 32/82). Si, en réponse à cette objection, le demandeur démontre de façon convaincante (par exemple à l'aide de documents additionnels ou d'autres preuves) que la caractéristique en question n'est en fait pas indispensable, il peut être autorisé à maintenir la revendication non modifiée et, si nécessaire, à modifier la description. Dans la situation inverse, où une revendication indépendante comporte des caractéristiques qui ne semblent pas indispensables à la réalisation de l'invention, il n'y a pas lieu de soulever d'objection. Il s'agit là du choix du demandeur. La division ne suggère donc pas d'élargir une revendication par l'omission de caractéristiques apparemment non essentielles.

iii)Une partie de la description et/ou des dessins ne concorde pas avec l'objet de protection demandée 

–Description ne concordant pas avec la ou les revendication(s) indépendante(s)

En vertu de l'art. 84, deuxième phrase, les revendications doivent se fonder sur la description. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de discordance entre les revendications et la description. Les parties de la description qui donnent à la personne du métier l'impression qu'elles divulguent des modes de réalisation de l'invention, mais qui ne sont pas couvertes par le texte des revendications, sont discordantes (ou en contradiction) avec les revendications. De telles discordances peuvent exister dans la demande telle que déposée initialement ou peuvent résulter d'une modification des revendications d'une ampleur telle que ces dernières ne concordent plus avec la description ou avec les dessins.

Par exemple, une discordance peut naître de la présence d'une caractéristique alternative qui a un sens plus large ou un sens autre que celui d'une caractéristique de la revendication indépendante. En outre, il y a discordance si le mode de réalisation comprend une caractéristique qui est manifestement incompatible avec une revendication indépendante.

De plus, les caractéristiques définies par les revendications indépendantes ne peuvent pas être présentées comme facultatives dans la description. Les termes tels que "de préférence", "pouvant" ou "facultativement" doivent être supprimés de la description s'ils laissent entendre qu'une caractéristique obligatoire d'une revendication indépendante est facultative.

Exemples :

– la revendication indépendante définit une caractéristique comme étant composée de "seulement la substance X", alors que la description la définit comme étant composée d'un mélange des substances "X et Y" ; 

– la revendication indépendante définit la caractéristique d'un article comprenant une matière liquide dépourvue de nicotine, alors que la description indique que la matière liquide peut contenir de la nicotine. 

Toutefois, il n'y a pas discordance lorsqu'un mode de réalisation comprend des caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas revendiquées sous forme de revendications dépendantes, mais que la combinaison de caractéristiques du mode de réalisation est couverte par l'objet d'une revendication indépendante. De même, il n'y a pas discordance lorsqu'un mode de réalisation ne mentionne pas explicitement une ou plusieurs caractéristiques d'une revendication indépendante, mais que celles-ci sont présentes par référence à un autre mode de réalisation, ou qu'elles sont implicites.

Exemple : lorsque la revendication comprend des caractéristiques A, B et C sous forme de combinaison, les passages traitant individuellement de la manière dont A, B et C sont réalisées sont normalement interprétés comme décrivant les perfectionnements de la combinaison définie dans la revendication, sauf indication contraire. Les passages qui décrivent uniquement la réalisation de la caractéristique A, par exemple en introduisant les caractéristiques A1-A3 et en mentionnant leurs avantages, mais qui peuvent être interprétés comme étant destinés à être combinés aux autres caractéristiques de la revendication, ne nécessiteraient pas de modification due à la limitation de la revendication de B à B2, à moins que l'une des caractéristiques A1-A3 soit incompatible avec B2. En revanche, tout passage renvoyant expressément à une sous-combinaison des caractéristiques revendiquées (par exemple seulement A ou A+B) comme étant l'invention est incompatible avec la revendication.

Les éléments de la description qui sont considérés comme exclus de la brevetabilité au sens de l'art. 53 doivent être retirés, être reformulés de manière à ne plus tomber sous le coup des exceptions à la brevetabilité ou être clairement signalés comme ne relevant pas de l'invention revendiquée (cf. G‑II, 4.2 en ce qui concerne l'adaptation de la description pour les méthodes de traitement du corps humain et du corps animal, G‑II, 5.3 en ce qui concerne l'adaptation de la description pour l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines et G‑II, 5.4 en ce qui concerne l'adaptation de la description pour les végétaux et les animaux).

Dans les cas limites où un doute subsiste quant à la concordance entre un mode de réalisation et les revendications, le doute profite au demandeur.

–Aspects procéduraux et exemples

Le demandeur doit éliminer toutes les discordances en modifiant la description, soit en supprimant les modes de réalisation discordants, soit en les signalant de façon appropriée, de sorte qu'il est clair qu'ils ne font pas partie de l'objet de la protection demandée. Voir le paragraphe i) ci-dessus pour le cas où il est également possible d'élargir les revendications.

Exemple : une revendication indépendante définit un véhicule à l'aide de la caractéristique large d'un "moteur", ainsi qu'à l'aide d'autres caractéristiques. La description et les dessins comprennent le mode de réalisation 1, dans lequel le véhicule est équipé d'un moteur électrique, et le mode de réalisation 2, dans lequel le véhicule est équipé d'un moteur à combustion. Au cours de la procédure, afin de satisfaire aux exigences en matière d'activité inventive, la revendication indépendante est modifiée de manière à préciser que le véhicule utilise un moteur électrique, puisque la combinaison de caractéristiques revendiquées faisant appel au moteur à combustion était antériorisée par l'état de la technique. Le mode de réalisation 2 n'est plus concordant avec la revendication indépendante, sauf s'il peut être déduit de ce mode de réalisation que le moteur à combustion est utilisé en combinaison avec le moteur électrique. Cette discordance doit être rectifiée soit en supprimant le mode de réalisation 2 de la description et des dessins, soit en signalant que le mode de réalisation 2 ne fait pas partie de l'objet revendiqué (par exemple à l'aide de la formule "le mode de réalisation 2 n'est pas inclus dans l'objet des revendications" ou d'une formulation similaire).

Une discordance entre la description et les revendications ne peut pas être éliminée par l'ajout, au début de la description, d'une déclaration générique telle que "les modes de réalisation non couverts par la portée des revendications jointes doivent être considérés uniquement comme des exemples permettant de comprendre l'invention", sans qu'il soit précisé quelles parties de la description ne sont plus couvertes par les revendications. Pour éliminer la discordance, une telle déclaration doit renvoyer à des modes de réalisation spécifiques (par exemple : "les modes de réalisation X et Y ne sont pas couverts par le texte des revendications mais sont considérés comme utiles à la compréhension de l'invention")

Les termes comme "divulgation", "exemple", "aspect", etc., pris indépendamment, n'impliquent pas forcément que ce qui suit n'est pas couvert par une revendication indépendante. Des expressions non ambiguës doivent être choisies pour signaler qu'un mode de réalisation est discordant (par exemple en ajoutant "non couvert par le texte des revendications" ou "ne relevant pas de l'invention revendiquée" ou "non compris dans la portée des revendications"). Il ne suffit pas de remplacer simplement le terme "mode de réalisation" ou "invention" par l'un des termes visés plus haut.

Tant que le texte de la description qui en résulte ne présente pas d'informations contradictoires au lecteur, il peut aussi être remédié à un mode de réalisation discordant en s'assurant qu'il n'est pas désigné comme étant "selon l'invention" tout au long de la description et en complétant la référence qui y est faite par une déclaration explicite selon laquelle il est conservé en raison de son utilité pour comprendre l'invention (par exemple "mode de réalisation utile pour comprendre l'invention", "exemple comparatif provenant de l'état de la technique").

Les éléments de la description qui sont considérés comme exclus de la brevetabilité au sens de l'art. 53 doivent être retirés, être reformulés de manière à ne plus tomber sous le coup des exceptions à la brevetabilité ou être clairement signalés comme ne relevant pas de l'invention revendiquée (cf. G‑II, 4.2 en ce qui concerne l'adaptation de la description pour les méthodes de traitement du corps humain et du corps animal, G‑II, 5.3 en ce qui concerne l'adaptation de la description pour l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines et G‑II, 5.4 en ce qui concerne l'adaptation de la description pour les végétaux et les animaux).

De plus, les caractéristiques définies par les revendications indépendantes ne peuvent pas être présentées comme facultatives dans la description. Les termes tels que "de préférence", "pouvant" ou "facultativement" doivent être supprimés de la description s'ils laissent entendre qu'une caractéristique obligatoire d'une revendication indépendante est facultative.

Lorsqu'elle invite le demandeur à modifier la description, la division fournit des exemples de modes de réalisation qui sont discordants avec les revendications indépendantes, en indiquant brièvement pourquoi. Si la discordance porte sur une caractéristique obligatoire d'une revendication indépendante décrite comme facultative, la division cite un passage de la description à titre d'exemple.

Cf. également H‑V, 2 concernant l'admissibilité des modifications de la description.

Une discordance entre la description/les dessins et les revendications peut se rencontrer fréquemment si les éléments exclus de la recherche figurent encore dans la description après que les revendications ont été limitées à la suite d'une invitation au titre de la règle 62bis(1) ou de la règle 63(1). À moins que l'objection initiale ne soit pas justifiée, une objection est élevée contre ces éléments en vertu de l'art. 84 (discordance entre les revendications et la description).

Une discordance entre la description/les dessins et les revendications se présentera également lorsque, à la suite d'une objection d'absence d'unité (règle 64 ou 164), les revendications ont été limitées à une seule des inventions initialement revendiquées. Il convient alors de supprimer les modes de réalisation et/ou les exemples correspondant aux inventions non revendiquées ou d'indiquer clairement qu'ils ne sont pas couverts par les revendications.