4. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren

Oral proceedings would serve no purpose if the parties were limited to present a mere repetition of the arguments put forward in writing. Instead, parties must be allowed to refine their arguments, even to build on them provided they stay within the framework of the arguments, and of course the evidence, submitted in a timely fashion in the written proceedings.

In T 156/15 reichte der Beschwerdeführer, nachdem der Kammervorsitzende die Ergebnisse der Beratungen über den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 18 verkündet hatte, den Hilfsantrag 19 ein. Nachdem der Vorsitzende die Beratungsergebnisse zu Hilfsantrag 19 verkündet hatte, reichte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) den Hilfsantrag 20 ein. Er richtete seine Strategie also de facto nach den Beratungsergebnissen der Kammer, was es für den Beschwerdeführer (Einsprechenden) schwer machte, darauf zu reagieren. Bei der Entscheidung über die Zulassung solch verspätet eingereichter Anträge kann es die Wahrung des Grundsatzes eines fairen Verfahrens von vornherein gebieten, die Anträge nicht zuzulassen, auch ohne Berücksichtigung spezieller Kriterien für die Ermessenausübung der Kammer, wie z. B. der prima-facie-Gewährbarkeit.

In T 656/16 erfolgte die Vorlage der Hilfsanträge 8A, 8B erst in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Gemäß einem von den Kammern häufig angewandten Ansatz werden erst nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereichte Anträge nur dann zugelassen, wenn sie u. a. eindeutig oder offensichtlich gewährbar sind, d. h. für die Kammer muss ohne großen Ermittlungsaufwand sofort ersichtlich sein, dass die vorgenommenen Änderungen den aufgeworfenen Fragen erfolgreich Rechnung tragen, ohne ihrerseits zu neuen Fragen Anlass zu geben. Diese Bedingung war im Falle der Hilfsanträge 8A und 8B nicht erfüllt. Daher entschied die Kammer in der mündlichen Verhandlung, die Hilfsanträge 8A und 8B in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 13 (3) VOBK 2007 nicht in das Verfahren zuzulassen. Nach der Nicht-Zulassung der beiden Hilfsanträge 8A und 8B reichte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) einen weiteren Hilfsantrag 8C ein. Im Hinblick auf den Hilfsantrag 8C galt, dass dem Beschwerdegegner bereits mit der Vorlage der Hilfsanträge 8A und 8B Gelegenheit gegeben worden war, die bereits vor der Vorlage dieser Anträge geäußerten Bedenken der Kammer im Hinblick auf die im Verfahren befindlichen Anträge auszuräumen. Diese Gelegenheit hatte der Beschwerdegegner bewusst nicht genutzt und es vorgezogen, den von der Kammer geäußerten Bedenken nur scheibchenweise Rechnung zu tragen. Das war aus Gründen der Verfahrensgerechtigkeit, Fairness und Verfahrensökonomie weder der Kammer noch den anderen Verfahrensbeteiligten zuzumuten. Folglich entschied die Kammer in Ausübung ihres Ermessens, auch den Hilfsantrag 8C nicht ins Verfahren zuzulassen. Das Patent wurde widerrufen.

In T 2072/16 wurde der Anspruchssatz des Hilfsantrags 15 erstmals zu einem späten Zeitpunkt in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass die Einreichung dieses Anspruchssatzes eine angemessene Reaktion auf die Anspruchsauslegung der Kammer und ihren Neuheitseinwand nach Art. 54 (3) EPÜ sei. Er verstehe erst jetzt die Auslegung insbesondere der Merkmale c, d und f des Anspruchs 1 in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer und müsse daher die Möglichkeit erhalten, darauf angemessen zu reagieren. Um festzustellen, ob die Einreichung des neuen Hilfsantrags tatsächlich eine "angemessene Reaktion" auf eine unvorhersehbare Entwicklung oder einen in der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwand war, musste die Kammer prüfen, ob eine solche Entwicklung unvorhersehbar war und ob die Reaktion tatsächlich zum frühesten Zeitpunkt erfolgte, also eine unmittelbare Reaktion auf einen Einwand darstellte (s. z. B. T 1990/07, T 1354/11), und ob damit versucht wurde, die noch offenen Einwände zumindest anzusprechen oder gar zu entkräften, d. h. ob die Reaktion kausal mit den beanstandeten Merkmalen verknüpft war. Im vorliegenden Fall enthielt die Mitteilung der Kammer klar die Auslegung von Anspruch 1 durch die Kammer und deren vorläufige Stellungnahme, wonach die Merkmale a bis f und i offenbar nicht neu gegenüber A2 waren. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ein Beteiligter neues Vorbringen (wie z. B. einen geänderten Anspruchssatz) einreichen sollte, muss dann sein, wenn – objektiv gesehen – ein unvorhersehbares Ereignis (wie z. B. ein neuer Einwand) im Verfahren erkennbar ist. Entsprechend hätte z. B. die Änderung nach Merkmal c' frühestens bei der Erwiderung des Beschwerdeführers auf die Mitteilung der Kammer nach Art. 15 (1) VOBK 2007 eingereicht werden können. Die Kammer entschied, den Hilfsantrag 15 gemäß Art. 13 (1) VOBK 2007 nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen.

In T 1914/12 stellte die Kammer fest, dass die Beschwerdekammern bei der Zulassung spät vorgebrachter Argumente, die sich auf bereits im Verfahren befindliche Tatsachen stützen, keinen Ermessensspielraum haben (in Abweichung von T 1621/09). Sie verwies auf Art. 114 EPÜ, der in seiner englischen Fassung in Absatz 1 neben Tatsachen und Beweismitteln auch Argumente ("arguments") erwähnt, in Absatz 2 jedoch nicht. Folglich erstreckt sich das in Absatz 2 eingeräumte Ermessen nicht auf spät vorgebrachte Argumente. Laut der Rechtsprechung vor 2011 sind Argumente nach Art. 114 (2) EPÜ vom Ermessen ausgenommen (s. z. B. T 92/92, T 861/93, T 131/01, T 704/06, T 926/07, T 1553/07). Zwei im September 2011 ergangene Entscheidungen stellten diesen Ansatz jedoch unter Berufung auf Art. 13 (1) in Verbindung mit Art. 12 (2) VOBK 2007 infrage: in den Entscheidungen T 1069/08 und T 1621/09 wird den Kammern ein gewisser Ermessenspielraum im Hinblick auf spät vorgebrachte Argumente zuerkannt. Die Kammer im vorliegenden Fall fand die diesen beiden Entscheidungen zugrunde liegende Argumentation nicht überzeugend. Die Auslegung in T 1069/08 und T 1621/09 lasse außer Acht, dass ein solches Ermessen nicht durch Art. 114 (2) EPÜ gerechtfertigt werden kann, was auch in der älteren Rechtsprechung bis dahin mehrfach bekräftigt wurde. Das EPÜ und vor allem Art. 114 EPÜ machen – zumindest in der englischen Fassung – einen Unterschied zwischen der Behandlung von Tatsachen und Argumenten. Art. 114 (2) EPÜ räumt im Besonderen und ausdrücklich einen Ermessensspielraum in Bezug auf verspätet vorgebrachte Tatsachen ein, nicht aber in Bezug auf spät vorgebrachte Argumente, die sich auf bereits im Verfahren befindliche Tatsachen stützen. Nach Auffassung der Kammer kann die VOBK zwar zur Präzisierung und Auslegung des EPÜ herangezogen werden, nicht aber, um den Beschwerdekammern Befugnisse einzuräumen, die im EPÜ nicht vorgesehen sind.

In T 47/18 enthielt die Beschwerdebegründung weder einen Einwand wegen mangelnder Klarheit der Ansprüche noch einen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ, sondern lediglich Vorbringen in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit. Die vorstehend genannten Einwände erhob der Einsprechende erst, nachdem die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung geladen worden waren. Die Kammer verwies auf die ständige Rechtsprechung, der zufolge neue, in der Beschwerdebegründung nicht enthaltene Einwände als Änderung des Sachvortrags des Beteiligten angesehen werden. Die Zulassung solcher Einwände liegt gemäß Art. 13 (1) und/oder 13 (3) VOBK 2007 im Ermessen der Kammer (s. auch T 996/15 zu einem neuen Einwand nach Art. 84 EPÜ, T 682/11 zu einem neuen Einwand nach Art. 123 (3) EPÜ und T 1307/13 zu einem neuen Einwand betreffend die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs). Darüber hinaus stellte die Kammer fest, dass es sich bei den fraglichen Einwänden um mehr handelte als nur um ein neues Argument (s. o. T 1914/12), denn sie gingen über das hinaus, was zur Unterstreichung der rechtzeitig eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Gründe dient. Sie basierten vielmehr auf neuen Rechtsgründen (G 4/92, ABl. EPA 1994, 149, Nr. 10 der Gründe), die zuvor im Beschwerdeverfahren nicht behandelt worden waren. Die Kammer wies darauf hin, dass der Beschwerdeführer die fraglichen Einwände zu mehreren Gelegenheiten im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hätte vorbringen können. Es gab keinen stichhaltigen Grund, diese Einwände so spät im Verfahren zu erheben, nämlich erst etwa zwei Monate vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer.

In T 603/14 machte die Kammer von ihrem Ermessen Gebrauch, den verspätet vorgebrachten Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber D1 und D3 nicht zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer hatte den Einwand zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer erhoben. Die Dokumente waren Teil des Beschwerdeverfahrens. Die Kammer sah in dem Einwand eine Änderung des Vorbringens des Beschwerdeführers, weshalb die Zulassung und Berücksichtigung gemäß Art. 13 (1) VOBK 2007 in ihrem Ermessen lag. D1 und D3 waren bis dahin nur verwendet worden, um Neuheitseinwände gegen die Ansprüche 1 und 25 zu stützen. Zumindest die Behauptung, dass sie kombiniert miteinander zu mangelnder erfinderischer Tätigkeit führten, war für die Kammer eine neue Tatsache. Der Beschwerdeführer brachte für die späte Einreichung dieser behaupteten neuen Tatsache keine überzeugende Begründung vor. Die vorläufige Stellungnahme der Kammer zur Offenbarung von D1 führte keine neuen Aspekte in die Diskussion ein. In der Anlage zur Ladung stand deutlich, dass weitere Bemerkungen, Dokumente oder Anträge spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung der Kammer und dem anderen Beteiligten vorliegen sollten und keine Überraschung für sie darstellen dürften. Mit einer Zulassung des Einwands zu diesem späten Zeitpunkt wäre daher nicht die gebotene Verfahrenseffizienz gewahrt worden, und es hätte sogar die Gefahr einer Vertagung der mündlichen Verhandlung bestanden. Selbst wenn man einräumt, dass die zur Stützung eines Neuheitseinwands angeführte Entgegenhaltung D1 auch als Ausgangspunkt für einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zugrunde gelegt werden konnte, war von dem anderen Beteiligten nicht zu erwarten, dass er die Aufnahme einer willkürlichen Kombination von D1 und anderen aktenkundigen Dokumenten wie D3 in das Verfahren antizipiert. Im Übrigen ist ein zur Beurteilung der Neuheit nützliches Dokument nicht unbedingt die richtige Wahl als nächstliegender Stand, s. auch T 181/17.

In T 52/15 reichte der Patentinhaber (Beschwerdeführer) immer dann einen neuen "Hauptantrag" ein, wenn die Einspruchsabteilung mitteilte, dass der vorherige Hauptantrag nicht den Erfordernissen des EPÜ entspreche. Weil die Einspruchsabteilung der Auffassung war, dass der letzte Hauptantrag nicht den Erfordernissen von Art. 56 EPÜ entsprach, widerrief sie das Patent. In der angefochtenen Entscheidung ging es nur um diesen zuletzt eingereichten Hauptantrag. Der Patentinhaber beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung oder auf der Grundlage eines der Hilfsanträge 1 bis 4, die sich erheblich von dem Antrag unterschieden, über den in der angefochtenen Entscheidung entschieden worden war. Der Patentinhaber argumentierte, dass die zuvor eingereichten Hauptanträge nicht zurückgenommen worden seien. Jeder neue Antrag sollte nur für Diskussionszwecke an die Stelle des vorherigen treten, diesen aber nicht ersetzen. Die Kammer stellte fest, dass die Einspruchsabteilung zu Recht davon ausgegangen war, dass jeder neu eingereichte "Hauptantrag" eindeutig den bzw. die zuvor eingereichten ersetzen sollte. Die Kammer betonte, dass die Zurücknahme eines Antrags ein ernstzunehmender Verfahrensschritt ist, der von den Beteiligten normalerweise ausdrücklich erklärt wird und der im Protokoll erwähnt werden muss (s. T 361/08). Allerdings erübrigt sich eine ausdrückliche Zurücknahme, wenn das Verhalten eines Beteiligten oder die von ihm im Verfahren eingeleiteten Schritte unmissverständlich sind (s. T 388/12). Die Kammer unterstrich außerdem, dass Beteiligte, die mehr als einen Antrag einreichen, nach ständiger Praxis des EPA Hauptantrag und Hilfsanträge klar bezeichnen müssen und bei mehreren Hilfsanträgen deren Rangfolge anzugeben haben (s. z. B. R 14/10). Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die schriftliche Entscheidung der Einspruchsabteilung auf den Antrag gestützt war, der als einziger anhängig war, als die Widerrufsentscheidung mündlich verkündet wurde. Der Hauptantrag sowie die Hilfsanträge 1 und 2 wurden zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht und entsprachen dem ursprünglichen Antrag des Patentinhabers und zwei in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsanträgen. Diese Anträge unterschieden sich erheblich von dem Antrag, über den in der angefochtenen Entscheidung entschieden worden war. Die Kammer stellte fest, dass die Wiedereinführung zuvor zurückgenommener Anträge im Beschwerdeverfahren dem Hauptzweck des mehrseitigen Beschwerdeverfahrens zuwiderläuft, nämlich der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten. Es gibt zwar Entscheidungen, in denen die Kammern den Patentinhabern erlaubten, breitere, im Einspruchsverfahren zurückgenommene oder nicht aufrecht erhaltene Anträge wieder ins Verfahren einzuführen, doch sind auch zahlreiche Entscheidungen ergangen, in denen die Kammern ihr Ermessen streng ausgeübt und solche Anträge nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen haben (s. T 390/07, T 361/08, T 671/08, T 922/08, T 1525/10, T 140/12, T 1697/12, T 143/14). Anscheinend ist dies der derzeit vorherrschende Ansatz der Kammern. Die Anträge wurden nicht in das Beschwerdeverfahren zugelassen (Art. 12 (4) VOBK 2007).

In T 1695/14 entsprach der betreffende vom Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Hilfsantrag einem der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge. Diesen ursprünglichen Hilfsantrag hatte der Patentinhaber im Verlauf des schriftlichen Verfahrens jedoch nicht weiterverfolgt und mit einem Schriftsatz neue Hilfsanträge eingereicht. Aus diesem Schriftsatz ging hervor, dass der Patentinhaber seine bisherigen Anträge durch die neu eingereichten Anträge ersetzen wollte. Die Kammer legte diese Erklärung des Patentinhabers als konkludente Rücknahme des Hilfsantrags aus. Eine Rücknahme eines Antrags kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Eine konkludente Antragsrücknahme liegt dann vor, wenn sich aus den Umständen zweifelsfrei ergibt, dass bestimmte Anträge nicht weiterverfolgt werden sollen (vgl. T 388/12, T 52/15). Frühere Anträge, die nicht als Haupt- oder Hilfsantrag weiterverfolgt, sondern (konkludent) zurückgenommen wurden, verbleiben nicht im Verfahren, denn das Verfahrensrecht kennt geltende oder zurückgenommene Anträge, nicht aber ruhende Anträge. Die Kammer befasste sich dann mit den maßgeblichen Zulassungskriterien für einen wiederaufgegriffenen Antrag. Da ein zurückgenommener Antrag nicht mehr Gegenstand des Verfahrens ist (vgl. T 1732/10, T 143/14), ist seine Zulassung, wenn er in einem späteren Verfahrensstadium erneut gestellt wird, den gleichen verfahrensrechtlichen Normen unterworfen, wie ein gänzlich neuer Antrag (s. T 1732/10, T 122/10). Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern. Dementsprechend ist auch ein Antrag, der im Verlauf des Beschwerdeverfahrens zunächst gestellt, später aber explizit oder konkludent zurückgenommen wurde, als neuer Antrag einzuordnen, wenn er später erneut gestellt wird. Seine Zulassung richtet sich dann insbesondere nach den Regelungen in Art. 13 VOBK 2007 und den dazu von der Rechtsprechung entwickelten Ermessenskriterien.

In T 1280/14 stellte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) erst in der mündlichen Verhandlung klar, dass er nun mehr nur noch seine 3. und 6. Verteidigungslinie zu verteidigen beabsichtige. Mit der Beschwerdeerwiderung hatte er 15 Hilfsanträge nochmals eingereicht, die von der Einspruchsabteilung nicht geprüft worden waren, weil sie dem Hauptantrag des Patentinhabers stattgegeben hatte. Erst in der mündlichen Verhandlung hat er eine Vielzahl von divergierenden Verteidigungslinien, die von einer Hauptverteidigungslinie abwichen und bereits in der vorläufigen Stellungnahme der Kammer gerügt worden waren, auf einige wenige der divergierenden Verteidigungslinien beschränkt. Nach Ansicht der Kammer hätte der Beschwerdegegner die Änderung seiner Anträge rechtzeitig, d. h. spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung, bekannt geben müssen. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, dass der Beschwerdegegner die gebotene Verfahrensökonomie nicht beachtet hatte. Beide Hilfsanträge wurden nicht zum Verfahren zugelassen. Das Patent wurde widerrufen.

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