3. Zuständigkeit des EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt

In J 26/87 (ABl. 1989, 329) stellte die Juristische Beschwerdekammer fest: Hat der Anmelder bei richtiger Auslegung des Erteilungsantrags zu einer internationalen Anmeldung einen Vertragsstaat des EPÜ benannt, für den der PCT am Anmeldedatum der internationalen Anmeldung in Kraft getreten ist, so ist das EPA aufgrund von Art. 153 EPÜ 1973 auch dann verpflichtet, für diesen Vertragsstaat als Bestimmungsamt tätig zu werden, wenn die internationale Anmeldung ohne die Bestimmung dieses Staates vom Internationalen Büro veröffentlicht worden ist.

J 19/93 betraf ebenfalls die Bestimmung von EPÜ-Vertragsstaaten in einer internationalen Anmeldung mit dem Ziel, ein europäisches Patent zu erlangen. Die Juristische Beschwerdekammer betonte, dass das EPA als ausgewähltes oder Bestimmungsamt Amt in vollem Umfang zur Auslegung von Anmeldungen befugt ist, für die es in dieser Eigenschaft tätig werden soll. Die Auslegung durch das Anmeldeamt oder das Internationale Büro ist für das EPA nicht bindend (s. auch J 4/94, J 26/87).

In J 7/93 hatte das Internationale Büro das EPA nicht innerhalb der in R. 104b (1) EPÜ 1973 (vor dem 1. März 2000 gültige Fassung) vorgesehenen Frist von 21 Monaten davon unterrichtet, dass es (im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung) ausgewählt worden war. Das EPA verschickte eine Mitteilung nach der damals geltenden R. 85a EPÜ 1973 zur Nachfrist für die verspätete Zahlung von Gebühren beim Eintritt in die europäische Phase und anschließend die Mitteilung eines Rechtsverlusts nach R. 69 (1) EPÜ 1973. Die Juristische Beschwerdekammer erklärte, dass beide auf die 21-Monatsfrist nach R. 104b (1) EPÜ 1973 verwiesen, obwohl in dem vorliegenden Fall die 31-Monatsfrist anzuwenden wäre. Die beiden Mitteilungen existierten rechtlich gesehen nicht, weil sie sich auf keine Bestimmung des EPÜ oder des PCT stützen könnten. Demzufolge könnten diese – rechtlich nicht existenten – Mitteilungen auch keine nachteilige rechtliche Wirkung für eine Partei haben.

In J 3/94 hatte der Anmelder im PCT-Antrag unter der Rubrik "Regionales Patent" das EPA und unter der Rubrik "Nationales Patent" fünf PCT-Vertragsstaaten, darunter auch Deutschland und das Vereinigte Königreich, bestimmt. Im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung, den er beim EPA als IPEA einreichte, waren jedoch nur die fünf PCT-Vertragsstaaten ausgewählt; unter der Rubrik "Regionales Patent" war nicht angekreuzt, dass das EPA ebenfalls ausgewählt worden war. Der Anmelder brachte unter anderem vor, die Auswahl von GB und DE bewirke, dass das EPA von Rechts wegen ausgewähltes Amt sei. Jedoch stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, dass das EPA in diesem Fall nicht zum ausgewählten Amt werde. Eines der in Art. 31 (4) a) PCT verankerten Prinzipien sei, dass der Anmelder die Wahl habe, für welches Amt er die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung nutzen wolle. Überdies richte es sich nicht nur nach dem EPÜ, ob die Entscheidung für den nationalen Weg auch die Auswahl des EPA bedeute. Über die Gültigkeit einer Auswahlerklärung müsse in der internationalen Phase entschieden werden, damit die Auswahlerklärung wirksam werde. Die IPEA müsse den Antrag prüfen, und die internationalen Behörden müssten ihren Verpflichtungen nachkommen, die sich aus einer wirksamen Auswahl ergäben. Gültigkeit und Umfang der Auswahl müssten nicht nur für den Anmelder und das ausgewählte Amt klar ersichtlich sein, sondern auch für die Behörden in der internationalen Phase. Die Gültigkeit müsse von den betreffenden Behörden anhand einheitlicher Kriterien geprüft werden.

In J 4/94 hatte die Juristische Beschwerdekammer zu prüfen, ob das EPA befugt sei, den Antrag des Anmelders auf internationale vorläufige Prüfung anders auszulegen als das britische Patentamt in seiner Eigenschaft als IPEA. Die Juristische Beschwerdekammer räumte zwar ein, dass der Antrag an die IPEA gerichtet sei, die ja auch für dessen Bearbeitung zuständig sei. In J 26/87 (ABl. 1989, 329) wurde jedoch entschieden, dass die Auslegung des Erteilungsantrags durch das Anmeldeamt und das Internationale Büro für das EPA in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt nicht verbindlich sei. Mit der wirksamen Bestimmung falle die Angelegenheit in die Zuständigkeit des EPA als Bestimmungsamt (Art. 2 xiii) PCT, Art. 153 (1) EPÜ 1973). Im vorliegenden Fall war die Juristische Beschwerdekammer der Auffassung, der Antrag sei mangelhaft und der Anmelder hätte nach R. 60 PCT zur Behebung der Mängel aufgefordert werden müssen. Eine von der im Antrag bekundeten Absicht eindeutig abweichende Auslegung der IPEA sei für das EPA nicht verbindlich. Dieses könne sich deshalb als wirksam ausgewähltes Amt betrachten. Infolgedessen komme die in der (bis 1. März 2000 geltenden) R. 104b (1) EPÜ 1973 vorgesehene Frist von 31 Monaten zur Anwendung.

Eine Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 5. Juni 1984 (ABl. 1984, 565) betraf die Befugnis seitens des Bestimmungsamts gemäß Art. 24 (2) PCT, die Wirkung einer internationalen Anmeldung nach Art. 153 (2) EPÜ 1973 (s. jetzt R. 159 (2) EPÜ) in Verbindung mit Art. 25 PCT und Art. 24 (2) PCT aufrechtzuerhalten. Der Anmelder hatte die vom japanischen Patentamt in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt gesetzte Frist zur Einreichung der Vertretervollmacht versäumt. Das EPA als Bestimmungsamt entschuldigte die Versäumung der Frist, die das Anmeldeamt gemäß Art. 14 (1) b) PCT i. V. m. R. 26.2 PCT zur Behebung des Formmangels gesetzt hatte (Art. 24 (2) PCT und Art. 48 (2) a) PCT). Nach Ansicht der Prüfungsabteilung ist die Frist nach R. 26.2 PCT mit den vom EPA festgesetzten Fristen, für die Art. 121 EPÜ 1973 gilt, zu vergleichen; sie gewährte Wiedereinsetzung gemäß Art. 122 EPÜ 1973 in die Frist nach Art. 121 (2) EPÜ 1973.

J 17/99 betraf auch die Anwendung von Art. 24 (2) PCT. Die frühere vorsorgliche Bestimmung "EP" war in der internationalen Anmeldung nicht fristgerecht bestätigt worden und galt daher als zurückgenommen (frühere R. 4.9 b) ii) und c) PCT sowie Art. 24 (1) i) PCT). Folglich erloschen auch die nach Art. 11 (3) PCT vorgesehenen Wirkungen der internationalen Anmeldung, nämlich die der Einreichung einer europäischen Anmeldung. Die Juristische Beschwerdekammer verwies darauf, dass das EPA, wenn es als Bestimmungsamt von seinem Ermessen nach Art. 24 (2) PCT, die in nach Art. 11 (3) PCT vorgesehenen Wirkungen aufrechtzuerhalten, Gebrauch mache oder sich entscheide, keinen Gebrauch davon zu machen, dies nach denselben Regeln und Grundsätzen tun müsse, wie sie in identischen oder vergleichbaren Situationen für europäische Direktanmeldungen gälten (hier: Berichtigung von Bestimmungen). Dieser Ansatz der Gleichbehandlung sei nicht nur ein im PCT selbst verankertes Grundprinzip (see z. B. Art. 26 und 48 (2) a) PCT), sondern ergebe sich auch direkt aus Art. 150 (3) EPÜ 1973 (jetzt Art. 153 (2) EPÜ; s. auch J 3/81, ABl. 1982, 100; J 8/01, ABl. 2003, 3).

In J 19/16 kam die Juristische Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass dem in der internationalen Phase eingetretenen Rechtsverlust, d. h. der Fiktion der Zurücknahme der Anmeldung, in der nationalen Phase nicht mehr abgeholfen werden kann. Parallele Zuständigkeiten seien von Anmelde- und Bestimmungsamt für ein und dieselbe Anmeldung nicht ausgeschlossen. Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, dass eine etwaige Frist für die Stellung eines Antrags auf Entschuldigung nach Art. 24 (2) PCT einzig und allein dem nationalen Recht unterliegt. Die in Art. 25 PCT vorgesehene Zweimonatsfrist war daher nach Art. 24 (2) PCT nicht anwendbar.

Die Beschwerde in der Sache J 3/00 betraf die Frage, ob die Eingangsstelle einen vermeintlichen Fehler des EPA in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt (RO/EPO) gemäß R. 82ter PCT für die Zwecke der regionalen Phase vor dem EPA hätte korrigieren müssen. Die internationale Anmeldung war zwei Tage vor Ablauf der Prioritätsfrist versehentlich mit der Beschreibung und den Ansprüchen in schwedischer Sprache eingereicht worden. Als internationales Anmeldedatum wurde der Tag des Eingangs der berichtigten, d. h. der englischsprachigen, Anmeldungsunterlagen zuerkannt (Art. 11 (2) b) PCT), wodurch der Prioritätsanspruch erlosch. Der Anmelder machte geltend, dass das RO/EPO ihn auf den Mangel hätte hinweisen müssen. Die Juristische Beschwerdekammer prüfte, ob das Anmeldedatum der internationalen Anmeldung aufgrund eines vom RO/EPO selbst begangenen Fehlers unrichtig war, sodass das EPA, wäre diesen Fehler vom EPA (als Bestimmungsamt) gemacht worden, diesen Fehler gemäß dem EPÜ hätte berichtigen müssen (R. 82ter PCT). Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Vertrauensschutz, wie in G 2/97 (ABl. 1999, 123) bestätigt, ist das EPA verpflichtet, den Anmelder auf einen drohenden Rechtsverlust hinzuweisen, wenn ein solcher Hinweis nach Treu und Glauben erwartet werden darf. Die Juristische Beschwerdekammer sah alle relevanten Voraussetzungen als erfüllt an: der Mangel war bei der Prüfung der Anmeldung nach Art. 11 (1) PCT sofort erkennbar gewesen, und der Anmelder hätte ihn umgehend berichtigen können. Für einen weiteren Fall betreffend R. 82ter PCT, s. J 10/04.

In T 506/08 hatte das EPA als ISA eine Erklärung gemäß Art. 17 (2) a) PCT versandt, dass kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird. Die Prüfungsabteilung führte keine weitere Recherche zu der geänderten Anmeldung durch und wies diese später wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurück. Im Beschwerdeverfahren beantragte der Anmelder die (teilweise) Erstattung der internationalen Recherchengebühr. Die Kammer erklärte sich für diesen Antrag aber für nicht zuständig: Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Rechtsweggarantie (vgl. G 3/08 date: 2010-05-12, ABl. 2011, 10) bedeute nicht, dass die Kammern für jeden einzelnen Antrag gegen das EPA zuständig seien (s. z. B. J 14/87, ABl. 1988, 295, mit Verweis auf Art. 9 EPÜ 1973). Eine Erstattung ist für einen solchen Fall weder im PCT noch in der vom 31. Oktober 2001 datierenden Vereinbarung zwischen der Europäischen Patentorganisation und der WIPO geregelt.

In J 13/16 stellte die Juristische Kammer fest, dass die Wiederherstellung eines Prioritätsrechts durch das Anmeldeamt nach dem Kriterium der "Unabsichtlichkeit" (R. 26bis.3 a) ii) PCT) im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt nicht wirksam ist, da das EPA das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" (R. 49ter.1 b) PCT) anwendet. Der Anmelder muss in solchen Fällen innerhalb der Frist gemäß R. 49ter.2 b) i) PCT beim EPA als Bestimmungsamt einen (neuen) Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach R. 49ter.2 PCT stellen. Der beim Anmeldeamt eingereichte Antrag gemäß R. 26bis.3 b) PCT kann im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt für die Zwecke der R. 49ter.2 PCT nicht berücksichtigt werden. S. auch J 10/17.