d) Zurückhalten von Anträgen durch den Patentinhaber im Einspruchsverfahren 

Nach ständiger Rechtsprechung sieht Art. 12 (4) VOBK 2007 eindeutig vor, dass die Kammer im Inter partes Verfahren nach ihrem Ermessen entscheiden kann, Anträge nicht zuzulassen, die der Patentinhaber bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätte stellen können. Bei der Entscheidung, ob der betreffende Antrag im erstinstanzlichen Verfahren hätte vorgebracht werden können, ist zu prüfen, ob vom Antragsteller angesichts der besonderen Umstände des Einzelfalls hätte erwartet werden können, dass er den Antrag im erstinstanzichen Verfahren stellt (T 1538/10).

In T 240/04 ließ die Kammer den dritten Hilfsantrag nicht in das Verfahren zu. Der Beschwerdeführer habe den Hilfsantrag vor der Einspruchsabteilung stellen können. Dies sei sogar geboten gewesen, denn der geänderte unabhängige Anspruch betreffe eine mit dem ursprünglichen technischen Problem nur entfernt verwandte Aufgabe und bringe einen vorher nicht erörterten Sachverhalt ein. Der Beschwerdeführer habe also damit rechnen müssen, dass die Kammer nicht in der Lage sein würde, diese Sache zu entscheiden. In einer solchen Situation den neuen Antrag zuzulassen, würde einem Patentinhaber praktisch die Möglichkeit geben, nach Belieben eine Zurückverweisung an die Erstinstanz zu erzwingen. Dies würde den Einsprechenden benachteiligen und wäre auch nicht verfahrensökonomisch.

In T 339/06 enthielt das erteilte Patent mehrere unabhängige Ansprüche in derselben Kategorie. Die Kammer stellte fest, dass sie durch den neuen Antrag unter Umständen gezwungen wäre, erstmalig im Beschwerdeverfahren ausschließlich über einen Anspruchsgegenstand zu befinden, welcher sich auf eine grundsätzlich unterschiedliche Ausführungsform der Erfindung beziehen könnte, gegenüber denjenigen Ausführungsformen, die Gegenstand der Entscheidung der Einspruchsabteilung waren. Insbesondere sei also die Zulässigkeit eines erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegten Antrags, der sich ausschließlich auf einen unabhängigen Anspruch beziehe, der zwar vom Umfang des Einspruchs mit umfasst gewesen sei, aber in der erstinstanzlichen Entscheidung außer Betracht geblieben sei, im Hinblick darauf zu beurteilen, ob dieser Antrag auch früher hätte vorgebracht werden können (s. auch den ähnlich gelagerten Fall T 38/13).

In T 1705/07 reichte der Beschwerdeführer erstmals im Beschwerdeverfahren Anträge ein, welche die Verfahrensansprüche, auf denen die angegriffene Entscheidung basierte, nicht mehr enthielten, sondern nur noch Ansprüche einer anderen Anspruchskategorie aufwiesen, nämlich Sach- und Verwendungsansprüche. Die Kammer stellte fest, dass die erstmals im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsanträge einen grundsätzlich unterschiedlichen Anspruchsgegenstand betrafen. Deshalb würde deren Zulassung in das Beschwerdeverfahren einen grundsätzlich anderen sachlichen und patentrechtlichen Streitstoff ergeben, sodass es im Regelfall zu einer Zurückverweisung an die Erstinstanz führen würde. Dadurch würde sowohl die Dauer des Verfahrens verlängert, als auch den Parteien und der Öffentlichkeit die Rechtssicherheit über die Gültigkeit des Streitpatents vorenthalten, was nicht mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie vereinbar wäre. Falls über diese Ansprüche im Beschwerdeverfahren diskutiert und entschieden würde, gäbe es dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, dieses selbst herbeigeführte Versäumnis zu seinem alleinigen Vorteil nachzuholen. Entsprechend dem Rechtsgrundsatz "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" darf jedoch einer Partei, hier dem Beschwerdeführer, aus eigenem Versäumnis kein Vorteil erwachsen, da dies gegenüber den gegnerischen Parteien unbillig wäre.

In T 1125/10 reagierte der Beschwerdeführer auf die kurz vor der mündlichen Verhandlung eingereichten offensichtlich relevanten Dokumente vor der Einspruchsabteilung, an der er nicht teilnahm, nicht. Die Beschwerdekammer war nur deshalb gezwungen, entweder in erster und gleichzeitig letzter Instanz zu entscheiden oder den Fall an die erste Instanz zurückzuverweisen, weil der Beschwerdeführer, der der mündlichen Verhandlung erneut fernblieb, durch seine mangelnde Reaktion auf die neuen, offensichtlich relevanten Dokumente eine begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung über den Gegenstand der aufgrund dieser Dokumente geänderten Ansprüche verhindert hat. Daher entschied die Kammer, die neuen Anträge des Beschwerdeführers nicht in das Verfahren zuzulassen (s. T 1067/08).

In T 379/09 reichte der Patentinhaber den neuen Antrag, mit dem ein von der Einspruchsabteilung erhobener Einwand ausgeräumt werden sollte, erst einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ein, obwohl in der Ladung der Einspruchsabteilung zur mündlichen Verhandlung dargelegt worden war, welcher Art der Einwand war. Überdies hätte die Zulassung des Antrags zu einer erheblichen Verzögerung des Verfahrens geführt.

In T 936/09 stellte die Kammer fest, dass der Patentinhaber nach dem EPÜ rechtlich nicht verpflichtet ist, sich aktiv am Einspruchsverfahren zu beteiligen. Ihm steht es allerdings auch nicht frei, sein Vorbringen im Laufe des Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahrens jederzeit etwa entsprechend seiner Prozessstrategie oder seiner finanziellen Situation nach Belieben darzulegen oder zu ergänzen. Beschließt der Patentinhaber, sich inhaltlich überhaupt nicht zum Einspruch zu äußern – beispielsweise durch Argumente oder durch Einreichung geänderter Ansprüche – oder beschließt er, sein Vorbringen im Stadium des erstinstanzlichen Verfahrens nicht zu ergänzen, sondern nimmt erst in der Beschwerdeschrift oder der Beschwerdebegründung dazu Stellung bzw. ergänzt sein Vorbringen dort, dann muss er damit rechnen, dass die Kammer etwa in Ausübung ihres Ermessens nach Art. 12 (4) VOBK 2007 ihn für sein Verhalten zur Verantwortung zieht. Dies gilt insbesondere dann, wenn wie im vorliegenden Fall alle Gründe für den Widerruf des mit dem Einspruch angegriffenen Patents dem Patentinhaber bekannt waren, bevor er die angefochtene Entscheidung erhalten hat.

In T 1335/14 sah die Kammer insofern Parallelen zu T 936/09, als der Patentinhaber hier zwar nicht ausdrücklich erklärt hatte, dass er nicht zur Einspruchsschrift Stellung nehmen werde, seine lange Inaktivität, die er trotz mehrerer Mitteilungen des EPA nicht aufgab, aber objektiv nicht anders verstanden werden konnte.

Auch in T 1400/11 reagierte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) nicht auf den gegen sein Patent eingelegten Einspruch, obwohl ihm alle Gründe für den Widerruf des mit dem Einspruch angegriffenen Patents bekannt waren. Dadurch umging er im Grunde das Einspruchsverfahren und verteidigte sein Patent ausschließlich im Beschwerdeverfahren. Auf diese Weise versuchte der Beschwerdeführer, seinen Fall vollständig in die zweite Instanz zu verlagern und die Kammer zu zwingen, entweder erstmalig über seine Sache zu entscheiden oder sie an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen. Eine solche Verlagerung der Sache würde auch den Beschwerdegegner ungerechtfertigt benachteiligen, weil ihm – falls die Kammer den Hauptantrag des Beschwerdeführers zuließe und über ihn entschiede – de facto die Möglichkeit genommen würde, die Sache von zwei Instanzen prüfen zu lassen. Da kein zulässiger Antrag des Beschwerdeführers vorlag, der dem Beschwerdeverfahren hätte zugrunde gelegt werden können, wurde die Beschwerde zurückgewiesen.

In T 23/10 wies die Kammer darauf hin, dass Anträge, die ein Patentinhaber im Einspruchsverfahren zurückhält, von der Zulassung im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen sind, da es dem Patentinhaber sonst erlaubt wäre, die gegnerischen Parteien zu benachteiligen, indem er ein Beschwerdeverfahren betreibt, das im Widerspruch zu seinen Handlungen vor der Einspruchsabteilung steht (bestätigt in R 13/11).

Im Anschluss an T 23/10 stellte die Kammer in T 1165/10 fest, dass die Patentinhaber in Kenntnis der von den Einsprechenden erhobenen Einwände und der Auffassung der Einspruchsabteilung im erstinstanzlichen Verfahren weitere Anträge hätten einreichen können und bewusst darauf verzichtet hatten; somit konnte die Einführung neuer Anträge im Beschwerdeverfahren nur als Versuch gewertet werden, das Einspruchsverfahren neu aufzurollen, was einen klaren Verfahrensmissbrauch darstellte.

In T 872/09 wurde keiner der Hilfsanträge des Patentinhabers in das Verfahren zugelassen, weil dieser im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren bewusst darauf verzichtet hatte, die Hilfsanträge zu verteidigen, obwohl ihm bekannt war, dass sein Hauptantrag von der Einspruchsabteilung für nicht gewährbar befunden worden war.

In T 301/11 befand die Kammer wie folgt: Der Umstand, dass im Einspruchsverfahren kein Hilfsantrag eingereicht wurde, nachdem der Beschwerdeführer eigens Zeit dafür beantragt und auch zugesprochen bekommen hatte, kann nur als bewusste Entscheidung gewertet werden, die Einspruchsabteilung nicht über weitere Anträge zu anderen Fragen entscheiden zu lassen (s. auch T 144/09). Damit hat der Beschwerdeführer bewusst verhindert, dass die Einspruchsabteilung über die übrigen Einspruchsgründe entscheidet.

In T 2154/13 entschied die Kammer, dass das Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung allein es nicht rechtfertigt, im Beschwerdeverfahren neue Anträge als (mutmaßliche) Reaktion auf den Verlauf der mündlichen Verhandlung zu stellen, an der die antragstellende Partei aus freien Stücken nicht teilgenommen hat.