5.1.1 Grundsätze

Inwiefern Änderungen im Einspruchsverfahren zulässig sein können, wurde in T 1149/97 (ABl. 2000, 259) erörtert. Sobald ein Erteilungsbeschluss ergangen ist, ist das europäische Prüfungsverfahren abgeschlossen, und seine Ergebnisse sind für den Anmelder und das EPA insoweit bindend, als keine weiteren Änderungen zulässig sind. Wird jedoch Einspruch eingelegt, so können am Streitpatent weitere Änderungen vorgenommen werden. Solche Änderungen liegen nicht im allgemeinen Ermessen des Patentinhabers, weil das Einspruchsverfahren keine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens ist (G 1/84, ABl. 1985, 299). Der Patentinhaber kann jedoch nach R. 80 EPÜ (R. 57a EPÜ 1973) – unbeschadet der R. 138 EPÜ (vgl. R. 87 EPÜ 1973) – auf die Einwände des Einsprechenden mit Änderungen der Beschreibung, der Patentansprüche und der Zeichnungen reagieren, sofern die Änderungen durch die in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgründe veranlasst sind, auch wenn der Einsprechende den betreffenden Grund nicht geltend gemacht hat. Zusätzlich sind nach R. 138 EPÜ durch ältere nationale Rechte veranlasste Änderungen zulässig (s. auch in diesem Kapitel IV.C.5.1.2).

Nach Ansicht der Kammer schlagen sich in diesen Bestimmungen des EPÜ allenfalls die formalen Aspekte einer verfahrenstechnischen Zäsur nieder, die in der Einspruchsphase mit der Erteilung eines Patents einhergeht. Bevor man über eine mögliche materiellrechtliche Zäsur im Einspruchsverfahren für Änderungen nach der Erteilung nachdenkt, muss man sich daher vergewissern, dass die durch die R. 57a und 87 EPÜ 1973 (R. 80 und 138 EPÜ) auferlegten Beschränkungen beachtet worden sind. Eine solche materiellrechtliche Zäsur könnte nach Auffassung der Kammer nur auf Art. 123 (3) EPÜ gestützt werden (s. auch unter Kapitel II.E.2.3.2).

In T 750/11 wies die Kammer darauf hin, dass eine Änderung nach R. 80 EPÜ dann formal zulässig ist, wenn sie als ernsthafter Versuch zu werten ist, einem Einspruchsgrund zu begegnen. Damit steht eine Änderung, die den Gegenstand eines unabhängigen Anspruches weiter einschränkt, formal im Einklang mit R. 80 EPÜ. Ob eine solche Änderung tatsächlich einen Einspruchsgrund behebt, ist eine Frage die erst bei der materiellrechtlichen Prüfung zu klären ist.

T 323/05 zufolge, in der es um einen Antrag auf Anpassung der Beschreibung ging, zieht R. 57a EPÜ 1973 (R. 80 EPÜ) eine Grenze für Änderungen, die am streitigen Patent vorgenommen werden können. Art. 84 EPÜ 1973und R. 57a EPÜ 1973 sind die beiden Bestimmungen, die der Patentinhaber beachten muss, wenn er von der Einspruchsabteilung aufgefordert wird, die Beschreibung anzupassen. Mit anderen Worten, die Änderungen müssen angemessen und erforderlich sein und nichts weiter.

In T 993/07 rief die Kammer in Erinnerung, dass R. 80 EPÜ lex specialis für Änderungen im Einspruchsverfahren ist und das Gegenstück zu R. 137 EPÜ für Änderungen im Prüfungsverfahren bildet. Die Kammer legte die Regel so aus, dass das Recht des Patentinhabers, das Patent, d. h. die erteilte Fassung der Ansprüche, zu ändern, im Einspruchsverfahren auf Änderungen beschränkt ist, mit denen ein Einwand ausgeräumt wird, der sich auf einen in Art. 100 EPÜ genannten Einspruchsgrund stützt, um so nach Möglichkeit einen Widerruf des Patents zu vermeiden. Entsprechend dieser Auslegung befand die Kammer, dass das Einspruchsverfahren nicht als Gelegenheit für den Patentinhaber verstanden werden darf, aus seiner Sicht bestehende Mängel des Patents zu beseitigen, so z. B. eine für die Definition aller kommerziell verwertbaren Ausführungsarten nicht ausreichende Zahl von unabhängigen und/oder abhängigen Ansprüchen. Eine Verbesserung der Rückfallpositionen des Patentinhabers für etwaige künftige Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten durch die Aufnahme eines oder mehrerer unabhängiger und/oder abhängiger Ansprüche ist eindeutig nicht die "ratio legis" der R. 80 EPÜ oder des Einspruchsverfahrens. Die Kammer merkte außerdem an, dass das in R. 80 EPÜ vorgesehene Erfordernis im Beschränkungsverfahren nach Art. 105a EPÜ nicht gilt.

In T 359/13 erklärte die Kammer, dass sich aus R. 80 EPÜ keinerlei Beschränkungen bezüglich der Art von Änderungen ableiten lassen, die der Patentinhaber zur Ausräumung erhobener Einwände vornimmt bzw. anstrebt (im vorliegenden Fall die Umwandlung eines Erzeugnisanspruchs in einen Verwendungsanspruch). Dem Patentanmelder oder -inhaber steht es im Gegenteil frei, jegliche ihm geeignet erscheinende Änderung der Patenschrift vorzuschlagen. Selbst in einem Fall wie dem in G 1/99 behandelten, wo die Möglichkeiten für eine Änderung der Ansprüche durch das Verschlechterungsverbot beschränkt waren, hat der Einsprechende als Beschwerdeführer nicht das Recht, die Art der Änderungen vorzuschreiben, die der Patentinhaber als Beschwerdegegner vornehmen kann (s. T 23/04).

In T 2290/12 verwendete die Beschwerdeführerin Teile eines von der Einspruchs-abteilung für nicht erfinderisch befundenen Anspruchs in mehreren neuen unabhängigen Ansprüchen, in welche auch Merkmale der Beschreibung aufgenommen wurden. Nach Ansicht der Kammer ist eine solche Vorgehensweise legitim, solange kein Verfahrensmissbrauch vorliegt und die Zahl der unabhängigen Ansprüche nicht unangemessen hoch ist. Da die erfinderische Tätigkeit einen Einspruchsgrund darstellt, lag jedenfalls kein Verstoß gegen die R. 80 EPÜ vor.

In T 491/09 wurde die Entscheidung der Einspruchsabteilung, einen während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrag (Hauptantrag im Beschwerdeverfahren) zum Verfahren zuzulassen, vor der Kammer angefochten. Die Kammer kam in ihrer Entscheidung zu dem Schluss, dass die Einspruchsabteilung durch Berücksichtigung der folgenden Kriterien ihr Ermessen nach R. 116 (1) und (2) EPÜ korrekt ausgeübt hatte:

a) prima-facie-Begründetheit: Entgegen dem Vorbringen des Einsprechenden (Beschwerdeführers), die Einspruchsabteilung hätte die prima-facie-Klarheit der Ansprüche prüfen sollen, war aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung klar ersichtlich, dass keine derartigen Einwände erhoben wurden. Auch konnte sich die Kammer nicht der Ansicht des Beschwerdeführers anschließen, die Einspruchsabteilung hätte gemäß den Grundsätzen von T 1459/05 und T 656/07 (s. jetzt hierzu G 3/14, ABl. 2015, A102, in diesem Kapitel IV.C.5.2.2) von Amts wegen den gesamten Anspruch auf seine Klarheit hin prüfen sollen. Ganz davon abgesehen, dass T 656/07 erst nach der mündlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren ergangen ist, und dass im Allgemeinen kaum von der Einspruchsabteilung verlangt werden kann, dass sie von jeder einzelnen Entscheidung sofort Kenntnis erlangt, hatte die Kammer nichts daran auszusetzen, dass die Einspruchsabteilung einer Entscheidung nicht folgt, in der ausdrücklich dargelegt ist, dass es sich um einen besonderen Einzelfall handelt, der eine Abweichung von einer ansonsten einheitlichen Rechtsprechung rechtfertigt.

b) Verfahrensökonomie/Verfahrensmissbrauch: Die Kammer erkannte zwar an, dass der Beschwerdegegner/Patentinhaber erst nach einigem Drängen schließlich seinen verspäteten Antrag gestellt hat, in dem der in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung erörterte Punkt behandelt wurde, konnte darin aber keinen Verfahrensmissbrauch und keinen ungerechtfertigten Vorteil für den Beschwerdegegner erkennen.

c) die begründete Erwartung, dass der Einsprechende sich mit den vorgeschlagenen Änderungen in der verfügbaren Zeit vertraut macht: Aus der Niederschrift geht hervor, dass die mündliche Verhandlung ordnungsgemäß und mit Blick auf eine Lösung der offenen Fragen geführt wurde und dem Einsprechenden hinlänglich Gelegenheit gegeben wurde, sich mit dem geänderten Gegenstand vertraut zu machen.

Eine weitere Entscheidung, in der diese Kriterien bejaht werden, ist z. B. T 500/15, die auch auf das Kriterium der Komplexität von Änderungen sowie auf die Notwendigkeit einer individualisierten Begründung unter Berücksichtigung des konkreten Antrags eingeht.

In T 754/16 betonte die Kammer, dass das Ermessen der Einspruchsabteilung, neue Anträge nicht zuzulassen, zunächst einmal deren verspätete Einreichung voraussetzt (s. in diesem Kapitel IV.C.5.1.3 unten).

Da das EPÜ im Einspruchsverfahren einen Verzicht auf das europäische Patent nicht vorsieht und der Patentinhaber – selbst mit einer ausdrücklichen Verzichtserklärung – auf sein Patent weder ganz noch teilweise verzichten darf, kann dieser lediglich beantragen, sein Patent zu ändern. Mit einem Antrag, sein Patent beschränkt aufrechtzuerhalten, bringt der Patentinhaber grundsätzlich nichts weiter zum Ausdruck als den Versuch, sein Patent gegenüber Bedenken, die das EPA oder die Einsprechenden geäußert haben, abzugrenzen. Das Vorlegen der beschränkten Fassung besagt dagegen nicht, dass der Patentinhaber auf den Teil seines erteilten Patents, der über den beschränkten Antrag hinausgeht, unwiderruflich verzichtet. Dem Patentinhaber steht es im Einspruchsverfahren grundsätzlich frei, einen solchen Antrag jederzeit zurücknehmen oder nachträglich zu ändern, insbesondere das Patent wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen, sofern darin nicht ein verfahrensrechtlicher Missbrauch liegt oder er durch das Verbot der reformatio in peius daran gehindert ist (vgl. T 123/85, ABl. 1989, 336; T 296/87, ABl. 1990, 195; T 155/88; T 225/88; T 217/90; T 715/92; T 752/93 vom 16. Juli 1996 date: 1996-07-16; T 1037/96; T 445/97; T 473/99; T 880/01; T 794/02; T 934/02; T 1213/05; T 1394/05; T 1150/11).

Nach der Rechtsprechung in T 123/85 (ABl. 1989, 336) ist dem Patentinhaber, der sein Patent im Einspruchsverfahren nur beschränkt verteidigt hat, grundsätzlich nicht verwehrt, im anschließenden Beschwerdeverfahren wieder zu einer breiteren oder der erteilten Fassung seines Patentbegehrens zurückzukehren. Diese Auffassung gilt allerdings in dem durch die Entscheidungen G 9/92 date: 1994-07-14 und G 4/93 (ABl. 1994, 875) vorgezeichneten Rahmen (die in T 369/91 date: 1992-05-15, ABl. 1993, 561 vorgebrachte Rechtsposition ist somit überholt). In T 1150/11 bestätigte die Kammer, dass nach ständiger Rechtsprechung zwischenzeitliche Einschränkungen des Patentbegehrens keinen ausdrücklichen Verzicht auf Teile des Patents bedeuten, sondern sind nur als Formulierungsversuche anzusehen, die das Patent gegenüber Einwänden abgrenzen. Die Kammer sah keine Veranlassung von dieser Rechtsprechung abzuweichen. S. auch T 385/15.

In G 1/10 (ABl. 2013, 194) urteilte die Große Beschwerdekammer, dass R. 140 EPÜ auch im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren nicht zur Berichtigung von Patenten herangezogen werden kann. Der Patentinhaber hat jedoch stets die Möglichkeit, im Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren eine Änderung seines Patents anzustreben und dadurch die mutmaßliche Unrichtigkeit auszuräumen. Diese Änderung muss natürlich alle für Änderungen geltenden rechtlichen Erfordernisse erfüllen, einschließlich derer des Art. 123 EPÜ (s. für eine vollständige Zusammenfassung von G 1/10 Kapitel III.L.2.1.).