9.1. Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale
T 1408/18 × View decision
Ein Geschäftsmann, der ein Produkt anbieten möchte, welches die Durchführung einer Transaktion mit nur einem Endgerät ermöglicht, würde vorgeben, dass diese erst nach einer Autorisierung durch den Benutzer ausgeführt wird und auch, dem Trend der Zeit entsprechend, dass es wünschenswert wäre, wenn der Benutzer alle erforderlichen Eingaben auf seinem Smartphone vornehmen könnte. Demgegenüber fällt die Verwendung eines TAN-basierten Verfahrens einschließlich der Frage, wie eine sichere Übertragung der TAN ermöglicht werden kann, in die Sphäre des technischen Fachmanns. Denn ausgehend von einer traditionellen PIN basierten Passwort Authentifizierung bildet die Verwendung einer TAN, das heißt eines Einmalpasswortes, eine zweite Sicherheitsebene. Die damit verbundene Interaktion von zwei Applikationen und Kommunikationskanälen zum Erhalten und Bereitstellen einer TAN führt zu einer Zwei-Faktor-Authentisierung, die eine erhöhte Sicherheit gewährleistet. Damit liegen dem TAN-Verfahren unabhängig von seiner konkreten Anwendung technische Überlegungen zugrunde, die über das hinausgehen, was von einem Geschäftsmann an technischem Verständnis erwartet werden kann (vgl. hierzu auch T 1082/13 - Computer implemented system offering replacement services for applying tax legislation/SAP, Entscheidungsgründe 4.8, und T 2455/13 - Überwachung von Kapitalunterlegungshöhen bei Risikoereignissen/SWISS RE, Entscheidungsgründe 3.10 bis 3.12 sowie Orientierungssatz)(siehe Entscheidungsgründe 6.2).
T 2314/16 × View decision
The specification of the business method ended with how to determine the reward distribution ratio. The features of dividing the advertisement display area into partial areas and allocating each partial area to a user such that when the partial area is clicked on the user gets a reward, were based on technical considerations of the web page system. It was not motivated by any business considerations.
...
In order to come up with this idea, one needs to understand how a web site is built, and in particular how an image map works. Thus, this feature cannot be part of the non-technical requirements. Instead it is part of the solution that has to be evaluated for obviousness. (See point 2.10 of the reasons)
T 1749/14 × View decision
The notional business person might come up with the abstract idea of avoiding the customer having to provide PIN and account information to the merchant. The invention however requires a new infrastructure, new devices and a new protocol involving technical considerations linked to modified devices and their capabilities as well as security relevant modifications of the transfer of sensitive information using new possibilities achieved by the modifications to the previously known mobile POS infrastructure. This goes beyond what the notional business person knows and concerns technical implementation details (how to implement) which are more than a straight-forward 1:1 programming of an abstract business idea. (See point 5 of the reasons). This is in the sphere of the technical expert and subject to the assessment of inventive step (see T 1082/13).
T 232/14 × View decision
The Board judges that using ranges of unit identifiers to label a number of (consecutive) unit identifiers of manufactured items is, at the level of generality at which it is claimed, on the business side of the line between technical and non-technical subject-matter (see e.g. T 144/11 - Security rating System / SATO MICHIHIRO, points 2.1, and 3.6 to 3.9).(See point 2.5 of the reasons) The ranges of unit identifiers do have a meaning for the business person. They correspond to batches of units produced on a production line. (See point 2.6 of the reasons) Even if the "determining of ranges of unit identifiers" achieved a technical effect, such as reducing data storage and data bandwidth requirements, it is a matter of routine design for the skilled person, a software programmer or a database expert, based on common general knowledge to store the first and the last element of a list of items, instead of the whole list. (See point 2.9 of the reasons)
T 2455/13 × View decision
Auch der nicht-technische Fachmann hat Kenntnis von den Möglichkeiten einer Realisierung von geschäftsbezogenen Konzepten auf netzwerkbasierten Computersystemen. Er kannte zum Prioritätszeitpunkt eine Vielzahl von rechner- und netzwerkgestützten geschäftlichen Prozessen (z.B. im Bereich der Zahlungsprozesse, Materialwirtschaft und auch der Versicherungswirtschaft), um eine Vorstellung davon zu haben, was konzeptionell auf einer abstrakten Meta-Ebene realisierbar ist. Was der nicht-technische Fachmann jedoch nicht weiß ist, wie genau eine Implementierung auf dem Computer erfolgt. Dies liegt in der Sphäre des Programmierers, des technischen Fachmanns, und ist bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen (vgl. T 1082/13, Entscheidungsgründe 4.8).
Sind Merkmale lediglich auf einer abstrakten Meta-Ebene als Module spezifiziert und repräsentieren Funktionen, wie sie der nicht-technische Fachmann in seinem Konzept zugrunde legen würde, so gibt dieser damit auch keine technischen Merkmale vor. Erst durch die Angabe von tatsächlichen Implementierungsschritten im Anspruch werden diese Module zu technischen Merkmalen qualifiziert (vgl. Entscheidungsgründe 3.10 bis 3.12).
In T 1749/14 lag die Erfindung auf dem Gebiet mobiler Point-of-Sale-Terminals zur Durchführung von Transaktionen, z. B. per Kreditkarte. Solche mobilen POS-Terminals sind üblicherweise in Ladengeschäften im Einsatz, und die Kunden müssen Identifikationsdaten wie Kontonummer und PIN an das Gerät übermitteln. Mit der Erfindung sollte eine mögliche Weitergabe vertraulicher Kundendaten durch Manipulation des Geräts verhindert werden, indem die Transaktionen ohne Angabe von Kontoinformationen und PIN durchgeführt werden. Die Kammer vertrat die Auffassung, dass der fiktive Geschäftsmann zwar auf den abstrakten Gedanken kommen könnte, die Angabe von PIN und Kontoinformationen durch den Kunden zu vermeiden, die Erfindung aber eine neue Infrastruktur, neue Geräte und ein neues Protokoll erfordere, die auf technischen Überlegungen zu modifizierten Geräten und deren Funktionen beruhten, sowie sicherheitsrelevante Änderungen bei der Übertragung vertraulicher Informationen unter Ausnutzung neuer Möglichkeiten, die durch Modifikationen der bisher bekannten mobilen POS-Infrastruktur erreicht werden. Dies übersteigt die Kenntnisse des fiktiven Geschäftsmanns und betrifft Einzelheiten der technischen Umsetzung, die über eine einfache 1:1-Programmierung einer abstrakten Geschäftsidee hinausgehen. Es gehört in die Sphäre des technischen Experten und ist im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit zu prüfen (s. T 1082/13).
In T 232/14 betraf die Erfindung die Kennzeichnung von speziell besteuerten oder markengeschützten Produkten (auch Einheiten oder Packungen genannt, z. B. Zigarettenpackungen), die in Behälter (auch Kisten genannt) verpackt werden. Mithilfe der Kennzeichnung war es möglich, die Echtheit der Produkte festzustellen und sie nachzuverfolgen, wodurch Schmuggelware und Fälschungen entdeckt werden konnten. Die Kammer befand, dass die Verwendung von Bereichen von Einheitenkennungen zur Etikettierung einer Reihe von (aufeinanderfolgenden) Produkt-Einheitenkennungen so allgemein, wie sie hier beansprucht wurde, an der Trennlinie zwischen technischen und nichttechnischen Gegenständen eher dem geschäftlichen Bereich zuzuordnen war (s. z. B. T 144/11, Nrn. 2.1 sowie 3.6 bis 3.9 der Gründe). Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers stellte die Kammer fest, dass die Bereiche von Einheitenkennungen für den Geschäftsmann durchaus von Bedeutung waren. Sie entsprachen Chargen von Einheiten, die an einer Fertigungsanlage produziert werden (Nr. 2.6 der Gründe). Auch wenn die "Bestimmung von Bereichen von Einheitenkennungen" eine technische Wirkung erziele, wie z. B. einen verringerten Bedarf an Datenspeicher und -bandbreite, sei es eine gestalterische Routineangelegenheit für den Fachmann, einen Softwareprogrammierer oder einen Datenbankexperten, ausgehend vom allgemeinen Fachwissen das erste und das letzte Element einer Liste von Gegenständen zu speichern anstatt die gesamte Liste. Deshalb hänge die Bestimmung von Bereichen von Einheitenkennungen eher damit zusammen, auf wie viele Arten Gegenstände aus einer Gruppe von Gegenständen nach dem Kriterium ihrer Herstellung, d. h. nach der Zahl von Chargen organisiert werden können, und nicht damit, wie Daten gespeichert werden können. Die Kammer stimmte der Prüfungsabteilung darin zu, dass sich die Verwendung einer (elektronischen) Datenbank für die Speicherung von Daten, d. h. der Bereiche der Einheitenkennungen, direkt aus der Anforderungsspezifikation ergibt, wenn diese in einem Datenverarbeitungssystem umgesetzt wird. Der Fachmann würde bei der Umsetzung der Geschäftsanforderungen auf direktem Wege für jeden Behälter eine Behälter-Kennung in der Datenbank speichern, wobei jeder Behälter in der Datenbank mit dem oder den Bereichen von Einheitenkennungen verknüpft wäre, die dem Behälter zugeordnet sind. Die Einsparung von Speicherplatz war ein bloßer "Bonuseffekt".
In T 2314/16 betraf die Erfindung die Verteilung von Boni an Teilnehmer eines angeschlossenen Marketingsystems, wobei ein Influencer (in Anspruch 1 "Nutzer" genannt) einen Bonus dafür erhielt, dass er ein Produkt oder eine Dienstleistung in einem Blog oder in den sozialen Medien bewarb. Den teilnehmenden Influencern wurde jeweils ein Abschnitt eines auf einer Website angezeigten Werbebanners zugewiesen. Die Besucher der Website konnten die Nutzerbereiche nicht sehen, sondern nur das Werbebanner. Wenn der Besucher auf das Banner klickte, erhielt der Nutzer, dessen Abschnitt angeklickt wurde, einen Bonus, der entsprechend der Größe der Bildabschnitte verteilt wurde. Die Teilbereiche wurden so zugewiesen, dass die Verteilungsquoten des Bonus dem Umfang des Werbebeitrags des einzelnen Nutzers entsprachen. Die Kammer erklärte, dass die Beschreibung der Geschäftsmethode mit der Ermittlung der Verteilungsquote für den Bonus endete. Die Merkmale der Aufteilung des Werbebereichs in Teilbereiche und der Zuweisung eines jeden Teilbereichs zu einem bestimmten Nutzer, sodass dieser einen Bonus erhielt, wenn sein Teilbereich angeklickt wurde, beruhten auf technischen Überlegungen des Webpage-Systems. Sie beruhten nicht auf geschäftlichen Überlegungen. Um zu dieser Idee zu gelangen, benötigte man ein Verständnis für den Aufbau einer Website und insbesondere für die Funktionsweise einer verweissensitiven Grafik. Dieses Merkmal konnte somit nicht Teil der nichttechnischen Anforderungen sein. Es war vielmehr Teil der Lösung, die auf Naheliegen zu prüfen war.
9.1.4 Angabe einer Zielsetzung bei der Formulierung der technischen Aufgabe
Dies ist die 9. Ausgabe (2019) dieser Publikation; für die 10. Ausgabe (2022) siehe hier |
Für die Zwecke des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, der als Test dafür entwickelt wurde, ob eine Erfindung das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfüllt, muss es sich bei der Aufgabe um eine technische Aufgabe handeln (T 641/00). Es ist schwierig, die technische Aufgabe zu definieren, wenn die eigentliche neue und kreative Idee, die den Kern der beanspruchten Erfindung ausmacht, völlig außerhalb jedes technischen Gebiets liegt, wie dies bei computerimplementierten Erfindungen häufig der Fall ist. Falls es überhaupt möglich ist, die Aufgabe zu definieren, ohne auf den nichttechnischen Teil der Erfindung Bezug zu nehmen, ist das Ergebnis im Allgemeinen entweder eine unverständliche Rumpfdefinition oder eine gekünstelte Aussage, die den tatsächlichen zum Stand der Technik geleisteten technischen Beitrag nicht angemessen wiedergibt (T 154/04, ABl. 2008, 46).
In T 641/00 (ABl. 2003, 352) befasste sich die Kammer mit der Frage der Formulierung der technischen Aufgabe. Die zu lösende technische Aufgabe ist zwar nicht so zu formulieren, dass sie Lösungsansätze enthält oder die Lösung teilweise vorwegnimmt, doch scheidet ein Merkmal nur deshalb, weil es im Anspruch vorkommt, nicht automatisch für die Formulierung der Aufgabe aus (s. Nr. 7 der Gründe). Insbesondere wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, um zu vermeiden, dass ein nichttechnischer Beitrag in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einfließt. Die Kammer verwies auf ihre Entscheidung T 1053/98, wo sie es für notwendig erachtet hatte, die technische Aufgabe so zu formulieren, dass die erfinderische Tätigkeit nicht ausschließlich durch nichttechnische Merkmale hergeleitet werden kann. Eine solche Formulierung der Aufgabe kann auf die nichttechnischen Seiten der Erfindung verweisen in dem vorgegebenen Rahmen, in dem die technische Aufgabe gestellt wurde. Die Kammer erachtete es daher als zulässig, eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe anzugeben, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe (s. z. B. T 2063/09). Eine derartige Formulierung hat darüber hinaus den begrüßenswerten Effekt, dass die nichttechnischen Aspekte der beanspruchten Erfindung, die sich im Allgemeinen auf nicht patentfähige erwünschte Wirkungen, Ideen oder Konzepte beziehen und der Vorphase einer jeden Erfindung zuzurechnen sind, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit automatisch ausgeklammert werden und nicht als technische Merkmale missdeutet werden können, die zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Da nur technische Merkmale und Aspekte der beanspruchten Erfindung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden dürfen, die Innovation also die technische Seite betreffen muss und nicht auf einem nicht patentierbaren Gebiet liegen darf (s. auch die Entscheidungen T 531/03 und T 619/02), spielt es keine Rolle, ob eine solche nichttechnische Zielsetzung vor dem Prioritätstag der Anmeldung bekannt war oder nicht (s. T 154/04). In der vorliegenden Sache sollte die Erfindung gemäß der Patentschrift Schwierigkeiten beheben, die bei der Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern entstehen. Um zur technischen Aufgabe zu gelangen, musste diese Aufgabenstellung dahin gehend umformuliert werden, dass eine Implementierung des GSM-Systems angestrebt wird, die es dem Benutzer erlaubt, zwischen Anrufen zu unterschiedlichen Zwecken oder Anrufen verschiedener Benutzer zu unterscheiden (s. dazu auch T 509/07).
Die Kammer merkte an, dass dieser Ansatz zwar vor der Comvik-Entscheidung T 641/00 nicht explizit angewandt worden ist, aber mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Einklang steht, wie die Analyse einiger früherer Entscheidungen in T 764/02 zeigt. In T 1769/10 stellte die Kammer fest, dass die Rechtsprechung, wie in T 154/04 zusammengefasst, offenbar ein praktikables System dafür entwickelt hat, patentwürdige Innovationen abzugrenzen (G 3/08 date: 2010-05-12, ABl. 2011, 10).
In T 1284/04 war die Kammer der Auffassung, dass beim COMVIK-Ansatz die zwingend zu erfüllenden nichttechnischen Vorgaben nicht dem Stand der Technik zugerechnet werden, sondern vielmehr der Konzeptions- oder Motivationsphase, die gewöhnlich jeder Erfindung vorausgeht, da sie zu einem technischen Problem hinführen können, ohne zu seiner Lösung beizutragen. Derartige Gesichtspunkte sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit niemals berücksichtigt worden, ganz gleich, ob sie aus dem Stand der Technik bekannt gewesen sind oder nicht (s. z. B. T 958/03 und T 506/06).
In T 1463/11 stellte die Kammer Folgendes fest: Wenn die wesentliche Idee der Erfindung auf einem nichttechnischen Gebiet liegt (üblicherweise einem Gebiet, das gemäß Art. 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, z. B. geschäftliche Tätigkeiten, Programme oder die Wiedergabe von Informationen), dann nimmt die objektive technische Aufgabe oft die Form eines Katalogs von Anforderungen an, die jede Implementierung erfüllen muss. Die Beurteilung, was technisch ist und was nicht, ist daher ein wichtiger Schritt bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe. Ein nicht naheliegender Unterschied gegenüber dem Stand der Technik führt, wenn er als technisch angesehen wird, zu einem positiven Ergebnis; wird er hingegen als nichttechnisch erachtet, hat er ein negatives Ergebnis zur Folge. Dies führt oft zu gegensätzlichen Definitionen der Aufgabe und bedarf daher einer präzisen Analyse. Bei der Formulierung der objektiven technischen Aufgabe in Form nichttechnischer Anforderungen stellt sich die Frage, welche Vorgaben (beispielweise) der Geschäftsmann dem Fachmann tatsächlich machen kann. Naturgemäß können darunter auch rein geschäftliche Belange fallen. Allerdings ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der Geschäftsmann genauso fiktiv wie der Fachmann gemäß Art. 56 EPÜ. Der Begriff des Fachmanns ist ein künstlicher; das ist der Preis einer objektiven Beurteilung. Genauso verhält es sich mit dem Geschäftsmann, der eine Abstraktion oder ein Hilfskonstrukt zur Trennung geschäftlicher Überlegungen von fachlichen darstellt. Ein realer Geschäftsmann, Fachmann oder Erfinder stellt solche Überlegungen nicht getrennt voneinander an.
In T 630/11 betraf die Erfindung einen Spielserver, mit dem diverse Online-Casinos kommunizieren, um die Wartezeit für die Spieler zu reduzieren. Zu klären war, wie das nichttechnische Ziel der Wartezeitverkürzung in eine (technische) Erfindung übersetzt wird und ob es einen Punkt gibt, an dem technologische Fragen so vorherrschend werden, dass weitere nichttechnische Überlegungen nicht mehr von ihnen zu trennen sind.
Die Kammer stellte fest, dass in T 1463/11 davon abgeraten wird, dem fiktiven Geschäftsmann das Vorschreiben technischer Mittel zu erlauben und auf diese Weise technische Entscheidungen zu treffen.
In T 144/11 berief sich die Kammer auf die Feststellungen in T 1463/11, die gezeigt haben, dass sich die Grauzone zwischen technischen und nichttechnischen Merkmalen auch dadurch auflösen lässt, dass sorgfältig analysiert wird, welche Teile eines beanspruchten Merkmals auf einer Geschäftsanforderung beruhen. Eine logische und in der Praxis vorkommende Folge dieses Ansatzes ist, dass eine Aufgabe des Typs "Geschäftsanforderung umsetzen" normalerweise nie zu einem gewährbaren Anspruch führt. Entweder ist die Umsetzung naheliegend oder ohne technische Wirkung oder aber die Umsetzung hat eine technische Wirkung, anhand deren sich die Aufgabe im Wesenlichen zu "die Wirkung der Umsetzung erreichen" umformulieren lässt. Das Problem des Implementierungstyps ist allerdings nur ein Ausgangspunkt, der zur Beurteilung der Implementierung möglicherweise verändert werden muss. Es ist hilfreich, wenn die technische Aufgabe nicht von Anfang an erkennbar ist. Die Geschäftsanforderungen auf diese Weise zu prüfen und genau zu ermitteln, was umgesetzt werden soll, gewährleistet, dass alle technischen Gegenstände, die sich aus der Idee der Erfindung und ihrer Umsetzung ergeben, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden. Die Kammer befand außerdem, dass der Fachmann eine vollständige Beschreibung der Geschäftsanforderung erhalten muss, ansonsten kann er diese nicht implementieren, und er sollte keinen Beitrag auf nichttechnischem Gebiet leisten.
In T 2052/12 hatte die Erfindung Parkuhren zum Gegenstand, die Geldbeträge auf Chipkarten gutschreiben, aber auch eine Rückzahlungsgrenze auf der Chipkarte speichern, um Diebstahl vorzubeugen. Die Kammer stellte fest, das beanspruchte Verfahren umfasse von einem Datenträger ausgeführte technische Merkmale, insbesondere die Speicherung, Festlegung und Reduzierung der Rückzahlungsgrenze, die Überprüfung des Rückzahlungswerts und dessen Addition zum Speicherwert sowie die Überprüfung wichtiger Informationen zur Feststellung der Kreditierungsbefugnis der Kommunikationseinrichtung. Die Kammer befand, diese technischen Merkmale brächten technische Wirkungen mit sich, die über die bloße Umsetzung des beanspruchten Verfahrens hinausgingen, sodass die den nichttechnischen Merkmalen entsprechenden Ziele erreicht würden.
- T 1408/18
- T 2314/16
- T 1749/14
- T 232/14
- T 2455/13
- Rechtsprechung 2020