7.1. Angemessene Erfolgserwartung

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine Maßnahme als naheliegend im Sinne des Art. 56 EPÜ angesehen werden, wenn der Fachmann sie in der Erwartung einer gewissen Verbesserung oder eines Vorteils vorgenommen hätte (T 2/83, ABl. 1984, 265). Mit anderen Worten ist eine Lösung nicht nur dann naheliegend, wenn die Ergebnisse klar vorhersehbar sind, sondern auch dann, wenn realistisch mit einem Erfolg gerechnet werden kann (T 149/93). Es muss nicht nachgewiesen werden, dass der Erfolg einer in Betracht gezogenen Lösung für eine technische Aufgabe mit Sicherheit vorauszusehen war. Der Nachweis, dass eine Lösung naheliegend ist, gilt bereits als erbracht, wenn nachgewiesen wird, dass der Fachmann bei Befolgung der Lehre des Stands der Technik realistischerweise mit einem Erfolg rechnen konnte (T 249/88, T 1053/93, T 318/02, T 1877/08, T 2168/11, T 867/13).

In einigen Entscheidungen insbesondere auf dem Gebiet der Biotechnologie befasste sich die Kammer mit der Frage, ob es für den Fachmann jeweils naheliegend war, vorgeschlagene Verfahrensweisen, Wege oder Methoden mit einer angemessenen Erfolgserwartung auszuprobieren (T 60/89, ABl. 1992, 268). Weitere Informationen zum Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie sind unter Kapitel I.D.8.1.3 zu finden.

In T 2168/11 verwies die Kammer auf die Rechtsprechung, wonach die Erfolgserwartung von der Komplexität der zu lösenden technischen Aufgabe abhängt. Während man bei sehr anspruchsvollen Aufgaben, die eine Betrachtung sämtlicher von den Beschwerdegegnern (Patentinhabern) angezogenen, aber in Anspruch 1 nicht enthaltenen Merkmale erfordern, möglicherweise von vornherein mit großen Schwierigkeiten rechnet, sind weniger anspruchsvolle Aufgaben in der Regel mit einer höheren Erfolgserwartung verbunden (s. T 192/06, T 782/07).

In Einklang mit T 918/01 kam die Kammer in T 1577/11 zu dem Schluss, dass eine begründete Erwartung bestand, dass Anastrozol angesichts seiner gegenüber Tamoxifen besseren Wirksamkeit bei Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium auch die Behandlung von Brustkrebs im frühen Stadium im Vergleich zu Tamoxifen verbessern würde.

In T 296/93 vertrat die Kammer bezüglich der erfinderischen Tätigkeit die Ansicht, die Tatsache, dass verschiedene Personen oder Teams gleichzeitig mit demselben Projekt befasst seien, könne bedeuten, dass es naheliege, sich daran zu versuchen, oder dass es sich um ein interessantes Forschungsgebiet handle, aber nicht zwangsläufig, dass eine "angemessene Erfolgserwartung" bestehe. Eine angemessene Erfolgserwartung dürfe nicht mit der verständlichen "Hoffnung auf gutes Gelingen" verwechselt werden; sie bezeichne vielmehr die Fähigkeit des Fachmanns, auf der Grundlage des vor Beginn eines Forschungsprojekts vorhandenen Wissens angemessen vorherzusagen, dass das besagte Projekt innerhalb eines annehmbaren Zeitrahmens erfolgreich abgeschlossen werden könne. Je unerforschter ein technisches Forschungsgebiet, desto schwieriger seien Prognosen über den erfolgreichen Abschluss und desto geringer somit die Erfolgserwartung (T 694/92, ABl. 1997, 408). Nach T 207/94 (ABl. 1999, 273) ist die "Hoffnung auf gutes Gelingen" lediglich der Ausdruck eines Wunsches, während die "angemessene Erfolgserwartung" eine wissenschaftliche Bewertung der vorliegenden Tatsachen erfordert.

In T 187/93 stellte die Kammer fest, ein Versuch könne für den Fachmann zwar naheliegend sein, aber dies müsse nicht heißen, dass er in der Praxis tatsächlich gute Erfolgsaussichten habe.

In T 223/92 wies die Kammer darauf hin, dass 1981 angesichts des Stands der Technik ein Fachmann nur dann ungeachtet der sehr ungewissen Erfolgsaussichten den Weg der DNA-Rekombinationstechnik gewählt hätte, wenn er beispielsweise auf persönliches Glück, Geschick und seinen Erfindergeist vertraut hätte, um die damit einhergehenden bekannten und bis dahin noch unbekannten Probleme zu überwinden, während sie den Durchschnittsfachmann veranlasst hätten, mit einem Scheitern zu rechnen.

In T 923/92 (ABl. 1996, 564) sah sich die Kammer vor die Frage gestellt, ob der Fachmann mit guten Erfolgsaussichten versucht hätte, die für menschliches t-PA codierende cDNA herzustellen, oder ob er im vorliegenden Fall in der Lage gewesen wäre, aufgrund seines Fachwissens schon vor Inangriffnahme des Forschungsprojekts abzusehen, dass er sein Vorhaben innerhalb akzeptabler Fristen würde erfolgreich abschließen können. Die Kammer zog dabei in Betracht, dass der Fachmann, wie in der Entscheidung T 816/90 formuliert wurde, auch dann, wenn theoretisch ein unkomplizierter Weg zur Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe denkbar ist, bei der praktischen Ausführung der geplanten Strategie auf unerwartete Schwierigkeiten stoßen könnte. Sie stellte dazu fest, dass dem Fachmann trotz seiner Erfolgserwartung bei der Inangriffnahme seines Vorhabens bewusst gewesen wäre, dass dessen Gelingen nicht nur vom fachlichen Können, mit dem die aufeinander folgenden Schritte des theoretischen Versuchsprotokolls durchgeführt würden, sondern ganz entscheidend auch von der Fähigkeit abhänge, in schwierigen Situationen während des Versuchsverlaufs die richtige Entscheidung zu treffen. Man könne deshalb nicht sagen, dass der Fachmann gute Erfolgsaussichten gehabt hätte.

Auch in T 386/94 (ABl. 1996, 658) bezog sich die Beschwerdekammer auf die oben genannte Entscheidung T 816/90 und stellte fest, dass auf dem Gebiet der Gentechnik keine erfinderische Tätigkeit vorliegt, wenn der Fachmann am Prioritätstag davon ausgehen kann, dass die Klonierung und die Expression eines Gens relativ einfach zu bewerkstelligen sind, und die Klonierung, auch wenn sie sehr arbeitsaufwendig ist, keine Probleme aufwirft, die die Erfolgsaussichten fraglich erscheinen lassen.

Hat die Erfindung die Expression einer geklonten DNA in einem ausgewählten fremden Wirt zum Gegenstand, so muss bei der Beurteilung, ob dieser Verfahrensschritt gute Erfolgsaussichten hat, den damit verbundenen tatsächlichen Schwierigkeiten Rechnung getragen werden. Die Behauptung, dass bestimmte Merkmale diesen Erfolgsaussichten entgegenstehen, kann daher nur berücksichtigt werden, wenn sie sich auf technische Fakten gründet (T 207/94, ABl. 1999, 273).

In T 737/96 gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass der Versuch einer Bewertung der Erfolgsaussichten in einem vom Zufall abhängigen technischen Gebiet wie der Mutagenese, bei der Resultate von Zufallsereignissen abhängig sind, nicht sinnvoll sei. Dies hänge mit der Tatsache zusammen, dass dem Fachmann bewusst sei, dass, sofern die Entwicklung eines spezifischen Selektionsverfahrens nicht möglich ist, was im Fall des Streitpatents nicht der Fall war, Ausdauer und Glück für den Erfolg die ausschlaggebenden Faktoren seien, da sich Mutationsereignisse jeder Form von Steuerungsmöglichkeiten entzögen. Unter solchen Umständen sei die Erfolgserwartung wie in einem Lotteriespiel immer irrational zwischen null und sehr hoch anzusiedeln, und eine rationale Bewertung auf der Grundlage technischer Fakten ist nicht möglich (s. auch T 694/92, ABl. 1997, 408).