3.4. Fälle, in denen das EPA über die Billigung der Fassung im Unklaren oder im Irrtum ist

In T 382/10 stellte die Kammer fest, dass die Prüfungsabteilung zur Vermeidung von Missverständnissen insbesondere bei einer Änderung von Anträgen im Laufe der mündlichen Verhandlung klären muss, welches die abschließenden Anträge sind, bevor sie am Ende der mündlichen Verhandlung ihre Entscheidung verkündet (s. auch Kapitel V.B.4.4.2 "Regel 104 b) EPÜ – unterbliebene Entscheidung über den Antrag eines Beteiligten"). Nach ständiger Rechtsprechung (T 666/90, T 552/97 und T 1439/05, s. unten) wurde dadurch, dass die abschließenden Anträge nicht festgestellt wurden, gegen Art. 113 (2) EPÜ verstoßen, was einen wesentlichen Verfahrensfehler darstellte. In T 1104/14 wurde Folgendes festgestellt: Unterbleibt eine solche Klarstellung trotz bestehender Notwendigkeit, so stellt auch dieses Unterlassen einen Verfahrensfehler dar, weil unklar bleibt, welche Fassung des Patents der Patentinhaber zur Entscheidung stellt und dadurch Art. 113 (2) EPÜ verletzt wird. Die Zugrundelegung falscher Anträge stellt einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, denn die Dispositionsfreiheit ist von grundlegender Bedeutung und ihre Missachtung beeinträchtigt das gesamte Verfahren.

In T 666/90 wurde die Antragslage in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nicht klargestellt. Das führte im Zeitraum zwischen der mündlichen Verhandlung und der Abfassung der Entscheidung zu einem Dissens zwischen dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung. Der Kammer zufolge wäre es angebracht gewesen, eine schriftliche Abfassung der endgültigen Anträge und eine Klarstellung, in welcher Rangfolge sie zu berücksichtigen seien, zu fordern, bevor die Entscheidung verkündet wurde. In T 552/97 hatte die Einspruchsabteilung über den Hauptantrag gar nicht entschieden, weil sie fälschlicherweise annahm, er sei nicht mehr im Verfahren. Die Kammer erinnerte daran, dass es, insbesondere wenn die Anträge im Verlauf einer mündlichen Verhandlung geändert würden, angebracht sei, dass das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstelle. In T 355/03 war unklar, welche Fassung der Anmelder der Patenterteilung zugrunde legen wollte. Die Kammer entschied, dass es Aufgabe der Prüfungsabteilung gewesen wäre, den wahren Willen des Anmelders festzustellen.

In T 1653/16 brachte der Beschwerdeführer (Anmelder) vor, dass sein Hauptantrag in der Entscheidung der Prüfungsabteilung nicht berücksichtigt worden sei. Vielmehr sei die Entscheidung auf eine Anspruchsfassung gestützt gewesen, die per E-Mail "inoffiziell" als Diskussionsgrundlage vorgelegt worden sei und die nicht aktenkundig sei. Ferner ging aus der Niederschrift über die mündliche Verhandlung nicht klar hervor, ob der Hauptantrag weiterhin aufrechterhalten wurde bzw. ob der Anmelder überhaupt eine Entscheidung über die geänderte Anspruchsfassung beantragt hatte, denn offenbar wurde der Anmelder am Ende der mündlichen Verhandlung, bevor die Entscheidung verkündet wurde, nicht zur Stellung seiner Schlussanträge aufgefordert. Die Kammer entschied, dass die Prüfungsabteilung nicht überprüft habe, ob der von ihr zurückgewiesene Hauptantrag der vom Anmelder gebilligten Fassung entsprach, und somit gegen Art. 113 (2) EPÜ verstoßen habe, was einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte.

In T 1439/05 wurde entschieden, dass, wenn mehrere Anträge in Form eines Hauptantrags und rangmäßig nachfolgender Hilfsanträge vorliegen, die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung an die Reihenfolge der gestellten Anträge gebunden ist.

In T 425/97 unterschied sich die Fassung des Einzelanspruchs, die der schriftlichen Entscheidung der Einspruchsabteilung beigefügt war, von der Fassung, die in der mündlichen Verhandlung als patentfähig galt. Aus dem Originalprotokoll der mündlichen Verhandlung, aus der geschichtlichen Entwicklung des Falls sowie aus den weiteren Umständen zog die Kammer die Schlussfolgerung, dass die Einspruchsabteilung, unter Verletzung des Art. 113 (2) EPÜ 1973, über das Patent anhand einer Fassung entschieden hatte, die der Patentinhaber weder vorgeschlagen noch gebilligt hatte.

In T 543/92 und T 89/94 berücksichtigte die Einspruchsabteilung einen Schriftsatz, mit dem geänderte Ansprüche vorgelegt wurden, unbeabsichtigterweise nicht. Das Patent wurde in beiden Fällen widerrufen. Die Kammer stellte fest, dass nach dem Eingang eines Schriftsatzes beim EPA davon ausgegangen werden müsse, dass ihn das entscheidende Organ auch erhalten habe. Für die weitere ordnungsgemäße Behandlung habe die Verantwortlichkeit bei den zuständigen Stellen des Amts gelegen. Die angefochtene Entscheidung verstoße daher gegen Art. 113 (2) EPÜ 1973.

In T 1351/06 war der Hauptantrag nicht zurückgezogen worden und war somit weiterhin anhängig. Dementsprechend verstieß die Entscheidung, das Patent auf der Grundlage des Hilfsantrags zu erteilen, gegen Art. 113 (2) EPÜ 1973.

Wenn – so die Kammer in T 736/14 – eine Anmeldung nicht einheitlich ist und der Anmelder unklar und/oder missverständlich auf die Aufforderung der Prüfungsabteilung reagiert, mitzuteilen, welche der recherchierten Erfindungen er weiterverfolgen möchte, kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass der Anmelder die im Hauptantrag enthaltene Erfindung ausgewählt hat. Vielmehr muss die Prüfungsabteilung z. B. über eine weitere Mitteilung klären, welche der recherchierten Erfindungen der Anmelder tatsächlich prüfen lassen möchte. Den Anmelder mit der unwiderruflichen Entscheidung zu konfrontieren, einen Hilfsantrag zu einer der recherchierten Erfindungen nicht zuzulassen, stellte eine schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. Die Prüfungsabteilung hatte den Anmelder vor vollendete Tatsachen gestellt.