4.4.1 Allgemeines

Die technische Aufgabe muss möglicherweise – vor allem unter Zugrundelegung eines weniger anspruchsvollen Ziels – neu formuliert werden, wenn Versuchsergebnisse darauf hindeuten, dass die Kombination der Merkmale des Patentanspruchs diese Aufgabe nicht im gesamten im Patentanspruch definierten Bereich löst (T 20/81, ABl. 1982, 217; T 39/93, ABl. 1997, 134). S. auch T 2001/12.

Ist in der Beschreibung eine bestimmte Aufgabe angegeben, so kann es dem Anmelder oder Patentinhaber nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern gestattet werden, eine abgewandelte Version der Aufgabe einzureichen, insbesondere, wenn die Frage der erfinderischen Tätigkeit gegenüber einem neuen Stand der Technik, der der Erfindung näherkommt als derjenige, der in der ursprünglichen Patentanmeldung oder in der erteilten Patentschrift berücksichtigt wurde, objektiv zu prüfen ist (T 184/82, ABl. 1984, 261; T 386/89). Muss die in der eingereichten Fassung der Anmeldung definierte ursprüngliche technische Aufgabe modifiziert werden, um dem nächstliegenden Stand der Technik Rechnung zu tragen, so ergibt sich die objektive, stärker eingeschränkte Aufgabe bei Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes aus den zugrundeliegenden verbleibenden Merkmalen des Anspruchs (T 39/93, ABl. 1997, 134). Eine Neuformulierung der Aufgabe ist jedoch nur zulässig, wenn die neue Aufgabe aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden kann (T 13/84, ABl. 1986, 253), d. h. im Rahmen der ursprünglichen Beschreibung liegt (T 162/86, ABl. 1988, 452). Grundsätzlich kann jede Wirkung der Erfindung als Grundlage für die Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden, sofern die entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar ist (T 386/89, s. Richtlinien G‑VII, 5.2 – Stand November 2018). Eine Neuformulierung der Aufgabe kann auch angemessen sein, wenn eine behauptete Wirkung eines beschriebenen Merkmals vom Fachmann unter Berücksichtigung des Stands der Technik aus der Anmeldung abgeleitet werden kann oder wenn neue Wirkungen, über die erst im Verfahren berichtet wird, in der ursprünglich gestellten technischen Aufgabe impliziert sind oder im Zusammenhang mit ihr stehen. Im Zusammenhang mit neuen Wirkungen darf der Charakter der Erfindung nicht verändert werden (T 344/89, T 2233/08).

Im Hinblick auf die Wirkung der Erfindung ließ die Kammer in T 184/82 (ABl. 1984, 261) eine Neuformulierung der Aufgabe insoweit zu, als für den Fachmann noch erkennbar sei, "dass die Wirkung in der ursprünglich gestellten Aufgabe implizit enthalten ist oder im Zusammenhang mit ihr steht". Eine entsprechende Abwandlung der Aufgabe unter Zugrundelegung eines weniger anspruchsvollen Ziels ist also zulässig (s. auch T 106/91, T 339/96, T 767/02). Weiterhin wurde in T 13/84 (ABl. 1986, 253) ausgeführt, dass eine Neuformulierung der Aufgabe durch Art. 123 (2) EPÜ 1973 nicht ausgeschlossen wird, wenn die Aufgabe vom Fachmann unter Berücksichtigung des der Erfindung nächstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden kann (T 469/90, T 530/90, T 547/90, T 375/93, T 687/94, T 845/02). In T 818/93 wurde entschieden, dass es demnach ausreicht, wenn sich die neu formulierte Aufgabe später aus dem Vergleich der Anmeldung mit dem nächstliegenden Stand der Technik herleiten lässt. Da Merkmale aus den Zeichnungen rechtswirksam in die Ansprüche und zu deren Stützung auch in die Beschreibung aufgenommen werden dürfen (T 169/83, ABl. 1985, 193), können die mit diesen Merkmalen verbundenen Wirkungen und Vorteile auch als Grundlage für eine Neuformulierung der Aufgabe herangezogen werden, sofern der oben angesprochene Vergleich eindeutig auf diese Aufgabe schließen lässt. In T 162/86 (ABl. 1988, 452) wurde dem hinzugefügt, dass es nicht verwehrt sein dürfe, noch im Beschwerdeverfahren eine sich im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung befindliche Präzisierung der ursprünglichen Aufgabe vorzunehmen.

Nach T 39/93 (ABl. 1997, 134) kann die in der Anmeldung oder dem angefochtenen Patent ursprünglich dargestellte technische Aufgabe, die als "subjektive" technische Aufgabe anzusehen ist, erforderlichenfalls auf der Grundlage objektiv relevanter Elemente neu formuliert werden, die vom Anmelder bzw. Patentinhaber ursprünglich nicht berücksichtigt worden waren. Diese Neuformulierung ergibt die Definition der "objektiven" technischen Aufgabe. Letztere stellt die letztlich verbleibende Aufgabe (den technischen Effekt) dar, den der in dem entsprechenden Patentanspruch definierte Gegenstand (Merkmale) leistet.

Im Anschluss an diese Rechtsprechung bekräftigte die Beschwerdekammer in T 1397/08, dass nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf dem Gebiet der Chemie die technische Aufgabe abgewandelt werden kann und unter bestimmten Umständen auch abgewandelt werden muss, weil für die objektive Bestimmung der Aufgabe nur das Ergebnis zählt, das gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik tatsächlich erzielt wird. Es gibt also keinen Hinderungsgrund, selbst im Beschwerdeverfahren nicht, die ursprünglich gestellte Aufgabe zu ändern, es ist lediglich der ursprüngliche Offenbarungsgehalt der Erfindung zu berücksichtigen. S. auch T 2371/13, T 659/15.

In T 716/07 prüfte die Kammer im Hinblick auf die Neuformulierung der Aufgabe, ob die Beispiele des nächstliegenden Stands der Technik und des streitigen Patents soweit vergleichbar waren, dass die vorgebliche Wirkung überzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurückgeführt werden konnte (T 197/86, ABl. 1989, 371, T 1835/07). Dann erkundete die Kammer, ob es wahrscheinlich ist, dass diese Wirkung über den gesamten beanspruchten Bereich des Streitpatents erzielt wird (s. T 1188/00), und ob sich diese Wirkung auf die zu lösende Aufgabe bezieht, wie sie in der ursprünglich eingereichten Anmeldung offenbart wurde. Hier brachte der Vergleich der Beispiele des Stands der Technik mit denen des Patents eine unerwartete Wirkung zum Vorschein.

In T 143/13 erinnerte die Kammer daran, dass nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz in der Regel die in der Patentanmeldung beschriebene Aufgabe den Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bildet. In der angefochtenen Entscheidung war der Schritt der Prüfung, ob die in der Anmeldung definierte Aufgabe gelöst wurde, übergangen worden. Allerdings wurde die Aufgabe unter Verwendung von Begriffen neu formuliert, die der Beschwerdeführer (Anmelder) nicht benutzt hatte. Dies wurde damit begründet, dass die ursprünglich definierte Aufgabe künstlich sei. Die Kammer konnte nicht nachvollziehen, warum, und befand die Neuformulierung der Aufgabe in der angefochtenen Entscheidung für unangebracht.

Im Verfahren T 564/89 machte der Beschwerdeführer geltend, dass jede Änderung der technischen Aufgabe in Einklang mit Art. 123 (2) EPÜ 1973 stehen müsse. Die Kammer entschied, dass dieser Artikel nichts mit der Frage zu tun habe, ob im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes mit einer objektiv neu formulierten technischen Aufgabe gearbeitet werden dürfe. Art. 123 (2) EPÜ 1973 könne nur zum Tragen kommen, wenn eine geänderte technische Aufgabe in die Beschreibung selbst aufgenommen werde (T 276/06).

In T 732/89 argumentierte der Beschwerdegegner, dass das Verhalten der beanspruchten Verbundwerkstoffe unter dem Einfluss von Wärme und Feuchtigkeit zwar zugegebenermaßen besser sei als das der Vergleichszusammensetzung, dies aber einer völlig neuen Wirkung entspreche, die nicht ohne Verstoß gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 in die technische Aufgabe aufgenommen werden könne. Die Kammer folgte dieser Argumentation nicht und verwies auf T 184/82 (ABl. 1984, 261), in der eine Abwandlung der Aufgabe im Hinblick auf die Wirkung der Erfindung für zulässig erklärt worden sei, sofern der Fachmann erkennen könne, dass die Wirkung in der ursprünglich gestellten Aufgabe impliziert sei oder im Zusammenhang mit ihr stehe. Im vorliegenden Fall trug die Kammer der nachgewiesenen Wirkung bei der Formulierung der technischen Aufgabe Rechnung und stellte fest, dass die Frage, welche Wirkung entscheidend sei und welche nur nebensächlich (sog. Bonus-Effekt), realistisch abgeschätzt werden müsse, indem man die relative technische und praktische Bedeutung dieser Wirkungen im Einzelfall beurteile (s. auch T 227/89).