c) Nichttechnische Merkmale: technischer Beitrag 

Art. 56 EPÜ verlangt einen nicht naheliegenden technischen Beitrag.

In T 1784/06 bestätigte die Kammer den Comvik-Ansatz, wonach nur Merkmale, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen, bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen sind (T 641/00, ABl. 2003, 352; T 1834/10). Da Patente nur für technische Gegenstände erteilt werden, folgt daraus, dass ein (nicht naheliegender) Beitrag technischen Charakter haben muss, um die Erteilung eines Patents zu rechtfertigen. Es wäre in den Augen der Kammer paradox, eine erfinderische Tätigkeit auf der Grundlage einer nichttechnischen Innovation (wie eines Organisations-, Verwaltungs-, Geschäfts- oder mathematischen Algorithmus) anzuerkennen, die keinen anderen technischen Bezug hat als den (naheliegenden) Wunsch, sie auf einem Universalrechner zu implementieren. Soll für eine ihrem Wesen nach nichttechnische Lösung (hier: einen mathematischen Algorithmus) ein technischer Charakter aus der gelösten Aufgabe abgeleitet werden, muss diese Aufgabe technisch sein. Andernfalls bleibt die Lösung nichttechnisch und wird bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt (T 566/11). Die Kammer stimmte der Aussage zu, dass es für eine nichttechnische Aufgabe eine technische Lösung geben kann. Soll jedoch für eine ihrem Wesen nach nichttechnische Lösung (mathematischer Algorithmus) ein technischer Charakter aus der gelösten Aufgabe abgeleitet werden, so muss diese Aufgabe technisch sein. Dem Beschwerdeführer zufolge sollte der beanspruchte Gegenstand als Ganzes auf das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit geprüft werden, nachdem festgestellt worden ist, dass er als Ganzes das Technizitätskriterium des Art. 52 (1), (2) und (3) EPÜ erfüllt. Er machte geltend, dass Art. 56 EPÜ 1973 unabhängig von Art. 52 (1), (2) und (3) EPÜ angewandt werden sollte, weil Art. 52 (2) EPÜ unabhängig von Art. 56 EPÜ anzuwenden ist. Die Kammer wies darauf hin, dass Art. 52 (1) EPÜ immer dahin gehend verstanden worden ist, dass er sich auf technische Erfindungen bezieht. Auch habe die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 3/08 date: 2010-05-12 (ABl. 2011, 10) nicht etwa Einwände gegen den Comvik-Ansatz vorgebracht, sondern diesen Ansatz gebilligt (Nr. 10.13.1 und 10.13.2 der Gründe).

In T 336/14 stellte sich zunächst die Frage, ob es sich bei den Unterscheidungsmerkmalen um eine Wiedergabe von Informationen als solche im Sinne des Art. 52 (2) d) und (3) EPÜ handelte und damit um nichttechnische Merkmale, die nicht zum technischen Charakter von Anspruch 1 beitrugen. Der Kammer war bewusst, dass in einigen Entscheidungen das Konzept der "technischen Neuheit" vorgeschlagen wird (s. G 2/88, ABl. 1990, 93; T 154/04, ABl. 2008, 46; T 619/98). Sie wählte jedoch den allgemein gebräuchlichen Ansatz, sich mit Merkmalen, die möglicherweise nichttechnisch sind, im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit zu befassen (s. z. B. T 641/00, ABl. 2003, 352).

Die Kammer stellte fest, dass Merkmale, die sich auf einen nach Art. 52 (2) EPÜ ausgeschlossenen Gegenstand beziehen, nur dann zur erfinderischen Tätigkeit beitragen können, wenn sie eine technische Gesamtwirkung hervorrufen, d. h., wenn sie dadurch zum technischen Charakter des Anspruchs beitragen, dass sie mit seinen technischen Merkmalen so zusammenwirken, dass eine technische Aufgabe gelöst wird. Andernfalls müssen sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht bleiben (s. z. B. T 641/00; T 154/04; T 1143/06). Diesem Ansatz folgen grundsätzlich auch der deutsche Bundesgerichtshof in wichtigen Entscheidungen zur "Wiedergabe von Informationen" (s. z. B. BGH, X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 – Routenplanung; BGH, X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 – Fahrzeugnavigationssystem) und der Court of Appeal of England and Wales in Bezug auf "Computerprogramme" (s. Court of Appeal, Entscheidung vom 8. Oktober 2008 – Symbian Ltd v. Comptroller General of Patents [2008] EWCA Civ 1066). Die Beschwerdekammer stellte fest, dass ein Merkmal nicht isoliert betrachtet werden darf, wenn beurteilt werden soll, ob es einen technischen Beitrag leistet; ob es technischer Natur ist oder nicht, hängt davon ab, welche Wirkung es entfaltet, wenn es einem Gegenstand hinzugefügt wird, der dieses Merkmal vorher nicht aufwies (T 119/88, ABl. 1990, 395, Nr. 4.1 der Gründe). Die Kammer muss somit feststellen, ob die Unterscheidungsmerkmale eines Anspruchs eine glaubhafte technische Wirkung hervorbringen und somit eine technische Aufgabe lösen.

In T 1121/02 nahm die Kammer ebenso Bezug auf die Entscheidungen T 931/95 (ABl. 2001, 441) und T 641/00 (ABl. 2003, 352) und bestätigte, dass Merkmale, die keinen Beitrag zum technischen Charakter der Erfindung leisteten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen könnten. Nach T 258/03 (ABl. 2004, 575) werden nur diejenigen Merkmale berücksichtigt, die zum technischen Charakter beitragen (s. z. B. T 784/06, T 2050/07). Daher gilt es, die Merkmale zu ermitteln, die einen technischen Beitrag leisten.

In T 1145/10 stellte die Kammer Folgendes fest: Wenn spezifische technische Merkmale bzw. eine solche Funktionalität des standardmäßigen computergestützten Systems zur Implementierung der nichttechnischen Merkmale erforderlich sind, sind diese spezifischen, allgemein bekannten technischen Merkmale bzw. ist diese Funktionalität deutlich anzugeben.

Der nächstliegende Stand der Technik wird in der Regel ausgehend von der zu lösenden technischen Aufgabe und/oder den technischen Merkmalen der Erfindung bestimmt. Der nächstliegende Stand der Technik als Teil des Stands der Technik muss die nichttechnischen Merkmale des Anspruchs normalerweise nicht umfassen (s. T 1379/11). Andererseits können Merkmale, die isoliert betrachtet als nichttechnisch angesehen würden, dennoch technische Anforderungen vorschreiben oder zum technischen Charakter der Erfindung beitragen (s. z. B. G 3/08 date: 2010-05-12, ABl. 2011, 10, Nr. 12.2.2 der Gründe; T 1145/10). Solche Merkmale sollten bei der Auswahl eines Ausgangspunkts für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden (s. auch T 1930/13). Der nichttechnische Zweck einer Erfindung kann die benötigte technische Umgebung bestimmen (s. T 1145/10).

In T 483/11 befand die Kammer, dass ein Merkmal nicht automatisch den technischen Charakter seines Kontexts übernimmt. Das Merkmal muss selbst einen Beitrag zum technischen Kontext oder zu den technischen Aspekten der Erfindung leisten (s. auch T 1722/12).

In T 2488/11 befand die Kammer, dass die Protokollierung oder Dokumentierung der Ausführungsdetails von in einem Labor durchgeführten Tests nichttechnischer Natur ist, die Technizität dieser Tests selbst spielt dabei keine Rolle. Die Kammer befand außerdem, dass die bloße Technisierung einer nichttechnischen Aufgabe mittels allgemein bekannter technischer Mittel nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen kann.