1.9. Zwischenverallgemeinerung

Nach der ständigen Rechtsprechung (wie z. B. in T 219/09 oder T 1944/10 zusammengefasst) ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs isolierte Merkmale aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z. B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart waren (T 1067/97, T 714/00, T 25/03, T 2095/12).

Ein geänderter Gegenstand, der eine Verallgemeinerung einer ursprünglich offenbarten besonderen Ausführungsform ist und zwischen dieser besonderen Ausführungsform und der ursprünglichen, allgemein gefassten Definition der Erfindung liegt, wird häufig als "Zwischenverallgemeinerung" (s. z. B. T 461/05, T 191/04; s. auch T 2311/10) bzw. manchmal auch als "Zwischeneinschränkung" (s. T 461/05, T 879/09, T 2537/10) bezeichnet. In anderen Entscheidungen wird eine "Zwischenverallgemeinerung" als nicht offenbarte – und somit nicht gewährbare – Kombination von ausgewählten Merkmalen verstanden, die irgendwo zwischen einer ursprünglichen breiten Offenbarung und einer beschränkteren spezifischen Offenbarung liegt (T 1408/04). Eine Zwischenverallgemeinerung unterscheidet sich von einer einfachen Verallgemeinerung (wie z. B. in T 910/03, T 404/03) dadurch, dass im ersteren Fall eine allgemein gefasste Definition der Erfindung in der ursprünglichen Offenbarung enthalten ist (T 461/05).

In T 1238/08 stellte die Kammer fest, dass es dem Zweck von Art. 123 (2) EPÜ zuwiderlaufen würde, nicht offenbarte Zwischenverallgemeinerungen allein deshalb zuzulassen, weil die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ohne geeignete Auffangpositionen formuliert wurde.

Eine Zwischenverallgemeinerung ist nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen Kombination besteht (s. z. B. T 1067/97, T 25/03, T 1561/14, T 2003/14) oder das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit diesen Merkmalen verknüpft ist (s. z. B. T 714/00, T 2154/11 und T 2287/11). S. auch z. B. T 2095/12, T 2489/13 und T 152/16, die sich auf beide Kriterien beziehen, sowie nachstehend die Zusammenfassungen zu T 1500/07 und T 500/11.

In T 962/98 stellte die Kammer fest, dass eine solche vorläufig vorgenommene Verallgemeinerung jedoch nur zulässig sei, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen könne, dass diese allgemeineren Merkmale nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels stünden, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext bezögen (oft zitiert, s. z. B. T 144/08, T 313/09, T 879/09, T 2185/10, T 2489/13). Mit anderen Worten müsse die vorläufig vorgenommene Verallgemeinerung, um zulässig zu sein, das Ergebnis unmissverständlicher Angaben sein, die der Fachmann einer Überprüfung des Beispiels und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen würde.

In T 1906/11 betonte die Kammer, dass die Einstufung einer Änderung als "Zwischenverallgemeinerung" oder z. B. als "Weglassen eines ursprünglich beanspruchten Merkmals" oder als "Mehrfachauswahl aus zwei Gruppen von alternativen Merkmalen" an sich keine Schlussfolgerungen über die Zulässigkeit dieser Änderung nach Art. 123 (2) EPÜ erlaubt. Gemäß der Entscheidung ist ausschließlich die Frage relevant, ob ein Fachmann, der mit der abgeänderten Fassung der Anmeldung oder des Patents konfrontiert wird, im Vergleich zu einem Fachmann, der nur die ursprünglich offenbarte Fassung zur Kenntnis nehmen würde, der abgeänderten Fassung etwaige zusätzliche technisch relevante Informationen entnimmt. Nur wenn solche zusätzlichen technisch relevanten Informationen erkannt werden können, kann auch ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Art. 123 (2) EPÜ vorliegen (zitiert in T 802/13). Gemäß T 248/12 ist der Hinweis in T 1906/11 auf die "technische Relevanz" zusätzlicher Informationen nicht so zu verstehen, dass damit ein neuer Standard für die Beurteilung, ob Änderungen gegen Art. 123 (2) EPÜ verstoßen oder nicht, eingeführt wird, da dies nicht mit dem "Goldstandard" in G 2/10 (ABl. 2012, 376) vereinbar wäre. S. auch T 1791/12, wo die Kammer urteilte, dass in T 1906/11 keine abweichenden Auslegungen der in G 2/10 enthaltenen Grundsätze zur Bewertung von Änderungen erkennbar seien. In T 1471/10 entschied die Kammer, dass als letztgültiger Maßstab für die Beurteilung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind, im Fall einer Zwischenverallgemeinerung der "Goldstandard" gilt (s. Kapitel II.E.1.3.1; s. auch T 2392/10, T 1791/12).

Nach T 2311/10 ist im Fall einer Zwischenverallgemeinerung der Dreipunkte- oder Wesentlichkeitstest wenig hilfreich, wenn nicht sogar irreführend. S. auch T 1840/11, T 2095/12 und T 2489/13. Zum Dreipunkte- oder Wesentlichkeitstest allgemein s. oben in diesem Kapitel II.E.1.4.4.

In T 99/09 brachte die Beschwerdeführerin vor, das hinzugefügte Merkmal sei wie ein unsichtbarer Begriff, ohne zusätzlichen technischen Inhalt, zu behandeln. Die Kammer befand, dass das Merkmal in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ausschließlich im Zusammenhang mit anderen strukturellen und funktionellen Merkmalen offenbart war. Das Merkmal war nie isoliert offenbart worden. In der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gab es keine Grundlage für eine Verallgemeinerung. Des Weiteren stellte die Kammer fest, dass diesem Merkmal in dem betreffenden Bereich eine allgemein anerkannte technische Bedeutung zukam. Schließlich fasste die Kammer ihre Ansicht dahin gehend zusammen, dass der hinzugefügte Begriff, obgleich er unbestimmt blieb, einen technischen Beitrag zum beanspruchten Gegenstand leistete und nicht als "unsichtbar" angesehen werden konnte (Verletzung des Art. 123 (2) EPÜ).

In T 284/94 (ABl. 1999, 464) erklärte die Kammer, dass es nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 nicht zulässig sei, einen Anspruch durch Aufnahme eines aus der Beschreibung einer bestimmten Ausführungsart einzeln herausgegriffenen technischen Merkmals zu ändern, wenn der fachkundige Leser den Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht zweifelsfrei entnehmen könne, dass der Gegenstand des so geänderten Anspruchs eine aus der Anmeldung eindeutig ersichtliche technische Aufgabe vollständig löse (s. auch T 1644/11).

In T 25/03 wurde festgestellt: Da Anspruch 1 sich daraus ergebe, dass aus der besonderen Kombination (in diesem Fall einer Folge von Schritten), die in der Ausführungsform nach Abbildung 4 als wesentlich für die Erzielung des gewünschten Ergebnisses offenbart wurde, einzelne Schritte herausgegriffen wurden, der Beschwerdeführer sich jedoch nicht auf andere Teile der eingereichten Fassung der Anmeldung bezog, auf welche die vorgeschlagene Änderung hätte gestützt werden können, und auch die Kammer keine hierfür in Betracht kommenden Teile erkennen konnte, erfülle Anspruch 1 in der gemäß dem ersten Hilfsantrag geänderten Fassung nicht die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ 1973.

In T 582/91 war der Beschwerdegegner (Einsprechende) der Ansicht, dass bei Beschränkung eines erteilten Anspruchs durch die Einführung von Merkmalen aus abhängigen Ansprüchen alle Merkmale der betreffenden abhängigen Ansprüche in den neuen unabhängigen Anspruch aufgenommen werden müssen. Im Gegensatz dazu argumentierte die Kammer, dass ein einzelnes Merkmal eines abhängigen Anspruchs mit einem vorausgehenden unabhängigen Anspruch leicht kombiniert werden könne, solange für den Fachmann ersichtlich sei, dass eindeutig keine enge funktionale oder strukturelle Beziehung zwischen dem einen Merkmal des abhängigen Anspruchs und dessen übrigen Merkmalen oder zwischen dem einen Merkmal und der Lehre anderer abhängiger Ansprüche, auf die in diesem abhängigen Anspruch verwiesen wird, bestehe. Ist dies der Fall, gäbe es keine Einwände nach Art. 123 (2) EPÜ 1973 (s. auch T 938/95 und T 288/89, wo es um die Kombination eines unabhängigen Anspruchs mit einem abhängigen Anspruch geht, ohne dass die Merkmale des vorausgehenden abhängigen Anspruchs aufgenommen werden).

In der Entscheidung T 1408/04 war im geänderten Anspruch 1 aus der weiten Bandbreite an für die Ober- und die Unterschicht infrage kommenden Strukturen, die unter den Anspruch 1 in der erteilten Fassung fielen, eine spezifische Auswahl getroffen worden. Zur Vermeidung einer Zwischenverallgemeinerung (d. h. einer nicht offenbarten Kombination von ausgewählten Merkmalen, die irgendwo zwischen einer ursprünglichen breiten Offenbarung und einer beschränkteren spezifischen Offenbarung liege) müssten alle unabdingbaren Merkmale der speziellen Auswahl in den Anspruch aufgenommen werden. Die Auswahl gehe vorliegend auf die Zeichnungen zurück, in denen indessen auch eine besondere (wenn auch weit verbreitete) Art der Verbindung von Ober- und Unterschicht dargestellt sei. Diese besondere Verbindung fehle im Anspruch jedoch. Daher liege eine Zwischenverallgemeinerung vor. Im Hinblick auf den dritten Hilfsantrag gelangte die Kammer zu der Auffassung, dass die besondere Definition einer flüssigkeitsundurchlässigen Verbindung von Ober- und Unterschicht keine Verallgemeinerung des Inhalts der ursprünglich eingereichten Anmeldung sei. Der Fachmann würde sofort erkennen, dass die in den Abbildungen dargestellte undurchlässige Ausgestaltung von Ober- und Unterschicht auch allgemein für andere Aspekte der Erfindung gelte und nicht nur für die in den Abbildungen 1 bis 3 dargestellten Merkmale. Die übrigen in diesen Abbildungen vorhandenen Elemente und die undurchlässige Ausgestaltung von Ober- und Unterschicht gehörten nicht untrennbar zusammen, was auch durch die Beschreibung bestätigt werde, in der diese Merkmale als fakultativ bezeichnet würden.

In T 461/05 stellte die Kammer fest, dass der geänderte Anspruch 4 einen Gegenstand definierte, der weniger allgemein war als der durch Anspruch 1 in der ursprünglichen Fassung definierte Gegenstand, aber allgemeiner als die besondere Ausführungsform, die dem in der Beschreibung offenbarten Fall 2a entsprach, und als der Gegenstand des ursprünglich eingereichten Anspruchs 6. Es lag daher eine Verallgemeinerung vor, die unter Fachleuten auf dem Gebiet des Patentwesens auch als Zwischenverallgemeinerung ("intermediate generalisation") bezeichnet wird. Der Begriff "Zwischenverallgemeinerung" bringt zum Ausdruck, dass der geänderte Gegenstand eine Verallgemeinerung einer ursprünglich offenbarten besonderen Ausführungsform ist, die zwischen dieser besonderen Ausführungsform und der ursprünglichen, allgemein gefassten Definition der Erfindung liegt. Nach Auffassung der Kammer wäre der Ausdruck "Zwischeneinschränkung" treffender, weil er verdeutlicht, dass die Änderung auch eine Beschränkung einer allgemein gehaltenen ursprünglichen Offenbarung darstellt. Bei der Änderung seien bestimmte Merkmale der Kombination von Merkmalen der besonderen Ausführungsform weggelassen worden. Art. 123 (2) EPÜ 1973 stehe einer derartigen Änderung nur dann entgegen, wenn die Änderung dem Fachmann neue Informationen liefere, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung herleitbar seien. Eine Beschränkung eines Anspruchs durch Hinzufügung einer Anzahl von Merkmalen einer an sich ursprünglich offenbarten besonderen Ausführungsform vermittle jedoch keine derartigen zusätzlichen Informationen. Hingegen würde das Weglassen der übrigen Merkmale aus der Ausführungsform dann neue Information hinzufügen, wenn die weggelassenen Merkmale für die Ausführung der besonderen Ausführungsform der Erfindung notwendig wären. In diesem Fall würde das Weglassen dieser Merkmale dem Fachmann erstmals die Information liefern, dass diese Merkmale entgegen der ursprünglichen Offenbarung zur Ausführung der besonderen Ausführungsform der Erfindung nicht notwendig sind. Die Kammer sah keinen Grund, warum die weggelassenen Merkmale für die Ausführung der Erfindung notwendig gewesen wären. Somit stand der geänderte Anspruch 4 mit Art. 123 (2) EPÜ im Einklang.

In T 1387/05 waren in der Stammanmeldung zwei verschiedene Bereiche der Übertragung von Videosignalen offenbart. Das Vorbringen des Beschwerdeführers (Anmelders) beruhte auf dem Grundverständnis, dass in der Stammanmeldung zwei getrennte Bereiche als Alternativen offenbart seien und die Ansprüche der vorliegenden Teilanmeldung nur den ersten Bereich beträfen. Die Kammer erklärte dagegen, dass in der Stammanmeldung nicht unmittelbar und eindeutig alternative Vorrichtungen beschrieben seien, die diesen beiden alternativen Bereichen entsprächen. Dort werde vielmehr eine Aufzeichnungs-/Wiedergabevorrichtung mit der Funktion offenbart, dass ein Übertragungssignal gesendet und/oder empfangen werden könne. Die Kammer akzeptierte das Argument des Beschwerdeführers, dass in der Entscheidung G 1/06 (ABl. 2008, 307) nicht festgestellt worden sei, dass sich die Gegenstände einzeln aus dem Offenbarungsgehalt jeder vorangehenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lassen müssten. Das bedeute jedoch nicht, dass Merkmale, die in einem gegebenen Zusammenhang offenbart worden seien, in einem anderen Zusammenhang beansprucht werden dürften oder spezifische Merkmale ohne eine entsprechende Grundlage in der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung verallgemeinert werden dürften. Da die gleichen Grundsätze sowohl auf Art. 76 (1) EPÜ als auch auf Art. 123 (2) EPÜ 1973 anzuwenden sind, sei es nach Art. 76 (1) EPÜ 1973 in der Regel nicht zulässig, aus mehreren ursprünglich in einer Stammanmeldung nur in Kombination miteinander offenbarten Merkmalen einzelne herauszugreifen und diese in einer Teilanmeldung isoliert von ihrem Kontext, also der in der Stammanmeldung offenbarten Kombination, zu beanspruchen.

In den verbundenen Rechtssachen T 1500/07, T 1501/07 und T 1502/07 wandte die Kammer die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu Art. 123 (2) EPÜ auf den Fall des Art. 76 (1) EPÜ 1973 an und betonte Folgendes: Bei einem neu beanspruchten Gegenstand, der darauf beruht, dass ursprünglich in Kombination miteinander (z. B. in einer besonderen Ausführungsform in der Beschreibung) offenbarte Merkmale einzeln herausgegriffen werden, ist das Kriterium, dass dieser Gegenstand vom Fachmann unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung herleitbar sein muss, dann erfüllt, wenn zwischen den Merkmalen kein klar erkennbarer funktioneller oder struktureller Zusammenhang besteht, d. h., wenn sie nicht untrennbar miteinander verknüpft sind. Entscheidend ist zu bestimmen, welche spezifischen Merkmalskombinationen ursprünglich in der Stammanmeldung offenbart waren und ob der Fachmann aus dem gesamten Offenbarungsgehalt – im Kontext betrachtet und unter Heranziehung seines Fachwissens – sofort und unmissverständlich erkennen kann, dass bestimmte Merkmale, und zwar welche, für das ordnungsgemäße Funktionieren dieser spezifischen Ausführungsformen unerheblich und ohne Folgen für die verbleibenden Merkmale verzichtbar sind. Im vorliegenden Fall waren diese Kriterien nicht erfüllt, weil die hier beanspruchten Merkmale nicht besonders herausgestellt und funktionell wie strukturell mit den übrigen Merkmalen verbunden waren.

In T 273/10 bestanden die vorgeschlagenen Änderungen darin, dass Merkmale, die einer besonderen Ausführungsform entnommen waren, dem Gegenstand von Anspruch 1 hinzugefügt wurden, doch wurden hierbei andere Merkmale weggelassen, die in enger Verbindung mit den in Anspruch 1 hinzugefügten Merkmalen beschrieben wurden. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wie sie sich insbesondere aus der Entscheidung T 461/05 ergibt, entschied die Kammer, dass nichts in der Anmeldung in der eingereichten Fassung darauf hindeutete, dass die weggelassenen Merkmale unnötig oder fakultativ waren oder dass sie durch andere technisch äquivalente Mittel ersetzt werden konnten; damit verstieß das Weglassen dieser Merkmale im beanspruchten Gegenstand gegen Art. 123 (2) EPÜ.

In T 879/09 führte die Kammer aus, dass eine Erfindung in der Patentanmeldung in allgemeiner Form sowie anhand von einem oder mehreren detaillierten Ausführungsbeispielen beschrieben ist. Um einen Einwand wegen mangelnder Neuheit und/oder mangelnder erfinderischer Tätigkeit auszuräumen, nimmt der Anmelder oft einige, jedoch nicht alle Merkmale der detaillierten Ausführungsbeispiele in die allgemeine Offenbarung auf. Dadurch ergibt sich ein Gegenstand, der zwischen der ursprünglichen allgemeinen Offenbarung und den im Einzelnen beschriebenen Ausführungsformen liegt. Eine solche Zwischenbeschränkung oder Zwischenverallgemeinerung ist nach Art. 123 (2) EPÜ nur dann zulässig, wenn der Fachmann aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei erkennen kann, dass die aus einem detaillierten Ausführungsbeispiel entnommenen Merkmale nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels stehen, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext beziehen (T 962/98). Dieses Kriterium war erfüllt, weil die weggelassenen Merkmale in keinem Zusammenhang mit der Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe standen.

In T 500/11 bestand die Änderung im fraglichen Anspruch 1 in der Beschränkung des Bereichs "zwischen 50 und 10 000 ppm Chrom" im unteren Wert auf 550 ppm. Es war unstrittig, dass dieser spezifische Wert in Beispiel 3 des Patents eine wörtliche Grundlage hatte, allerdings nicht in Verbindung mit den anderen Merkmalen des geänderten Anspruchs 1. Es galt die Frage zu beantworten, ob das Merkmal "550 ppm Cr" untrennbar mit den anderen im entsprechenden Beispiel des Patents definierten Merkmalen verknüpft war. Die Kammer stellte aber fest, dass alle Merkmale Parameter waren, die einzeln variiert werden konnten, und jede dieser Variationen notwendigerweise zu einem anderen Ergebnis in Bezug auf die Selektivität für TCS führen würde. Wenn das Merkmal "550 ppm Chrom" untrennbar mit spezifischen anderen Parametern des Beispiels 3 verknüpft wäre, würde dies bedeuten, dass die Selektivität für TCS nur in der bestimmten Kombination von "550 ppm Chrom" mit den spezifischen anderen Parametern des Beispiels 3 erzielt werden könnte. Dies traf hier aber offenkundig nicht zu. Im vorliegenden Fall wurde das Ziel der Erfindung – Erhöhung der Selektivität für TCS – allein durch Hinzufügen ausgewählter Chrommengen zu Silizium erreicht, und damit stand dieses Merkmal nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels, sondern bezog sich unmittelbar und eindeutig auf den allgemeineren Kontext, wie in T 962/98 gefordert. Die vorliegende Entscheidung stand auch in Einklang mit der Entscheidung T 273/10. Daraus folgte, dass das Herausgreifen des Werts 550 ppm vollkommen akzeptabel war und die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ somit erfüllt waren. (Zu Fällen, in denen ein Bereich durch Isolierung eines Werts aus einem Beispiel festgelegt wird, s. auch Kapitel II.E.1.5.2 "Festlegung eines Bereichs durch Isolierung eines Werts aus einem Beispiel".)

Zu der in diesem Abschnitt behandelten Fragestellung s. auch die Entscheidungen T 1004/01 (zusammengefasst im Kapitel II.E.1.5.2 "Festlegung eines Bereichs durch Isolierung eines Werts aus einem Beispiel"), T 166/04, T 200/04, T 311/04, T 191/04, T 1164/04, T 98/05, T 876/05, T 300/06, T 1250/06, T 1001/01, T 1407/06, T 911/06, T 582/08, T 1582/08, T 1397/09, T 2085/09, T 88/10, T 2172/11, T 266/12, T 1587/12, T 2095/12, T 163/13, T 1162/13, T 802/13, T 2489/13, T 389/13.