1.6.1 Kombination von Merkmalen aus einzelnen Ausführungsformen; Anmeldung in der eingereichten Fassung ist kein "Reservoir"

Der Inhalt einer Anmeldung kann nicht als Reservoir gesehen werden, aus dem Merkmale von verschiedenen Ausführungsbeispielen kombiniert werden können, um künstlich eine bestimmte Ausführungsform zu konstruieren (T 296/96, T 686/99, T 1206/01, T 1041/07, T 3/06, T 1206/07, T 1239/08, T 1648/11, T 1799/12, T 1853/13, T 1775/14). In Ermangelung eines wie auch immer gearteten Hinweises auf eine bestimmte Kombination ist diese Mehrfachauswahl von Merkmalen für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig aus dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableitbar (T 686/99, T 1853/13, T 1252/13). Als Hinweis kann die Tatsache dienen, dass die fraglichen Merkmale in der Beschreibung als "bevorzugt" erwähnt werden (T 68/99, T 1869/11, T 394/11, T 1799/12; zu Gegenbeispielen s. jedoch T 2118/08 und T 1306/12).

Dasselbe gilt im Fall von Teilanmeldungen im Hinblick auf die frühere Anmeldung in der eingereichten Fassung, s. z. B. T 2118/08, T 961/09, T 1581/12; s. auch den Verweis auf G 1/05 date: 2007-06-28 (ABl. 2008, 271) in Kapitel II.E.1.1.

In der Entscheidung T 1206/07 befand die Kammer, dass die Auswahl der zwei Merkmale nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden konnte, weil nicht der geringste Hinweis auf diese konkrete Kombination vorlag. Zu weiteren Fällen, die eine unzulässige Kombination von Merkmalen betrafen, s. z. B. T 659/97, T 2044/07.

In T 389/13 wurde die Zusammensetzung nach Anspruch 1 bei der Einreichung breit definiert, wobei die Definition einige strukturelle Merkmale sowie zwei Bereiche von parametrischen Werten umfasste. Im Rest der Anmeldung wurden für diese strukturellen Merkmale Präferenzen angegeben, sowie eine Definition von zusätzlichen Parametern, die zur Charakterisierung der Zusammensetzung verwendet werden könnten, nebst entsprechenden Wertebereichen. Später wurden einige auf die Präferenzen oder die zusätzlichen Parameter gestützte Beschränkungen und entsprechende Wertebereiche in den Anspruch aufgenommen. Die Kammer betonte, dass es unbillig gegenüber Dritten wäre, diese verschiedenen Beschränkungen zuzulassen, ohne dass die Anmeldung in der eingereichten Fassung irgendeinen – zumindest impliziten – Hinweis enthält, dass diese spezielle Zusammensetzung in Betracht gezogen wird. Einem Anmelder, der einen breiten, spekulativen Anspruch einreicht, entstünde daraus ein ungerechtfertigter Vorteil gegenüber anderen Anmeldern, die als Erste einer bestimmten, im Umfang des besagten breit gefassten ursprünglichen Anspruchs enthaltenen Kombination von Parametern und deren Wertebereichen eine Bedeutung beimessen.

Die Entscheidung T 770/90 brachte zum Ausdruck, dass ein zu breiter, von der ursprünglichen Beschreibung nicht gestützter Anspruch kein taugliches "Reservoir" für Änderungen ist.

Gemäß T 1120/05 können die ursprünglichen Zeichnungen nicht als Reservoir von Merkmalen gesehen werden, aus dem der Anmelder oder Patentinhaber bei der Änderung der Ansprüche schöpfen kann.

In T 296/96 stellte die Kammer fest, dass bei der Überlegung, ob ein Merkmal in einem Dokument offenbart sei, die Frage zu beantworten ist, ob der Fachmann die Kombination der verschiedenen in diesem Dokument aufgeführten Merkmale ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. Dies war in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht der Fall.

In T 2363/10 befand die Kammer, dass eine Auswahl von 6 der in 143 Unterpunkten offenbarten Merkmale eine bestimmte Auswahl darstellt, die als solche nicht offenbart war. Der Fachmann hatte keinen Hinweis oder Anreiz, genau diese Merkmalskombination auszuwählen. Die allgemeine Aussage, dass "jede Vorrichtung, jedes Mittel oder jedes Verfahren dieser Art die folgenden Merkmale aufweist bzw. aufweisen kann", änderte nichts an dieser Schlussfolgerung, weil eine Kombination aus ausgewählten Elementen nur dann als offenbart gilt, wenn zusätzliche Angaben vorliegen, die den Fachmann zur dieser Kombination hinführen.

Im Folgenden sind Beispiele von Fällen genannt, in denen die Kammern die beanspruchten Kombinationen nach Art. 123 (2) EPÜ für zulässig befanden:

In T 1241/03 kam die Kammer zu dem Schluss, dass Ansprüche auf Formulierungen, die Verbindungen in spezifischen Konzentrationen enthalten, nicht notwendigerweise eine wörtliche Grundlage in einer einzigen Textstelle der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung haben müssen, sofern die genauen, für die spezifischen Stoffe beanspruchten Konzentrationen und Bereiche als solche in der ursprünglichen Anmeldung offenbart sind. Weder bezogen sich die Ansprüche auf ein "Patchwork" von in nicht zusammenhängenden Teilen der Beschreibung offenbarten Parametern, noch waren spezifische Werte in unzulässiger Weise aus Beispielen herausgegriffen worden. Die in einem Anspruch erfolgte Verweisung auf eine Kombination von Verbindungen in spezifischen, an verschiedenen Stellen der Anmeldung ausdrücklich offenbarten Konzentrationen wurde von der Kammer nicht als über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehende Änderung des Patents gewertet.

In T 330/05 war die Kammer der Auffassung, dass das einzige Merkmal, das der ausdrücklichen Offenbarung hinzugefügt wurde, nämlich die Konkretisierung des Polymermaterials, keine "Auswahl" erforderlich machte, weil jedes der auf den Seiten 14 - 16 aufgeführten Polymere eindeutig und unmittelbar als geeignetes alternatives Material offenbart wurde.