3. Anwendung der Richtlinien durch die Beschwerdekammern in Einzelfällen

Dass die Richtlinien für die Kammern nicht bindend sind, impliziert also nicht, dass diese sie bei ihren Entscheidungen nicht berücksichtigen oder sich nicht davon inspirieren lassen. Die in den nachstehenden, hier zur Veranschaulichung der Rechtsprechung angeführten Zusammenfassungen zitierte Fassung der Richtlinien ist die von der jeweiligen Kammer in ihrer Entscheidung angewandte und nicht unbedingt die neuste, aktuell geltende Fassung (Stand November 2018).

In T 651/91 zitierte die Kammer zustimmend die Richtlinien und bestätigte, dass eine generische Offenbarung ein spezielles Beispiel, das unter diese Offenbarung fällt, in der Regel nicht neuheitsschädlich vorwegnimmt.

In T 523/89 sah die Kammer keine Veranlassung, von dem in den Richtlinien verankerten allgemeinen Auslegungsgrundsatz abzuweichen.

In T 631/97 (ABl. 2001, 13) vertrat die Kammer die Ansicht, dass die angeführte Auslegung der R. 46 (1) EPÜ 1973 mit der Stellungnahme G 2/92 der Großen Beschwerdekammer in Einklang stehe. Sie kam auch zu dem Schluss, dass die Prüfungsrichtlinien den Maßgaben nach G 2/92 und R. 46 EPÜ 1973 voll entsprächen.

In T 587/98 (ABl. 2000, 497) gelangte die Kammer zu der Feststellung, dass die Ansprüche in dem vorliegenden Fall keine "kollidierenden" Ansprüche im Sinne der Richtlinien seien.

Die Große Beschwerdekammer erklärte in G 3/14 (ABl. 2015, A102), dass weder das EPÜ selbst noch die Ausführungsordnung in Bezug auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ in der Prüfungsphase zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen unterscheiden. Auch die Richtlinien für die Prüfung, die zwar nicht ausdrücklich Teil des rechtlichen Rahmens des EPÜ sind, unterscheiden im Falle von Einwänden wegen mangelnder Klarheit nicht zwischen unabhängigen und abhängigen Ansprüchen (s. z. B. F‑IV, 4.1 – Fassung vom November 2014; unverändert in der Fassung vom November 2018, F‑IV, 4.1).

In T 32/95 (ex parte) wies die Kammer auf die Richtlinien hin: Hat der Anmelder guten Grund zu bezweifeln, dass das Dokument in Bezug auf seine Anmeldung als "Stand der Technik" anzusehen ist, und können auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausräumen, so sollte der Prüfer die Angelegenheit nicht weiterverfolgen.

Im Ex-parte-Verfahren T 655/13 (Prüfungsabteilung – Begründung auf der Grundlage eines relevanten Dokuments aus dem Stand der Technik in einer Nichtamtssprache) stützte sich die Kammer in ihrer Begründung teilweise auf die Richtlinien (E‑X, 2.6 – Fassung vom November 2017, E‑IX, 5 – Fassung vom Juni 2012, die zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung in Kraft war, und G‑IV, 4 – Fassung vom November 2017).

In T 300/89 (ABl. 1991, 480) befand die Kammer im Zusammenhang mit der Rüge des Beschwerdeführers, der Prüfer sei seiner Bitte um Rückruf nicht nachgekommen, dass die einschlägige Praxis in Bezug auf formlose Rücksprachen in den Richtlinien klar dargelegt sei.

In T 839/95 stellte die Kammer dazu fest, dass der Erlass einer Zwischenentscheidung bei Vorliegen eines gewährbaren Hilfsantrags nach den Prüfungsrichtlinien nur für Hilfsanträge im Einspruchsverfahren vorgesehen sei.

Der Antrag des Anmelders auf eine Entscheidung "nach Aktenlage" sei nicht als Verzicht auf das Recht auf eine vollständig begründete erstinstanzliche Entscheidung auszulegen, auch nicht vor dem Hintergrund des in den Richtlinien beschriebenen Verfahrens (s. T 1309/05, T 583/04).

In T 1709/06 stellte die Kammer fest, dass in Teil E‑X, 4.4 der Prüfungsrichtlinien zwar ein Verfahren für Standardentscheidungen "nach Aktenlage" vorgesehen ist, dass aber in einigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA (vgl. T 1309/05, T 1356/05) darauf hingewiesen worden ist, dass eine solche Standardentscheidung das Erfordernis der Entscheidungsbegründung gemäß R. 68 (2) EPÜ 1973 (jetzt R. 111 (2) EPÜ) nicht erfüllt.

In T 1123/04 wies die Kammer darauf hin, dass nach R. 68 (2) EPÜ 1973 (jetzt R. 111 (2) EPÜ) Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind. Die für die "Begründung" maßgeblichen Kriterien werden beispielsweise in den Prüfungsrichtlinien erörtert.

In T 2068/14 musste die Kammer darüber befinden, ob die Entscheidung der Prüfungsabteilung ausreichend begründet war. Die Kammer bekräftigte folgende Aussage in den Richtlinien, weil diese die Rechtsprechung der Beschwerdekammern widerspiegelt: "Es ist insbesondere von Bedeutung, dass auf wichtige Tatsachen und Argumente sorgfältig eingegangen wird, die gegen die getroffene Entscheidung sprechen können. Andernfalls könnte der Eindruck entstehen, dass solche Punkte übersehen worden sind" (in der damals geltenden Fassung vom September 2013; unverändert in der Fassung der Richtlinien E‑X, 2.6 vom November 2018). In der Entscheidung T 1998/10 (Verwendung des Standardformulars) ergänzte die Kammer ihre Auslegung der R. 111 (2) EPÜ zur Begründung von Entscheidungen ebenfalls mit einem Verweis auf die Richtlinien (Richtlinien E‑IX, 5, Begründung), denen zufolge die in einer Entscheidung genannten Gründe "vollständig und aus sich heraus, d. h. im Allgemeinen ohne Verweisungen verständlich" sein sollten.

In T 833/99 betreffend angebliche Vorbenutzungen erklärte die Kammer, entgegen der Meinung des Beschwerdeführers (Einsprechenden) seien hier nicht die Bedingungen anzuwenden, die im ersten Absatz von Abschnitt 3.1.3.1, Kapitel V, Teil D der Richtlinien in der damals geltenden Fassung (nunmehr G‑IV, 7.2.1 – Stand November 2018) genannt werden, sondern die im letzten Absatz, letzter Satz angeführten ("... jedoch alle Merkmale, die verborgen waren und nur durch genauere Analyse erhalten werden konnten, nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten"; Wortlaut der Fassung vom November 2018: "... jedoch alle Merkmale, die verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstörung des Erzeugnisses ermittelt werden konnten, nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu betrachten".)

In T 658/13 lag dem Einwand der Einsprechenden, dass das Product-by-Process-Merkmal bedeutungslos (d. h. nicht beschränkend) sei, Abschnitt F‑IV, 4.12 der Richtlinien für die Prüfung (Stand November 2015) zugrunde, wo festgestellt wird, dass ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen ist. Die Kammer konnte aber nicht zustimmen, dass der genannte Abschnitt impliziere, dass eine Product-by-Process-Formulierung bedeutungslos sein müsse.

In T 261/15 erklärte die Kammer in Bezug auf das Argument, dass ein ausgewählter Teilbereich unter anderem genügend Abstand von den Eckwerten des bekannten Bereichs haben müsse, ihr seien keine Entscheidungen bekannt, in denen diese Bedingung so allgemein formuliert sei. Es sei zwar richtig, dass in den Richtlinien für die Prüfung, G‑VI, 8 unter Punkt ii) b) dieses Kriterium als Bedingung für die Zuerkennung der Neuheit bei einer Auswahl aus einem Zahlenbereich genannt werde. Allerdings sei diese Bedingung weder in T 198/84 noch in T 279/89, die beide im genannten Abschnitt der Richtlinien angeführt werden, festgeschrieben.

Bei der Auslegung der Regel 116 (1) EPÜ und der Beurteilung, ob sie von der ersten Instanz korrekt angewandt wurde, stützte sich die Kammer im Ex-parte-Verfahren T 1750/14 auf eine wörtliche Auslegung der Bestimmungen in R. 116 (1) EPÜ in Verbindung mit R. 132 (2) EPÜ entsprechend den Richtlinien für die Prüfung (D‑VI, 3.2, letzter Satz, Fassung vom September 2013).

In T 1741/08 stellte die Kammer fest, dass die zitierte Passage der Richtlinien (G‑II, 3.7) der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zwar nicht wirklich zuwiderläuft, dass ihr optimistischer Ton für (potenzielle) Anmelder aber gelegentlich irreführend sein kann.

Die in der Mitteilung des EPA vom 8. November 2013 betreffend handschriftliche Änderungen genannten Gründe für die Änderung der auch in erster Instanz jahrelang gepflegten und in den "Richtlinien für die Prüfung im europäischen Patentamt" anerkannten Übung gebieten keine Änderung der etablierten Handhabung im Beschwerdeverfahren und der hierzu ergangenen Rechtsprechung (T 37/12 mit Verweis auf T 1635/10, Nr. 5 der Gründe).

Im Hinblick auf die Erfordernisse von Art. 84 EPÜ argumentierte der Beschwerdeführer, die Richtlinien C‑III, 4.9 (Richtlinien F‑IV, 4.9 – Stand November 2015) betreffend fakultative Merkmale stellten kein Verbot der von der Prüfungsabteilung gerügten Begriffe "vorzugsweise", "bevorzugt" und "insbesondere" dar, sondern verlangten vielmehr eine sorgfältige Prüfung im Einzelfall daraufhin, ob diese Begriffe keine Unklarheit hervorrufen könnten. Nach Ansicht des Beschwerdeführers bestand der Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung im Wesentlichen in einer unrichtigen Beurteilung des Klarheitserfordernisses, die darauf zurückzuführen ist, dass die Anspruchsfassung im konkreten Einzelfall nicht sorgfältig geprüft worden sei, was im Widerspruch zu den Prüfungsrichtlinien stehe und somit dem Gleichbehandlungsgrundsatz widerspreche. Allein aus der Tatsache, dass andere Prüfungsabteilungen in ähnlichen Fällen keinen entsprechenden Einwand erhoben haben, konnte jedoch kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz abgeleitet werden. Wie vom Beschwerdeführer selbst vorgetragen, erfordern die Richtlinien eine sorgfältige Prüfung (T 1882/12).

Für die Zurückweisung einer Anmeldung ist zwar nur ein Grund erforderlich, in der Sache T 1710/11 waren in der angefochtenen Entscheidung aber zahlreiche Einwände wegen mangelnder Klarheit aufgeführt, und die Prüfungsabteilung befand, dass eine "endgültige Entscheidung [über Neuheit und erfinderische Tätigkeit] erst nach Klärung des Umfangs der Patentansprüche getroffen werden könne". Es scheint eher ineffizient zu sein, im Wissen, dass der Gegenstand des "unklaren" Patentanspruchs nicht erfinderisch ist, eine Entscheidung zu erlassen, in der mangelnde Klarheit – nicht aber mangelnde erfinderische Tätigkeit – als Grund für die Zurückweisung genannt wird, sodass der Beschwerdeführer gezwungen ist, zu jedem Klarheitseinwand Stellung zu nehmen, bevor er den zwangsläufigen Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit anfechten kann. Die Kammer stellte fest, dieser Ansatz stehe nicht im Einklang mit der Forderung in den Richtlinien (C‑I, 2), dass Prüfer stets "konstruktiv handeln und hilfsbereit sein" sollten.

In T 1060/13 ging die Kammer auf die Bedingungen ein, unter denen die Prüfungsabteilung Abhilfe gewähren muss, und machte auf eine Unstimmigkeit in den Richtlinien sowohl in der (auf den vorliegenden Fall anzuwendenden) Fassung vom Juni 2012 als auch in der Fassung vom September 2013 aufmerksam. Die zitierte Passage wurde jedoch mittlerweile geändert und ist als solche in der Fassung vom November 2015 nicht mehr enthalten (E‑X, 7.4.2). Gestrichen wurde insbesondere der Verweis auf das obiter dictum.

In T 736/14 befand die Kammer zwar, dass das EPÜ nicht explizit regelt, wie bei einem Anmelder vorzugehen ist, dessen Anmeldung nicht einheitlich ist und der auf die Aufforderung der Prüfungsabteilung, genau anzugeben, welche der recherchierten Erfindungen er weiterverfolgen möchte, unklar oder missverständlich reagiert. Die Richtlinien H‑II, 7.1 – Stand 2013 ("Beschränkung auf eine einzige recherchierte Erfindung") hätten jedoch nach Auffassung der Kammer bei der Nichtzulassung des Hilfsantrags gar nicht angewandt werden dürfen, weil der Anmelder in diesem Stadium des Prüfungsverfahrens nicht klar angegeben hat, welche Erfindung weiterverfolgt werden sollte.

In der Frage des Beweismaßstabs bei Internet-Veröffentlichungen stützten sich die Kammern bei ihren Entscheidungen auf die Richtlinien (s. G‑IV, 7.5.2 – Stand November 2018) und hielten somit am Grundsatz des Abwägens der Wahrscheinlichkeit fest (T 2227/11, bestätigt in T 1711/11, T 353/14, T 545/08). In diesen Entscheidungen wurde der vorherigen Entscheidung T 1134/06 widersprochen, wonach auf Internet-Offenbarungen der strengere Beweismaßstab des zweifelsfreien Nachweises anzulegen sei.