1.5.1 Festlegung eines Bereichs durch Kombination von Endpunkten offenbarter Bereiche

In T 925/98 nahm die Kammer die Auffassung des Beschwerdegegners zur Kenntnis, wonach der in Anspruch 1 angegebene Bereich von 30 % bis 50 % gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973 verstoße, weil ein solcher Bereich in den ursprünglich eingereichten Unterlagen des Streitpatents nicht offenbart sei, wo lediglich ein allgemeiner Bereich von 30 % bis 60 % und ein bevorzugter Bereich von 35 % bis 50 % genannt seien. Die Kammer stellte aber fest, dass im Falle einer solchen Offenbarung eines allgemeinen wie auch eines bevorzugten Bereichs eine Kombination des offenbarten bevorzugten engeren Bereichs und eines der Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des offenbarten Ganzen liegen, nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung des Streitpatents herleitbar und somit dadurch gestützt ist (s. T 2/81, ABl. 1982, 394; T 201/83, ABl. 1984, 481 und T 53/82; T 571/89; T 656/92; T 522/96 und T 947/96, die sich jeweils auf T 2/81 beziehen). Damit verstoße die Beanspruchung eines Bereichs von 30 % bis 50 % nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ 1973. Im vorliegenden Fall deuteten zudem Schaubilder darauf hin, dass der beanspruchte Bereich tatsächlich der effizienteste sei. Diese Entscheidung wird sehr häufig zitiert, beispielsweise in T 328/10, T 2001/10, T 227/13; s. auch T 1107/06.

In T 249/12 stellte die Kammer fest, dass die Schlussfolgerung in T 2/81, wonach die Änderung gewährbar war, u. a. dadurch zustande kam, dass der neue Bereich als für den Fachmann "eindeutig und unmittelbar erkennbar" erachtet wurde; die Kammer in T 249/12 befand, dass dies dem "Goldstandard" gleichkommt.

In T 1170/02 befand die Kammer (unter Verweis auf T 187/91, ABl. 1994, 572), dass eine Kombination der Untergrenze des allgemeinen Bereichs mit der Untergrenze des bevorzugten Bereichs, durch die der bevorzugte Bereich ausgeschlossen wird, nicht unter die in T 2/81 (ABl. 1982, 394) entwickelten Grundsätze fällt. In einem solchen Fall empfiehlt sich die Frage, ob ein fachkundiger Leser der Stammanmeldung ernsthaft erwägen würde, im Bereich der Teilanmeldung zu arbeiten, oder ob er vielmehr durch die Stammanmeldung in der eingereichten Fassung oder durch sein allgemeines Fachwissen dazu veranlasst würde, diese Möglichkeit auszuschließen (unter Verweis auf T 187/91, ABl. 1994, 572). Nach Ansicht der Kammer würde der Fachmann angesichts der Angaben in der Stammanmeldung ernsthaft erwägen, auch jenseits der Untergrenze des bevorzugten Bereichs zu arbeiten. Unter diesen Umständen konnte der Bereich unmittelbar und eindeutig aus der Stammanmeldung in der eingereichten Fassung abgeleitet werden und stimmt mit dieser überein. S. auch T 1389/08 und T 205/13.

Im Fall T 612/09 verwies die Kammer jedoch auf den zweistufigen Ansatz in T 2/81: In einem ersten Schritt hatte die damalige Kammer festgestellt, dass die außerhalb des bevorzugten Gebiets liegenden beiden Teilbereiche (in T 612/09: 10 bis 25 mg/kg) des allgemeinen Bereichs (in T 612/09: 3 bis 75 mg/kg) dem Fachmann eindeutig und unmittelbar erkennbar waren. In einem zweiten Schritt hatte sie festgestellt, dass durch die Kombination des bevorzugten Bereichs mit dem oberen Teilbereich kein neuer Gegenstand eingeführt wird. Die Kammer in T 612/09 kam zu dem Schluss, dass nur der erste Schritt der Analyse aus T 2/81 erforderlich war, um unmittelbar und eindeutig zum beanspruchten Bereich zu gelangen. Tatsächlich waren die zwei Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des Ganzen lagen (eine Dosis von 3 bis 10 mg/kg und eine Dosis von 25 bis 75 mg/kg), dem Fachmann unmittelbar und eindeutig offenbart. S. auch T 2159/11.

In T 1919/11 bezog sich der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags auf Silber in einer Konzentration von mindestens 1 µM bis unter 200 µM. In der Beschreibung hieß es in zwei gesonderten, aufeinanderfolgenden Sätzen: "Wird dem Medium Silber beigemengt, so wird es in einer Konzentration von weniger als 900 µM, vorzugsweise weniger als 500 µM und noch besser weniger als 200 µM zugesetzt" und "Wird dem Medium Silber beigemengt, so wird es in einer Konzentration von mindestens 10 nM, vorzugsweise 100 nM, noch besser 1 µM und typischerweise 10 µM zugesetzt". Die Kammer merkte an, dass die vorliegende Situation nicht mit derjenigen in T 1107/06 vergleichbar sei, die in der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern behandelt wird. Es fehle schlicht ein allgemeiner Bereich, sprich eine Untergrenze, die eindeutig mit einer Obergrenze kombiniert wird, und ein offenbarter bevorzugter engerer Bereich, der ebenfalls aus einer Untergrenze besteht, die eindeutig mit einer Obergrenze kombiniert wird. Selbst eine gewisse Parallelität bei der Angabe der Ober- und Untergrenzen (weniger als/mindestens, vorzugsweise, noch besser) sei nicht mit einer eindeutigen Korrelation zwischen einer bestimmten Obergrenze und einer bestimmten Untergrenze gleichzusetzen, weil nicht gelehrt werde, dass eine solche Festlegung beabsichtigt sei. Somit werde eine der Obergrenzen, die im ersten Satz der Beschreibung der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (wie oben zitiert) genannt sind, und eine der im zweiten Satz genannten Untergrenzen willkürlich miteinander kombiniert, was keine unmittelbare und eindeutige Offenbarung darstelle.

In T 1990/10 musste die Kammer entscheiden, ob die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage für den Temperaturbereich "unter 35 °C" in Anspruch 1 enthielt. Die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbarte verschiedene Temperaturen, nämlich sowohl konkrete Temperaturwerte ("30 °C") als auch Temperaturbereiche, und zwar offene Bereiche ("unter 37 °C") ebenso wie geschlossene Bereiche mit definierter Unter- und Obergrenze ("30 °C bis 35 °C"). Der Begriff "unter" war nach Auffassung der Kammer nur zur Definition des breitesten genannten Temperaturbereichs ausdrücklich offenbart, nämlich "unter 37 °C". Die Kammer befand, dass der Bereich "unter 35 °C" auch aus diesem breitesten, offenen Temperaturbereich "unter 37 °C" in Verbindung mit der Obergrenze des geschlossenen Bereichs "30 °C bis 35 °C" nicht implizit herleitbar war. Würde man – in Anwendung der in T 2/81 aufgestellten Kriterien – die Unter- und die Obergrenze des geschlossenen Bereichs mit dem breitesten Temperaturbereich kombinieren, ergäben sich die Temperaturbereiche "30 °C bis unter 37 °C" und "35 °C bis unter 37 °C", nicht aber der offene Temperaturbereich "unter 35 °C". Hinzu kommt, dass der geschlossene Temperaturbereich "30 °C bis 35 °C" die spezifische Temperatur von "35 °C" einschließt, während der in Anspruch 1 genannte offene Bereich "unter 35 °C" diesen Wert ausdrücklich ausschließt. Würde man den Begriff "unter" aus "unter 37 °C" einfach in die Obergrenze des Bereichs "30 °C bis 35 °C" übernehmen, so wäre dies keine Kombination von Bereichen und Unterbereichen, wie sie in T 2/81 beschrieben ist. Da jedoch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine entsprechende Lehre enthält, entbehrt eine solche Übernahme des Begriffs "unter" in eine andere Temperaturangabe oder in einen anderen Temperaturbereich einer Grundlage in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Außerdem musste die Kammer entscheiden, ob die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage für den Temperaturbereich von "etwa 26 °C bis 32 °C" bot, was sie verneinte.

In T 249/12 ließ die Kammer die Änderung in einen Bereich von "10 - 50 Masse-%" zu, womit die Obergrenze des weniger bevorzugten breiteren Bereichs (50 Masse-%) und die Untergrenze des am meisten bevorzugten engeren Bereichs (10 Masse-%) kombiniert wurden. Da beide Endpunkte des neuen Bereichs in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung ausdrücklich genannt waren, war der neue Bereich für den Fachmann "eindeutig und unmittelbar erkennbar" (T 2/81), d. h. der Bereich wurde in der ursprünglichen Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart. S. auch T 1143/17 zur Kombination des niedrigeren Endpunkts eines bevorzugten Bereichs mit dem oberen Endpunkt eines stärker bevorzugten Bereichs.

In T 1320/13 definierte Anspruch 1 ein spezielles Verhältnis im Bereich "zwischen 0,6 und 1". Der Beschwerdeführer machte geltend, für diesen Bereich finde sich eine Grundlage in der Offenbarung des Bereichs "0,1 und etwa 1" in Anspruch 5 in Verbindung mit dem in einer Aufzählung von Einzelwerten offenbarten Wert "0,6", wobei die Aufzählung lautete "etwa 1,0, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 oder sogar 0, davon ableitbar". Die Kammer befand, dass T 2/81 im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei. Der Fachmann würde die in der Aufzählung auf Seite 5 der Anmeldung einzeln offenbarten Verhältniswerte nicht als einzelne Endpunkte von Bereichen ansehen. Erstens beziehe sich eine Aufzählung von Einzelwerten – auch wenn sie wie hier in absteigender Reihenfolge offenbart würden – nicht auf Werte, die dazwischen lägen, während ein Bereich zwangsläufig alle Werte umfasse, die zwischen seinen beiden offenbarten Endpunkten lägen, d. h. eine Aufzählung von Einzelwerten sei konzeptuell nicht dasselbe wie ein Bereich. Zweitens enthalte die Aufzählung keine Hinweise auf eine bestimmte Kombination von Verhältniswerten. Entsprechend ergebe sich für den Fachmann auch eine bestimmte Auswahl von Werten nicht eindeutig und unmittelbar aus dem Inhalt der Anmeldung.

In T 703/16 stellte die Kammer fest, dass ein Peptidfragment ein eigenständiger physischer Gegenstand ist, der aus einzelnen Aminosäuren besteht und definierte physische Endpunkte aufweist; dies ist nicht vergleichbar mit dem Bereich eines quantitativen Parameters, in dem die Erfindung ausgeführt werden kann (worin sich der Fall von T 2/81 und T 1063/96 unterschied).