RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER 2020
II. PATENTANMELDUNG UND ÄNDERUNGEN
A. Patentansprüche
1. Klarheit der Ansprüche – Angabe aller wesentlichen Merkmale
(CLB, II.A.3.2.)
In T 2574/16 war Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Zugreifen auf elektronische Informationen gerichtet. Im letzten Schritt des Verfahrens ging es um die Modifizierung mindestens eines grafischen Elements in dem ausgewählten Portaldokument basierend auf dem ausgewählten grafischen Simulationselement und auf der operativen elektronischen Information, um damit einen Betrieb mindestens eines der Betriebselemente des mindestens einen Betriebssystems zu simulieren. Die Prüfungsabteilung hatte festgestellt, dass dieser letzte Schritt unklar (Art. 84 EPÜ) und damit die beanspruchte Erfindung unzureichend offenbart sei (Art. 83 EPÜ). Einer ihrer Einwände lautete, dass es aufgrund eines in der Beschreibung offenbarten Beispiels in Kombination mit zwei Abbildungen klar sei, dass die Erfindung nicht auf die Simulation eines Betriebs in Reaktion auf die Auswahl eines einzigen grafischen Simulationselements beschränkt sei, sondern die Simulation eines Betriebs in Reaktion auf die Auswahl von mehr als einem grafischen Simulationselement umfasse. Angesichts dieses Beispiels könne Anspruch 1 nicht so ausgelegt werden, dass er darauf beschränkt sei, bekannte Modifizierungen anzuzeigen, die in der operativen elektronischen Information gespeichert sind.
Die Kammer hielt fest, dass der Anspruch aufwendige Simulationen umfasse, die über alle Beispiele hinausgingen, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung offenbart seien. Dies sei an sich aber kein Problem mangelnder Klarheit oder unzureichender Offenbarung. Tatsächlich sei es normal, dass in einem Anspruch der Schutzumfang mit Begriffen definiert werde, die die wesentlichen Merkmale der Erfindung positiv definierten. Jede unter den Schutzumfang des Anspruchs fallende besondere Ausführungsform könne weitere Merkmale aufweisen, die im Anspruch nicht erwähnt oder in der Anmeldung nicht offenbart seien (und sogar eine patentierbare Weiterentwicklung darstellten). Im vorliegenden Fall enthalte jedes Verfahren, das unter den Schutzumfang von Anspruch 1 falle, einen Schritt zur Modifizierung mindestens eines grafischen Elements, um damit einen Betrieb mindestens eines Betriebselements zu simulieren. Diese Simulation könne sehr aufwendig, aber auch sehr einfach sein. Der Beitrag dieses Schritts zur beanspruchten Erfindung bestehe im Wesentlichen darin, dass eine Simulation stattfinde, nicht aber, dass eine solche Simulation zum ersten Mal ermöglicht werde. Wenn der Fachmann über mindestens ein Betriebselement eines Betriebssystems verfügte, so hätte er keine Probleme, eine Simulation in Form mindestens einer Modifizierung mindestens eines grafischen Elements durchzuführen. Der Beitrag des Schritts sei daher ausreichend offenbart.
2. Klarheit eines Anspruchs, der eine Norm oder einen Standard angibt
(CLB, II.A.3.6.)
In T 3003/18 brachten die Einsprechenden 2 und 3 in Bezug auf frühere Anträge vor, dass die Definition des beanspruchten Gegenstands mittels Verweis auf durch Standards oder Normen bezeichnete Stecker unter anderem deshalb unklar sei, weil die betreffenden Standards oder Normen verschiedene Versionen umfassten und sich mit der Zeit änderten und die strukturellen und funktionellen Merkmale der beanspruchten Stecker nicht klar seien (vgl. T 1888/12, T 783/05). Der Patentinhaber brachte dagegen vor, dass Verweise auf Standards in Ansprüchen nicht generell per se unklar seien; im vorliegenden Fall müsse vielmehr betrachtet werden, wie die Merkmale des Standards mit der beanspruchten Erfindung zusammenhingen (vgl. T 2187/09, T 1196/15).
Nach Auffassung der Kammer hängt die Klarheit eines Anspruchs, in dem eine Norm oder ein Standard angegeben wird, von der Sachlage und insbesondere vom beanspruchten Gegenstand ab. Der in Anspruch 1 genannte MTRJ-Stecker bezeichne eine bekannte standardisierte Steckerfamilie, die einerseits spezifische Merkmale aufweise, die innerhalb der Steckerfamilie variieren und sich mit der Zeit gemäß den verschiedenen spezifischen Versionen der betreffenden Standards oder Normen ändern könnten, und die andererseits eine Reihe gemeinsamer (oder, wie von der Einspruchsabteilung angemerkt, generischer) Merkmale aufweise, die einen vorgegebenen Grad an Kompatibilität und Austauschbarkeit zwischen den verschiedenen Steckern derselben Familie sicherstellten. Zudem würden diese Stecker in Lehrbüchern, Nachschlagewerken und Ähnlichem ohne Verweis auf eine bestimmte Version der betreffenden Standards oder Normen generell als "MTRJ-Stecker" bezeichnet. Auch seien im vorliegenden Fall die im technischen Kontext des Anspruchs 1 relevanten Merkmale des MTRJ-Steckers – anders als in Fällen wie T 1888/12 und T 783/05 (s. oben) – nicht die spezifischen, sondern die vorstehend genannten allgemeinen Merkmale, und aus diesem Grund würde der Fachmann verstehen, was im beanspruchten Kontext damit gemeint sei, dass der optische Stecker ein MTRJ-Stecker sei. Dieselben Erwägungen träfen auf die in Anspruch 1 definierten SC- und LC-Stecker zu.
3. Stützung durch die Beschreibung
(CLB, II.A.5.)
In T 695/16 hatte die Prüfungsabteilung zwar den auf einen Sprühkopf gerichteten Anspruch 1 als klar und knapp gefasst befunden, sie war aber der Auffassung, dass weder die Abbildungen noch die Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform wenigstens einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung im Einzelnen angäben (R. 42 (1) e) EPÜ). Die Ansprüche seien breiter als durch den Umfang der Beschreibung und der Zeichnungen gerechtfertigt und würden daher von der Beschreibung nicht gestützt (Art. 84 EPÜ). Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung auf dieser Grundlage zurückgewiesen.
Die Kammer hob die Entscheidung auf und stellte fest, dass Merkmal a ("Vorsprung" des kreisförmigen Kragens) und Merkmal b ("nicht rotierendes Merkmal" der Innenfläche der Überkappe) im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 für den Fachmann unstreitig klar seien, d. h. ihre strukturelle Form, ihre Funktion und ihre Wechselbeziehung seien klar. Unstreitig sei weiter, dass die Beschreibung zumindest eine wörtliche Wiederholung der kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 enthalte. Damit seien die besagten Merkmale auch in der Beschreibung – offensichtlich auch in klarer Weise - offenbart, sodass der Wortlaut des Anspruchs 1 dadurch gestützt sei und der Umfang der Ansprüche nicht über den durch die Beschreibung gerechtfertigten Umfang hinausgehe. Was die Prüfungsabteilung als "fehlendes Bindeglied" zwischen Anspruch 1 und der Beschreibung bezeichnete, weswegen Anspruch 1 nicht von dieser gestützt sei, sei die fehlende Nennung der Merkmale a und b in den Abbildungen und im Wortlaut der Beschreibung, in der auf das enthaltene Beispiel verwiesen werde. Da die Merkmale a und b aber per se klar seien, sei ihre konkrete Nennung in dem Teil der Beschreibung, der die spezifische, in den Abbildungen dargestellte Ausführungsform behandle, nicht zwingend erforderlich. Beim Lesen der Beschreibung und Betrachten der Abbildungen sei im Hinterkopf zu behalten, dass die Merkmale a und b vorhanden seien und zusammenwirkten, um hörbare Signale zu produzieren. Der Fachmann würde die relevanten Merkmale in den Abbildungen erkennen und damit über eine ausführliche Beschreibung derselben verfügen, einschließlich ihrer Anordnung und Form. Der in den Abbildungen dargestellte Sprühkopf erfülle die Anforderungen der R. 42 (1) e) EPÜ insofern, als eine Ausführungsform der beanspruchten Erfindung veranschaulicht sei. Somit werde dieser Bestimmung wie auch Art. 84 EPÜ entsprochen.
4. Im Anspruch enthaltene Begriffe mit einer auf dem technischen Gebiet eindeutigen festen Bedeutung – Heranziehen der Beschreibung
(CLB, II.A.6.3.1)
In T 1642/17 wurde die Anmeldung aus dem alleinigen Grund zurückgewiesen, dass sie den Erfordernissen des Art. 84 EPÜ nicht entsprach. Insbesondere befand die Prüfungsabteilung, dass bestimmte Definitionen in einem Dokument, auf das in der Beschreibung verwiesen wurde, für die Bestimmung der Grenzen der Ansprüche essenziell seien und in die Beschreibung aufgenommen werden müssten, die in sich geschlossen zu sein habe. Sie verwies auch auf die ständige Rechtsprechung, wonach ein Patentdokument sein eigenes Wörterbuch darstellen könne.
Die Kammer verstand den Einwand der Prüfungsabteilung dahin gehend, dass die Ansprüche unklar seien, wenn sie im Lichte der Beschreibung gelesen und ausgelegt würden. Sind jedoch die Ansprüche und die darin verwendeten Begriffe für sich genommen klar, weil sie beispielsweise eine auf dem technischen Gebiet eindeutige feste Bedeutung haben, ist nach der ständigen Rechtsprechung der eindeutige Anspruchswortlaut so auszulegen, wie ihn der Fachmann ohne Zuhilfenahme der Beschreibung verstehen würde (s. T 2221/10 und T 197/10; auch "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 9. Aufl. 2019, II.A. 6.3.1). Laut der letztgenannten Entscheidung gilt dies bei einer Diskrepanz zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung. Im vorliegenden Fall stimmte die Kammer mit der Prüfungsabteilung überein, dass die in den Ansprüchen verwendeten Begriffe für den Fachmann eine "allgemein anerkannte Bedeutung" haben. In Anbetracht dessen und angesichts der vorstehenden Rechtsprechung kam sie zu dem Schluss, dass die Ansprüche den Klarheitserfordernissen des Art. 84 EPÜ entsprachen.
Dementsprechend sollte das Vorliegen eines Verweises in der Beschreibung, der eine Definition dieser Begriffe enthält, nicht anders behandelt werden, als wenn die Beschreibung selbst eine solche Definition enthielte. In keinem dieser beiden Fälle hätte sich die Definition von Begriffen, die bereits eine auf dem technischen Gebiet eindeutige feste Bedeutung haben, negativ auf die Klarheit der Ansprüche ausgewirkt. Weder die Beschreibung noch ein Verweis könnten nämlich eine allgemein anerkannte Bedeutung von Begriffen in einem Anspruch ändern. Unzutreffend war auch die von der Prüfungsabteilung gezogene Parallele zu dem Fall, in dem die Beschreibung angepasst werden muss, um Art. 83 EPÜ einzuhalten, denn Art. 84 EPÜ betrifft die Ansprüche und Art. 83 EPÜ die Offenbarung der Patentanmeldung. Um sicherzustellen, dass die Anmeldung dem Erfordernis der Stützung in Art. 84 EPÜ genügt, könnte die Prüfungsabteilung stattdessen verlangen, dass die Beschreibung an die Ansprüche angepasst wird (s. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 9. Aufl. 2019, II.A 5.3).
B. Einheitlichkeit der Erfindung
1. Bestimmung, ob es sich um eine oder mehrere "Erfindungen" handelt – vollständige Recherche – Rückzahlung einer weiteren Recherchengebühr
(CLB, II.B.3.3., II.B.4.2.)
In T 1414/18 begründete die Prüfungsabteilung ihre Zurückweisungsentscheidung lediglich mit einem Verweis auf ihre abschließende Mitteilung nach Art. 94 (3) EPÜ. Darin hatte sie ihren Einwand der Nichteinheitlichkeit aufrechterhalten, die Zurückweisung der Anmeldung angekündigt und die Auffassung vertreten, dass der Antrag des Anmelders auf Rückzahlung der zweiten Recherchengebühr ebenfalls zurückgewiesen würde. Der Anmelder zog seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurück und beantragte eine beschwerdefähige Entscheidung "nach Aktenlage".
Die Kammer war mit dem Ansatz der Prüfungsabteilung bezüglich der Frage der Einheitlichkeit nicht einverstanden. Nur wenn sich die Anmeldung auf mehr als eine "Erfindung" beziehe, sei das Vorliegen einer "allgemeinen erfinderischen Idee" (Art. 82 EPÜ) und "gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale" (R. 44 (1) EPÜ) diesbezüglich zu prüfen – siehe auch Orientierungssatz 1. Zunächst müsse festgestellt werden, ob die Anmeldung eine oder mehrere "Erfindungen" umfasse. Es gelte, die zugrunde liegende(n) "Erfindung(en)" anhand der gemäß der Beschreibung zu lösenden technischen Aufgabe(n) zu ermitteln (z. B. W 11/89, ABl. 1993, 225; W 6/97; T 173/06; T 1888/09; auch Prüfungsrichtlinien vom November 2017, z. B. F-V, 8, Absatz 2 und 8.1, vorletzter Satz). Nach Auffassung der Kammer bezog sich die ursprüngliche Anmeldung nur auf eine einzige Erfindung. Dass der Hauptaspekt der Erfindung überwiegend von einem (stärker beschränkten) unabhängigen Anspruch abgedeckt werde, bedeute nicht automatisch, dass sich der entsprechende (breitere) unabhängige Anspruch auf eine andere Erfindung beziehe. Insbesondere bedeute es nicht, dass zwei verschiedene Recherchen durchgeführt werden müssten, um beide zu erfassen. Eine vollständige Recherche dürfe sich nicht auf die Ansprüche beschränken, egal wie breit oder wie beschränkt diese seien, sondern müsse die zugrunde liegende Beschreibung und die Zeichnungen angemessen berücksichtigen (Art. 92 EPÜ). Die Kammer kam zu dem Schluss, dass sowohl die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung als auch die Ansprüche 1 und 2 des Hauptantrags (die lediglich um Bezugszeichen ergänzt und geringfügig umformuliert waren) einheitlich seien (Art. 82 EPÜ).
Hinsichtlich der beantragten Gebührenrückzahlung stellte die Kammer fest, dass die Entscheidung über die Zurückweisung einer Patentanmeldung so verstanden werden könne, dass sie implizit die Ablehnung der Rückzahlung einer weiteren Recherchengebühr einschließe, wenn die Absicht der Prüfungsabteilung eindeutig sei – siehe auch Orientierungssatz 2. Zwar sollte eine Entscheidung über die Rückzahlung weiterer Recherchengebühren im Tenor der schriftlichen Entscheidung angegeben werden (z. B. T 756/14), doch sei die Absicht der Prüfungsabteilung, den Antrag zurückweisen, aus ihrer letzten Mitteilung klar hervorgegangen. Eine weitere Recherchengebühr sei von der Prüfungsabteilung oder der zuständigen Kammer zurückzuzahlen (R. 64 (2) EPÜ, R. 100 (1) EPÜ), wenn die Zahlungsaufforderung der Recherchenabteilung ungerechtfertigt gewesen sei. Dies sei auf der Grundlage der darin enthaltenen Tatsachen und Argumente und der ursprünglich eingereichten Ansprüche zu prüfen (u. a. T 188/00, T 1476/09, T 2526/17). Da die Einheitlichkeit der Erfindung auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Ansprüche von der Prüfungsabteilung fälschlicherweise nicht erkannt worden sei, sei die Gebühr zurückzuzahlen.
C. Ausreichende Offenbarung
1. Ausführbarkeit – neuronales Netz
(CLB, II.C.6.1.)
In T 161/18 nutzte die Anmeldung ein künstliches neuronales Netz zur Transformation der an der Peripherie gemessenen Blutdruckkurve in den äquivalenten Aortendruck. Bezüglich des Trainings des erfindungsgemäßen neuronalen Netzes offenbarte die Anmeldung lediglich, dass die Eingabedaten ein breites Spektrum von Patienten unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Konstitutionstyps, Gesundheitszustands und dergleichen abdecken sollten, damit es nicht zu einer Spezialisierung des Netzes kommt. Die Anmeldung offenbarte jedoch nicht, welche Eingabedaten zum Trainieren des erfindungsgemäßen künstlichen neuronalen Netzes geeignet sind, oder mindestens einen zur Lösung des vorliegenden technischen Problems geeigneten Datensatz. Das Trainieren des künstlichen neuronalen Netzes konnte daher vom Fachmann nicht nachgearbeitet werden und der Fachmann konnte die Erfindung deshalb nicht ausführen. Die vorliegende, auf maschinellem Lernen insbesondere im Zusammenhang mit einem künstlichen neuronalen Netz beruhende Erfindung war somit nicht ausreichend offenbart, da das erfindungsgemäße Training mangels entsprechender Offenbarung nicht ausführbar war. Siehe auch Kapitel I.C.4."Wirkung nicht über den gesamten Schutzbereich glaubhaft gemacht – neuronales Netz".
2. Erforderlicher Umfang der Offenbarung bei einer medizinischen Verwendung – Plausibilität
(CLB, II.C.7.2.)
In T 184/16 betraf die Erfindung neue Verbindungen mit inhibierender Aktivität gegenüber dem natriumabhängigen Transporter (pharmazeutische Verbindung). Der Mechanismus, der der Behandlung von Diabetes-Folgeerkrankungen zugrunde liegt und mit dem die beanspruchte therapeutische Wirkung erzielt werden soll, beruhte auf der Inhibierung des natriumabhängigen Glukosetransporters ("SGLT") und insbesondere des SGLT2. Der Zusammenhang zwischen der nach Anspruch 12 (Anspruch auf eine medizinische Verwendung) zu erzielenden therapeutischen Wirkung und der Inhibierung von SGLT2 wurde vom Beschwerdeführer (Einsprechenden) nicht in Zweifel gezogen. Dieser argumentierte, aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung gehe nicht plausibel hervor, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung mit den beanspruchten Verbindungen erzielt werden könne.
Die Kammer räumte ein, dass nur dann nachträglich veröffentlichte Beweisstücke berücksichtigt werden können, um eine bestimmte Wirkung aufzuzeigen, wenn es bereits am Anmeldetag plausibel war, dass die besagte Wirkung erzielt wird. Beispiele für Fälle, in denen die Plausibilität anerkannt wurde und nachträglich veröffentlichte Beweisstücke berücksichtigt wurden, sind Fälle, in denen es prima facie keine ernsthaften Zweifel an der Plausibilität gab (T 108/09, T 1760/11, T 919/15). In T 1329/04 bestanden dagegen prima facie ernsthafte Zweifel. Im vorliegenden Fall enthielt die Anmeldung in der eingereichten Fassung keine Versuchsergebnisse zur strittigen Plausibilität, d. h. zur Plausibilität, dass es sich bei den beanspruchten Verbindungen um SGLT2-Inhibitoren handelt. Es war daher notwendig festzustellen, ob die Plausibilität vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachwissens und des Stands der Technik trotzdem anerkannt werden konnte. Der Kammer lag kein Hinweis vor, dass prima facie ernsthafte Zweifel bestanden, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung erzielt werden konnte, und der Beschwerdeführer brachte auch nicht vor, dass es derartige Hinweise gebe. Zudem gab es keinen A-priori-Grund oder irgendeinen Hinweis im allgemeinen Fachwissen, dass die beanspruchte therapeutische Wirkung nicht erzielt werden könnte. Die Kammer hielt es für plausibel, dass die therapeutische Wirkung tatsächlich erzielt wird.
Die Kammer befand, dass das nachträglich veröffentlichte Beweisstück D4 (vom Beschwerdegegner/Patentinhaber eingereichte Vergleichsbeispiele) zur Stützung der Offenbarung in der Patentanmeldung berücksichtigt werden kann. Sie räumte ein, dass D4 tatsächlich nur Daten für die SGLT2-Inhibierung enthalte. Allerdings werde die beanspruchte therapeutische Wirkung durch die alleinige SGLT2-Inhibierung erzielt. Die Tatsache, dass eine SGLT1-Inhibierung ebenfalls zu dieser Wirkung beitragen könnte, dies in D4 aber nicht getestet wurde, sei nicht relevant. Da der Beschwerdeführer zudem die Beweislast für seine Behauptung trage, könne die Kammer mangels solcher Beweise nicht schließen, dass Verbindungen mit großen Substituenten nicht geeignet seien, die in Anspruch 12 definierte therapeutische Wirkung zu erzielen. Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung galt als erfüllt.
Das nachträglich veröffentlichte Schriftstück D4 und die Frage der Plausibilität wurden auch im Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit behandelt, und D4 wurde ebenfalls berücksichtigt. Siehe auch Kapitel I.C.1. "Unterscheidung zwischen Plausibilität und Naheliegen".
D. Priorität
1. Prioritätsrecht des Anmelders oder seines Rechtsnachfolgers
1.1 Identität der Anmelder bei mehreren Anmeldern der Prioritätsanmeldung
(CLB, II.D.2.2.1)
In T 844/18 gehörte einer von mehreren Anmeldern bestimmter vorläufiger US-Anmeldungen, deren Priorität beansprucht wurde, nicht zu den Anmeldern der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung. Die Frage der Rechtsnachfolge stellte sich nicht. In Einklang mit der Rechtsprechung der Kammern wandte die Einspruchsabteilung den seit Langem praktizierten Ansatz an, wonach "alle Anmelder" der Erstanmeldung auch Anmelder der Nachanmeldung (bzw. "dieselben Anmelder") sein müssen. Sie befand, dass die Priorität nicht wirksam beansprucht worden sei, und widerrief das Patent wegen mangelnder Neuheit.
Die Kammer formulierte die Kernfrage wie folgt: "A und B sind Anmelder der Prioritätsanmeldung. A ist alleiniger Anmelder der Nachanmeldung. Ist ein Prioritätsanspruch wirksam, auch ohne dass das Prioritätsrecht von B auf A übertragen wurde?". Die drei Angriffslinien der Beschwerdeführer (Patentinhaber) gegen den "Alle Anmelder"-Ansatz des EPA überzeugten die Kammer nicht, und die Beschwerde wurde zurückgewiesen.
Als Erstes ging es um die Frage, ob das Recht auf Priorität überhaupt vom EPA beurteilt werden sollte. Die Kammer entschied, dass die Instanzen des EPA befugt und verpflichtet seien, die Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs nach Art. 87 (1) EPÜ zu beurteilen, was auch beinhalte zu prüfen, "wer" das Prioritätsrecht genießt. Art. 87 (1) EPÜ setze nicht voraus, dass "jedermann", der die Patentanmeldung eingereicht hat, dazu berechtigt sei, sondern nur, dass er es getan habe. Die Kammer wies auch Argumente zurück, die in analoger Weise auf Art. 60 (3) EPÜ gestützt waren. Das EPA führe lediglich eine formale Prüfung der Person durch, die die Anmeldung eingereicht hat. Dies widerspreche im Übrigen nicht seinem Ansatz in Bezug auf die Rechtsnachfolge, wie von den Beschwerdeführern behauptet. Das EPA prüfe nur, ob die Rechtsnachfolge nach dem ursprünglichen Anmelder gegeben ist, was eine eingehende Prüfung erfordere, die aber nicht auch das Bestehen des Prioritätsrechts an sich umfasse.
Zweitens ging es um die Auslegung des Begriffs "jedermann" in Art. 87 (1) EPÜ; hier sah die Kammer die gewöhnliche Bedeutung in diesem Zusammenhang in allen Sprachfassungen als mehrdeutig an (vgl. Art. 4A (1) Pariser Verbandsübereinkunft, Art. 31 (1) Wiener Übereinkommen). In Übereinstimmung mit T 15/01 befand sie, dass es Ziel und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft (vgl. Art. 31 (1) und Art. 33 (4) Wiener Übereinkommen) sei, "für begrenzte Zeit die Interessen eines Patentanmelders, der internationalen Schutz für seine Erfindung erlangen will, zu wahren", und dass "die internationalen Prioritätsvorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft … dem Anmelder die Erlangung internationalen Schutzes für seine Erfindung … erleichtern" sollten. Die Beschwerdeführer argumentierten unter Berufung auf diese Feststellungen in T 15/01, dass Ziel und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft für ihre (nicht einschränkende) Auslegung des Begriffs "jedermann" sprächen. Dies würde es A erlauben, alleine eine andere Anmeldung in einem anderen Land einzureichen und dabei dieselbe Erfindung zu beanspruchen, ohne B zu involvieren, während der "Alle Anmelder"-Ansatz zu einem Verlust des Prioritätsrechts und damit möglicherweise der Patentanmeldung führen könnte, wenn einer der Anmelder sich weigere, sich als Anmelder der Nachanmeldung anzuschließen. Die Kammer vertrat eine andere Auffassung: Ziel und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft könnten nicht die Grundlage sein für die Begünstigung einer oder mehrerer Personen zum Nachteil aller anderen Personen, die ursprünglich zu der Gruppe gehörten, die eine Patentanmeldung eingereicht hat. Zudem könne ein Anmelder eine Anmeldung vor dem EPA ohne die aktive Beteiligung der in der Anmeldung genannten anderen Anmelder vorantreiben. Die derzeitige Praxis schütze Anmelder davor, "ausgebootet" zu werden und zur Wahrung ihrer Rechte internationale Klagen anstrengen zu müssen. Die Kammer stellte weiter fest, dass die Prioritätsbestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft seit 1883 im Wesentlichen unverändert seien und es keine EPA- oder nationale Rechtsprechung gebe, in der die Auslegung der Beschwerdeführer eindeutig angewandt würde. Für eine Änderung der ständigen Rechtsprechung und Praxis müsse es eine sehr hohe Hürde geben, weil eine Änderung disruptive Auswirkungen haben könnte. Die Fortsetzung bewährter und rational begründeter Praktiken könnte als Aspekt der Rechtssicherheit betrachtet werden.
Drittens befand die Kammer hinsichtlich des anzuwendenden Rechts, dass nicht – wie von den Beschwerdeführern vorgebracht – das nationale Recht des Landes, in dem die Prioritätsanmeldung eingereicht wurde (im vorliegenden Fall US-Recht), bestimmt, wer als "jeder-mann" gilt, sondern die Pariser Verbandsübereinkunft, der die USA angehören und die daher Teil des "obersten Gesetzes des Landes" ist (Art. VI Satz 2 der Verfassung der USA). Die Kammer zog zudem die vorbereitenden Arbeiten zur Pariser Verbandsübereinkunft von 1880 heran und schloss daraus, dass dieser Vertrag festlege, wer "jedermann" ist, und dass diese Festlegung eine rein formale sei. Die Pariser Verbandsübereinkunft und das EPÜ enthielten eigenständige Definitionen der Person, die eine Priorität in Anspruch nimmt. Diese Person werde durch die Handlung definiert, die sie vorgenommen hat, nämlich die Einreichung der Erstanmeldung. Ob es sich dabei um den Erfinder oder um eine Person handele, die tatsächlich berechtigt ist, Anmelder dieser Patentanmeldung zu sein, müsse nach der Pariser Verbandsübereinkunft nicht untersucht werden. Wer die Priorität vorläufiger US-Anmeldungen für europäische Patentanmeldungen in Anspruch nehmen wolle, so die Kammer, müsse sich der Schwierigkeiten bewusst sein, die sich für Anmelder ergeben könnten. Ursächlich dafür sei, dass die USA der Pariser Verbandsübereinkunft angehörten.
E. Änderungen
1. Artikel 123 (2) EPÜ – Erweiterung des Gegenstands
1.1 Aus der Gesamtheit der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnommene Offenbarung
(CLB, II.E.1.2.1)
In T 1121/17 hatte die Anmeldung in der eingereichten Fassung ein Stoffgemisch zum Gegenstand, das eine Peroxidquelle (in mittels eines Bereichs definierten Mengen) und ein Adhäsionssystem umfasste. Anspruch 1 des Hauptantrags unterschied sich von Anspruch 1 der Anmeldung in der eingereichten Fassung u. a. durch die Einführung eines Merkmals, das die Natur der Peroxidquelle beschränkte (Merkmal (ii)).
Im erstinstanzlichen Verfahren hatte die Prüfungsabteilung in Bezug auf den seinerzeit anhängigen Hilfsantrag einen Einwand nach Art. 123 (2) EPÜ gegen eine dem Merkmal (ii) entsprechende Beschränkung erhoben. Die Prüfungsabteilung stützte ihre Begründung auf Abschnitt H-IV, 3.5 der Prüfungsrichtlinien zur Gewährbarkeit von Änderungen nach Art. 123 (3) EPÜ (Fassung vom November 2016; in der Fassung vom November 2019 findet sich derselbe Absatz in H-IV, 3.4). In diesem Abschnitt geht es um Fälle, in denen der ursprüngliche Anspruch auf ein Stoffgemisch gerichtet ist, das einen Bestandteil in einer mittels eines Zahlenbereichs definierten Menge enthält, und in denen dieser Anspruch durch Beschränkung der Breite dieses Bestandteils geändert wird. Bei einem Anspruch, der auf ein offen definiertes Stoffgemisch gerichtet ist, kann eine solche Beschränkung eine Erweiterung des Schutzbereichs bewirken. Die Prüfungsabteilung schloss daraus, dass solchermaßen geänderte Ansprüche unzulässige Erweiterungen enthalten, da durch die Beschränkung der Breite des Bestandteils bestimmte Materialien nicht mehr durch den Anspruch begrenzt sind und daher in Mengen vorliegen können, die aus dem ursprünglich eingereichten Anspruch ausgeschlossen waren.
Die Kammer betonte jedoch, dass sich das in den Richtlinien genannte Kriterium nicht zur Beurteilung der Frage eignet, ob die Erfordernisse des Art. 123 (2) EPÜ erfüllt sind. Relevant für die Zwecke des Art. 123 (2) EPÜ ist, ob die Änderungen im Rahmen dessen bleiben, was der Fachmann der Gesamtheit der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann ("Goldstandard" gemäß G 2/10, ABl. 2012, 376). Eine den Schutzbereich des ursprünglich eingereichten Anspruchs erweiternde Änderung verstößt dann nicht gegen Art. 123 (2) EPÜ, wenn der geänderte Gegenstand aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig hervorgeht. Vorliegend resultierte die betreffende Änderung aus der wörtlichen Übernahme des abhängigen Anspruchs 3 in Anspruch 1 und führte somit nicht dazu, dass der Fachmann neue technische Informationen erhielt.
1.2 Festlegung eines Bereichs durch Kombination von Endpunkten offenbarter Bereiche
(CLB, II.E.1.5.1)
Wie die Kammer in der Entscheidung T 113/19 erläuterte, bedeutete die Tatsache, dass das einzige Beispiel außerhalb des neuen beanspruchten Bereichs lag, nicht etwa, dass dieser Bereich nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung hergeleitet werden konnte. Im vorliegenden Fall konnte der Fachmann der Anmeldung in der eingereichten Fassung entnehmen, dass die Zusammensetzungen, die (im Hinblick auf das betreffende Merkmal) mindestens einen der Untergrenze des allgemeinen Bereichs entsprechenden Wert aufwiesen, bereits die erforderliche Qualität hatten, dass aber die über der Obergrenze liegenden Zusammensetzungen noch besser waren. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass der beanspruchte Bereich, der sich auf eine ausreichende Qualität beschränkte und die bessere ausschloss, unmittelbar und eindeutig aus der Lehre der Anmeldung in der eingereichten Fassung hervorging.
1.3 Auswahl aus Listen – konvergierende Alternativen
(CLB, II.E.1.6.2)
In T 1621/16 merkte die Kammer an, dass nach der ständigen Rechtsprechung Änderungen, die auf einer willkürlichen Mehrfachauswahl aus Listen basieren, unter bestimmten Umständen eine Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung in der eingereichten Fassung nach Art. 123 (2) EPÜ darstellen (s. z. B. T 727/00). Die Kammer hielt allerdings fest, dass es in den meisten der diesem etablierten Ansatz folgenden Entscheidungen um Änderungen ging, die auf Listen nicht konvergierender Alternativen (d. h. sich gegenseitig ausschließender oder sich teilweise überschneidender Elemente) basierten. Bei der Auswahl aus Listen konvergierender Alternativen (d. h. von Optionen, die von der am wenigsten bis zu der am stärksten bevorzugten Option reichen, wobei jede der stärker bevorzugten Alternativen vollständig von allen weniger bevorzugten und breiteren Optionen der Liste umfasst ist) waren die Schlussfolgerungen hingegen weniger einheitlich (s. T 812/09, T 2237/10, T 27/16 und T 615/95).
Darüber hinaus hatten die Kammern generell Änderungen, die auf Mehrfachstreichungen von Elementen aus einer oder mehreren Listen von (nicht konvergierenden) Alternativen basierten, als zulässige Beschränkung des Schutzumfangs nach Art. 123 (2) EPÜ betrachtet, sofern diese Änderungen nicht dazu führten, dass bestimmte Kombinationen mit spezifischer Bedeutung herausgegriffen werden (s. T 615/95 und G 1/93, ABl. 1994, 541). Die Kammer befand, dass Auswahlvorgänge aus Listen konvergierender Alternativen aus den folgenden Gründen nicht genauso behandelt werden sollten wie Auswahlvorgänge aus Listen nicht konvergierender Alternativen:
Bei nicht konvergierenden Alternativen stellt jede Alternative ein unterschiedliches Merkmal dar, weshalb die Auswahl spezifischer Elemente aus solchen Listen dazu führt, dass eine Erfindung aus mehreren unterschiedlichen Alternativen herausgegriffen wird, was möglicherweise einen ungerechtfertigten Vorteil darstellt, wenn nicht vorausgesehen werden kann, welche der verschiedenen Erfindungen letztendlich geschützt wird. Wenn andererseits Auffangpositionen für ein Merkmal als Liste konvergierender Alternativen beschrieben werden, ist jedes der engeren Elemente vollständig von allen vorausgehenden weniger bevorzugten und breiteren Optionen umfasst. Folglich stellen die Elemente einer solchen Liste mehr oder weniger beschränkte Versionen ein und desselben Merkmals dar. Somit führt die Änderung eines Anspruchs durch Auswahl eines Elements aus einer Liste konvergierender Alternativen nicht dazu, dass eine Erfindung aus einer Mehrzahl unterschiedlicher Optionen herausgegriffen wird, sondern einfach zu einem Gegenstand, der auf einer mehr oder weniger beschränkten Version dieses Merkmals basiert. Somit besteht eine Analogie zwischen der Auswahl eines Elements aus einer Liste konvergierender Alternativen und der Streichung von Optionen aus einer Liste nicht konvergierender Alternativen (wie in T 615/95).
Wie die Kammer betonte, lassen die oben genannten Überlegungen nicht den Schluss zu, dass Änderungen, die auf einer Mehrfachauswahl aus Listen konvergierender Alternativen basieren, zwangsläufig den Erfordernissen des Art. 123 (2) EPÜ entsprechen. Vielmehr muss geprüft werden, ob die aus der Mehrfachauswahl resultierende spezifische Kombination durch den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt wird. Für die Kammer müssen mindestens die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sein: i) die Kombination sollte nicht mit einem nicht offenbarten technischen Beitrag verbunden sein, d. h. es sollte kein ungerechtfertigter Vorteil daraus abgeleitet werden, dass die spezifische Kombination von mehr oder weniger bevorzugten Alternativen mit einer erfinderischen Auswahl verbunden wird, die nicht von der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt wird; und ii) die Kombination sollte durch einen Hinweis in der Anmeldung in der eingereichten Fassung gestützt sein. Solche Hinweise können in Form von Beispielen (wie in T 27/16 und T 615/95) oder spezifischen Ausführungsformen der Anmeldung geliefert werden, weil diese in der Regel die detailliertesten und bevorzugten Ausgestaltungen der Erfindung darstellen.
1.4 Offenbarte Disclaimer
(CLB, II.E.1.7.2 b))
In T 1525/15 betraf der Einwand des Beschwerdeführers ein negatives Merkmal (d. h. einen Disclaimer) in den beiden unabhängigen Ansprüchen ("von mikrogeprägtem Aussehen frei"). Die Kammer merkte an, dass dieses Merkmal in der ursprünglichen Anmeldung nicht wortwörtlich offenbart war. Das Merkmal war im Erteilungsverfahren hinzugefügt worden, um Neuheit gegenüber D1 zu begründen, das Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ bildete. Die Kammer betonte, dass eine solche Änderung zulässig ist, wenn das negative Merkmal als solches implizit in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war oder wenn der Disclaimer in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart war, aber den in der Entscheidung G 1/03 (ABl. 2004, 413) der Großen Beschwerdekammer formulierten Erfordernissen entspricht. Im vorliegenden Fall kam die Kammer zu dem Schluss, dass das negative Merkmal implizit, aber dennoch unmittelbar und eindeutig in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war. Im Übrigen stellte die Kammer auch fest, dass der relevante Test für die Beurteilung von Änderungen der sogenannte "Goldstandard"-Test ist (s. G 2/10, ABl. 2012, 376); der in den Anfangszeiten der Beschwerdekammern manchmal angewendete "Neuheitstest" wird nicht mehr benutzt (s. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Aufl. 2019, II.E.1.3.7). Da das negative Merkmal als solches in der ursprünglichen Anmeldung offenbart war, musste nicht geprüft werden, ob die in der Entscheidung G 1/03 festgelegten (und in G 1/16, ABl. 2018, A70 bestätigten) Bedingungen erfüllt waren.
2. Erweiterung des Schutzbereichs
2.1 Kategoriewechsel
(CLB, II.E.2.6.)
In T 653/16 hatte der Beschwerdeführer (Einsprechende) die Auffassung vertreten, dass der Kategoriewechsel von einer Vorrichtung (schwimmfähige Hafenstromversorgung) im erteilten Anspruch 1 zu einem Verfahrensanspruch zur Durchführung eines Arbeitsverfahrens (Verfahren zur Versorgung eines im Hafen liegenden Schiffs mit externer Energie) unter Zuhilfenahme der Vorrichtung den Schutzbereich erweitere, da ein weiterer körperlicher Gegenstand in Form eines Schiffs umfasst werde. Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Sie wies darauf hin, dass der Schutz, den die Anspruchskategorien des Patents in der vorherigen Fassung gewährten, bei einer Änderung der Anspruchskategorie dem Schutzbereich der durch die Änderung eingeführten neuen Anspruchskategorie gegenübergestellt werden muss. Im vorliegenden Fall enthielt das erteilte Patent ausschließlich Patentansprüche, die auf einen Gegenstand per se gerichtet waren. Von der Großen Beschwerdekammer war als ein dem EPÜ zugrunde liegendes Prinzip anerkannt worden, dass ein Patent, in dem ein Gegenstand per se beansprucht wird, für diesen Gegenstand absoluten Schutz gewährt; d. h. für jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses Gegenstands (G 2/88, ABl. 1990, 93). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers wurde der Schutzbereich des nach Hilfsantrag 2 geänderten Patents nicht auf das Schiff erweitert, da dieser Antrag mangels darin enthaltener Vorrichtungsansprüche nicht mehr auf Gegenstände gerichtet war und folglich keinen Gegenstand unter Schutz stellen konnte.
F. Teilanmeldungen
1. Benennung der Vertragsstaaten in einer Teilanmeldung
(CLB, II.F.4.2)
In J 12/18 legte die Juristische Kammer Art. 76 (2) EPÜ nach Maßgabe der anerkannten Auslegungsregeln aus und bestätigte, dass laut dieser Bestimmung nur die Staaten in der Teilanmeldung benannt werden können, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung in der früheren Anmeldung benannt sind. Einen in der Stammanmeldung benannten Staat, auf den zum Zeitpunkt der Einreichung einer Teilanmeldung verzichtet wurde, kann man nicht im Rahmen einer Teilanmeldung wieder aufleben lassen. Dass die Anmeldung als "Teilanmeldung" gemäß Art. 76 (2) EPÜ bezeichnet wird, impliziert per definitionem, dass sie aus der früheren Anmeldung herausgeteilt wurde und daher zum Zeitpunkt der Einreichung nicht breiter sein kann als die frühere Anmeldung, aus der sie hervorgegangen ist. Die Teilanmeldung bleibt erst nach ihrer Einreichung unberührt von Änderungen, die die frühere Anmeldung betreffen. Gleichermaßen stellte die Juristische Kammer im Rahmen der gebotenen systematischen Auslegung von Art. 76 (2) EPÜ fest, dass eine Teilanmeldung, die aus einer Stammanmeldung hervorgeht und dadurch deren Anmeldetag und Prioritätsrechte erhält, naturgemäß nicht breiter sein kann als die Stammanmeldung, weder in Bezug auf ihren Gegenstand (Art. 76 (1) EPÜ) noch auf ihren geografischen Geltungsbereich. Somit ist Art. 79 EPÜ zu berücksichtigen. Gemäß Art. 79 (3) EPÜ kann der Anmelder die Benennung eines Vertragsstaats bis zur Erteilung des europäischen Patents jederzeit zurücknehmen. Weitere Möglichkeiten, insbesondere die Hinzufügung einer zuvor zurückgenommenen Benennung eines Vertragsstaats, sind in Art. 79 EPÜ allerdings nicht vorgesehen. Das Wiederaufleben der zurückgenommenen Benennung kann nur unter besonderen Umständen herbeigeführt werden, wenn die Erfordernisse für eine Berichtigung nach R. 139 EPÜ erfüllt sind. Dies muss aus Gründen der Einheitlichkeit auch für eine aus der früheren Anmeldung hervorgegangene Teilanmeldung gelten. (Siehe auch die parallel ergangenen Entscheidungen J 13/18, J 14/18 und J 3/20, deren Begründungen zu diesem Punkt identisch sind.) Siehe auch unten Kapitel V.A.6.6 "Vorbringen mit Einreichung der Beschwerdebegründung oder Erwiderung – erste Phase des Beschwerdeverfahrens – Artikel 12 (3) – (8) VOBK 2020".