3.5.5 Anhängigkeit bei Zurückweisung der früheren Anmeldung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde

Im Fall J 5/08 hatte die Juristische Beschwerdekammer zu entscheiden, ob die Stammanmeldung zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung anhängig war; die Einreichung der Teilanmeldung erfolgte nach Einlegung der Beschwerde zur Stammanmeldung, aber vor der Abhilfeentscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die angefochtene Entscheidung (Erteilungsbeschluss in Bezug auf den unberichtigten Wortlaut des Anspruchs 1) revidiert wurde. Diese Abhilfe war darauf beschränkt, den Erteilungsbeschluss zu berichtigen, ohne dass über die Patentierbarkeit des Gegenstands eingehend befunden wurde. Der Juristischen Kammer zufolge eröffnet die Abhilfe gemäß Art. 109 EPÜ 1973 die Möglichkeit, dass die Patentierbarkeit des Anspruchsgegenstands vollständig neu beurteilt wird, unabhängig davon, ob die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung ausdrücklich angeordnet wird oder die schriftlichen Entscheidungsgründe sich auf eine bestimmte Rechtsfrage beschränken. Im vorliegenden Fall war das Erteilungsverfahren, das mit der Zwischenentscheidung beendet wurde, bis zum Tag der Zwischenentscheidung noch anhängig. Wird über die Begründetheit einer Beschwerde entschieden, so ist eine Anmeldung im Allgemeinen mindestens bis zu dem Zeitpunkt anhängig im Sinne von R. 25 EPÜ 1973 (jetzt R. 36 (1) EPÜ), an dem die Entscheidung ergeht.

In J 5/08 stellte die Juristische Beschwerdekammer fest, dass die Rechtsprechung in der Frage, ob die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde immer zur Folge hat, dass das Erteilungsverfahren während der Dauer des Beschwerdeverfahrens im Sinne von R. 25 EPÜ 1973 (R. 36 (1) EPÜ) anhängig bleibt, offenbar gespalten ist. In einer Reihe von Entscheidungen wird dies wohl bejaht (J 28/94 date: 1994-12-07, ABl. 1995, 742 und J 3/04). Eine andere Auffassung hat jedoch die Juristische Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung J 28/03 vertreten, in der sie festgestellt hat, dass das Erteilungsverfahren während des Beschwerdeverfahrens nicht als anhängig anzusehen ist, wenn die Beschwerde als unzulässig verworfen werde; der Status einer Teilanmeldung, die eingereicht wird, während eine Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erteilung eines Patents auf die Stammanmeldung anhängig ist, hängt vom Ausgang der Beschwerde ab.

In J 23/13 hatte der Anmelder die Teilanmeldung nach Einlegung der Beschwerde gegen die Entscheidung über die Zurückweisung der Stammanmeldung, aber vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung eingereicht. Da diese Beschwerdebegründung nicht eingereicht wurde, wurde die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung als unzulässig verworfen. Die Kammer stellte fest, dass die Teilanmeldung vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung eingereicht worden sei. Dass die Beschwerde später als unzulässig verworfen worden sei, ändere nichts daran, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung noch materielle Rechte bestanden hätten (G 1/09, ABl. 2011, 336).

In J 22/13 hatte der Anmelder die Teilanmeldung, anders als in J 23/13, nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung eingereicht. Die Anmeldung konnte nicht als Teilanmeldung behandelt werden.