3.1.8 Ausnahmen

Es gibt begrenzte Ausnahmen vom Verbot der reformatio in peius. In G 1/99 (ABl. 2001, 381) beantwortete die Große Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage, die in der Vorlageentscheidung T 315/97 date: 1998-12-17 (ABl. 1999, 554) gestellt worden ist: "Muss ein – z. B. durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals – geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde?"

Die Große Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, dass ein solcher Anspruch grundsätzlich zurückgewiesen werden müsse. Allerdings könne eine Ausnahme gemacht werden, wenn die Einspruchsabteilung eine unzulässige Änderung gutgeheißen habe. Eben dies hatte die Einspruchsabteilung in der betreffenden Sache im Einvernehmen mit dem Patentinhaber getan, der folglich durch die Entscheidung nicht beschwert war und selbst keine Beschwerde einlegen konnte. Der Patentinhaber (Beschwerdegegner) hatte im Beschwerdeverfahren einen Hauptantrag eingereicht, der das hinzugefügte (und nicht zulässige) beschränkende Merkmal enthielt, sowie einen Hilfsantrag, in dem dieses Merkmal gestrichen war (wodurch der Anspruch erweitert wurde). Die Große Beschwerdekammer entschied, dass der Hauptantrag zurückgewiesen werden müsse, weil er die Erfordernisse des EPÜ nicht erfülle. Zudem müsste – wenn ungeachtet der besonderen Umstände des Falls der Grundsatz des Verschlechterungsverbots (reformatio in peius) anzuwenden wäre – auch der Hilfsantrag zurückgewiesen werden, weil der Einsprechende (Beschwerdeführer) durch diesen schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde. Der Kammer bleibe dann nichts anderes übrig, als das Patent zu widerrufen, wobei es für den Patentinhaber keinen Rechtsbehelf mehr gäbe. Somit hätte die Tatsache, dass die Einspruchsabteilung eine unzulässige Änderung gutgeheißen habe, für den Patentinhaber die unmittelbare Folge, dass er endgültig jeglichen Schutz verlöre. Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer wäre es unbillig, wenn dem Patentinhaber nicht eine faire Gelegenheit gegeben würde, die Folgen einer Fehleinschätzung der Einspruchsabteilung zu mildern. Zur Beseitigung dieses Mangels sollte der Patentinhaber Folgendes beantragen dürfen:

- in erster Linie eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung beschränken;

- falls eine solche Beschränkung nicht möglich ist, eine Änderung, durch die ein oder mehrere ursprünglich offenbarte Merkmale aufgenommen werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ 1973 erweitern;

- erst wenn solche Änderungen nicht möglich sind und selbst wenn der Einsprechende dadurch schlechtergestellt wird, die Streichung der unzulässigen Änderung, sofern sie nicht gegen Art. 123 (3) EPÜ 1973 verstößt.

Weitere Beispiele für die Anwendung der Grundsätze von G 1/99 finden sich in T 594/97, T 994/97, T 590/98, T 76/99 und T 724/99.

Die in G 1/99 genannten drei Optionen wurden in Hinsicht auf das Erfordernis des Art. 123 (2) EPÜ entwickelt. Gemäß T 648/15 könnten diese Optionen ähnlich angewandt werden, wenn es um das Erfordernis des Art. 84 EPÜ geht (s. auch T 1380/04). Die Kammer stellte weiter fest, dass die in G 1/99 genannten Optionen nicht unabhängig voneinander gelten und nicht nach Belieben ausgewählt werden können. Es ist nämlich eine bestimmte Reihenfolge der Optionen zur Beseitigung des Mangels in einem Anspruch vorgegeben.

Laut der Entscheidung T 809/99 ist der nicht beschwerdeführende Patentinhaber im Beschwerdeverfahren im Wesentlichen darauf beschränkt, die Ansprüche in der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung zu verteidigen. Wenn diese Ansprüche nicht gewährbar sind, gilt das Verschlechterungsverbot, d. h. ein geänderter Anspruch, der den Einsprechenden und alleinigen Beschwerdeführer schlechterstellen würde als ohne die Beschwerde, ist zurückzuweisen. Die einzige Ausnahme von diesem in G 1/99 dargelegten Grundsatz setzt voraus, dass eine bestimmte Reihenfolge von Möglichkeiten geprüft wird, um den Mangel im Anspruch bzw. in den Ansprüchen zu beseitigen. Bei der ersten in Frage kommenden Lösung zur Beseitigung des Mangels (Änderung durch Einführung eines oder mehrerer ursprünglich offenbarter beschränkender Merkmale, durch die der Beschwerdeführer (Einsprechende) nicht schlechtergestellt würde als ohne die Beschwerde) handelt es sich de facto um eine Beschränkung des Schutzumfangs. Eine solche Beschränkung kann auch erreicht werden, indem man die alternative Ausführungsform, die zu dem Mangel geführt hat, in dem Anspruch streicht. Das Argument, die Beschränkung auf nur noch eine von zwei Alternativen enge den Schutzumfang so ein, dass es kommerziell uninteressant werde, stellt keinen triftigen Grund dar, um diese Lösung auszulassen und die nächste in G 1/99 genannte Lösungsmöglichkeit zu versuchen.

In T 1033/08 wies die Kammer darauf hin, dass G 1/99 (ABl. 2001, 381) die Entscheidungen G 9/92 date: 1994-07-14 und G 4/93 (beide in ABl. 1994, 875) entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners nicht ersetzt, sondern insofern ergänzt, als sie Anweisungen für die Zulassung einer Ausnahme von dem in diesen Entscheidungen festgelegten Grundsatz des Verbots der reformatio in peius gibt. Verschiedene Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Ein im Einspruchsverfahren aufgenommenes beschränkendes Merkmal musste gestrichen werden, und diese Streichung war durch die Beschwerde bedingt, d. h. sie war notwendig und angemessen, weil sie mit einem Einspruchsgrund in Zusammenhang stand und durch ein neues Vorbringen des Beschwerdeführers oder eine andere Beurteilung der Sachlage durch die Beschwerdekammer verursacht wurde. Ohne die Streichung hätte das Patent widerrufen werden müssen. Durch die Aufnahme neuer Merkmale, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung einschränken, hätte der Einwand nicht ausgeräumt werden können. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt waren, konnte ein Einwand entsprechend der zweiten Option von G 1/99 durch die Aufnahme neuer Merkmale ausgeräumt werden, die den Schutzbereich des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung ohne Verstoß gegen Art. 123 (3) EPÜ erweitern.

In T 974/10 wies die Kammer auf folgende Feststellung der Großen Beschwerdekammer in G 1/99 hin: "... wenn der Aufrechterhaltung des Patents Gründe entgegenstehen, die in der ersten Instanz nicht vorgebracht wurden, verdient der nicht beschwerdeführende Patentinhaber aus Gründen der Billigkeit Schutz". Da der Einwand mangelnder Klarheit im vorliegenden Fall erstmals im Beschwerdeverfahren von der Kammer erhoben wurde, musste dem Beschwerdegegner die Möglichkeit eingeräumt werden, entsprechend der Entscheidung G 1/99, die dem Grundsatz der Billigkeit angemessen Rechnung trägt, Änderungen einzureichen.

T 1843/09 (ABl. 2013, 502) zufolge gilt das Verschlechterungsverbot, soweit es eine verfahrensrechtliche Beschränkung des Rechts des Patentinhabers mit sich bringt, den von ihm gewünschten Schutzumfang durch Vornahme von Änderungen zu ändern, "grundsätzlich" (G 4/93, ABl. 1994, 875) bis zur endgültigen Erledigung des dem Einspruch zugrunde liegenden Falls und damit auch in jedem Verfahren einschließlich eines weiteren Beschwerdeverfahrens, das sich an eine Zurückverweisung nach Art. 111 EPÜ anschließt. Die Kammer stellte weiter fest, dass aus G 1/99 klar hervorgeht, dass Ausnahmen vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots aus Billigkeitsgründen zuzulassen sind, um den nicht beschwerdeführenden Patentinhaber vor einer Benachteiligung im Verfahren zu schützen, wenn ihn dieses Verbot bei der legitimen Verteidigung seines Patents behindern würde. Ausnahmen sind daher nicht auf die besondere Situation beschränkt, mit der sich G 1/99 befasste. Vielmehr gilt der an Billigkeitserwägungen orientierte Ansatz der Großen Beschwerdekammer nicht nur bei einer Fehlbeurteilung der Einspruchsabteilung, sondern auch bei jeder Änderung der tatsächlichen und/oder rechtlichen Grundlage für Beschränkungen, die der Patentinhaber vor der Einlegung der Beschwerde durch den Einsprechenden und einzigen Beschwerdeführer vorgenommen hat, sofern der Patentinhaber durch das Verschlechterungsverbot daran gehindert wäre, sein Patent angemessen gegen neue Tatsachen und Einwände zu verteidigen, die im Beschwerdestadium in das Verfahren eingeführt worden sind.

In T 24/13 sah sich der Beschwerdeführer auch durch eine Zurückverweisung benachteiligt, da der Patentinhaber ein breiteres Patent erhalten könne. Dieses Bedenken des Beschwerdeführers konnte die Kammer nicht teilen, da das Verschlechterungsverbot auch in einem fortzusetzenden Einspruchsverfahren nach einer Zurückverweisung unter Art. 111 EPÜ zu beachten ist (s. T 1843/09, ABl. 2013, 508; T 1033/08).

In T 61/10 führte die Kammer aus, dass zwischen dem zu streichenden beschränkenden Merkmal und der neuen Sachlage in der Beschwerde ein kausaler Zusammenhang bestehen müsse, damit sich eine Ausnahme vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots aus Billigkeitsgründen rechtfertigen lasse. In G 1/99, T 1843/09 und T 1979/11 war diese Voraussetzung erfüllt. Im vorliegenden Fall jedoch war die Voraussetzung nicht erfüllt; so war es nicht gerechtfertigt, analog zu den genannten Fällen vom Grundsatz des Verschlechterungsverbots abzuweichen.

In T 2129/14 ging es um eine unzulässige Änderung, die vier Elemente des beanspruchten Systems und deren Verhältnis zueinander betraf. Gegenüber dem Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung für gewährbar befundenen Antrags wurden im Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags drei Merkmale gestrichen. Damit wurde der Schutzbereich gegenüber dem Antrag erweitert, auf dessen Grundlage das Patent aufrechterhalten worden wäre, wenn der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer keine Beschwerde eingelegt hätte. Unter diesen Umständen war der Einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechtergestellt, als wenn er keine Beschwerde eingelegt hätte. Die Kammer merkte an, dass es sich bei den drei in G 1/99 definierten Bedingungen um drei sequenzielle Bedingungen handle. In Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags seien Merkmale hinzugekommen, die auch das Verhältnis der vier Elemente des Systems zueinander beträfen. Jedes Erfordernis, das durch Streichung der unzulässigen Änderung verloren gegangen sei, müsse zusammen mit den hinzugekommenen Merkmalen im Lichte der in G 1/99 definierten Bedingungen betrachtet werden. Die Kammer kam zu dem Schluss, dass die Änderungen die Bedingungen für die Ausnahmeregelung nach G 1/99 erfüllten – womit die Streichung der früheren unzulässigen Änderungen möglich wurde – und damit gewährbar waren.