3.1.8 Exceptions à la règle

Il existe quelques exceptions limitées au principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Dans la décision G 1/99 (JO 2001, 381), la Grande Chambre de recours a répondu à la question qui lui avait été soumise dans la décision T 315/97 date: 1998-12-17 (JO 1999, 554), à savoir s'il y a lieu de rejeter une revendication modifiée – par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication – qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

La Grande Chambre de recours a estimé qu'en principe, il convient de rejeter une telle revendication. Toutefois, il peut être fait exception à ce principe dans le cas où la division d'opposition a admis une modification irrecevable. En l'espèce, c'est précisément ce qu'avait fait la division d'opposition en accord avec le titulaire du brevet. La décision de la division d'opposition ne faisait donc pas grief au titulaire du brevet, si bien que celui-ci n'était pas habilité à former un recours. Le titulaire du brevet (intimé) avait produit, pendant la procédure de recours, une requête principale qui contenait la caractéristique restrictive supplémentaire (et irrecevable) ainsi qu'une requête subsidiaire dans laquelle elle était supprimée (de sorte que la portée de la revendication s'en trouvait étendue). La Grande Chambre a estimé que la requête principale devait être rejetée parce qu'elle ne répondait pas aux exigences de la CBE. En outre, si l'on devait appliquer le principe de la reformatio in peius sans prendre en considération les circonstances particulières de l'affaire, il y aurait également lieu de rejeter la requête subsidiaire, parce qu'elle placerait l'opposant (requérant) dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La seule possibilité qui s'offrirait dès lors à la chambre serait de révoquer le brevet, puisqu'il n'y aurait plus d'autre remède pour le titulaire du brevet. Le fait que la division d'opposition juge admissible une modification irrecevable aurait donc pour conséquence directe que le titulaire du brevet perdrait définitivement toute protection. La Grande Chambre a considéré qu'il était injuste que le titulaire du brevet n'ait pas l'occasion d'atténuer les conséquences résultant d'erreurs de jugement de la part de la division d'opposition. Aussi le titulaire du brevet devrait-il être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes :

- en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que modifié ;

- si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'art. 123(3) CBE 1973 ;

- enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'art. 123(3) CBE 1973, même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant.

On trouvera dans les affaires T 594/97, T 994/97, T 590/98, T 76/99 et T 724/99 d'autres exemples d'application des principes énoncés dans la décision G 1/99.

Les trois options énoncées dans la décision G 1/99 ont été définies en tenant compte de l'exigence prévue à l'art. 123(2) CBE. Conformément à la décision T 648/15, ces options pourraient être appliquées d'une manière similaire lorsqu'il est question de l'exigence prévue à l'art. 84 CBE (cf. également T 1380/04). La chambre a en outre fait observer que les trois options énoncées dans la décision G 1/99 ne s'appliquaient pas indépendamment les unes des autres et ne pouvaient pas être choisies librement. En effet, elles sont énoncées dans un ordre précis visant à remédier à l'irrégularité dont est entachée une revendication.

Selon la décision rendue dans l'affaire T 809/99, le titulaire du brevet non requérant doit pour l'essentiel se borner, dans la procédure de recours, à défendre les revendications maintenues par la division d'opposition. Si ces revendications ne sont pas recevables, le principe d'interdiction de la reformatio in peius est applicable, ce qui signifie qu'il faut rejeter toute modification d'une revendication qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La seule exception à ce principe a été énoncée dans l'affaire G 1/99 ; la Grande Chambre de recours a en effet estimé qu'il convient d'envisager une séquence spécifique de possibilités pour remédier aux irrégularités d'une ou de plusieurs revendications. La première solution à envisager pour remédier à de telles irrégularités (une modification introduisant une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet et ne mettent pas l'opposant (requérant) dans une situation plus défavorable qu'avant le recours) consiste en fait à limiter la portée de la revendication. À cet effet, il est également possible de supprimer le mode de réalisation proposé comme variante dans la revendication et qui est à l'origine des irrégularités. L'argument du titulaire du brevet selon lequel la limitation à seulement une ou deux variantes réduirait l'étendue de la protection dans une mesure telle que l'exploitation commerciale de l'invention ne présenterait aucun intérêt n'est pas une raison valable pour rejeter cette solution et passer à la prochaine option mentionnée dans la décision G 1/99.

Dans la décision T 1033/08, la chambre a souligné que, contrairement à l'avis de l'intimé, la décision G 1/99 (JO 2001, 381) ne remplaçait pas les décisions G 9/92 date: 1994-07-14 et G 4/93 (publiées au JO 1994, 875), mais les complétait en ce sens qu'elle fournissait des indications sur les conditions dans lesquelles on pouvait admettre une exception au principe de l'interdiction de la reformatio in peius énoncé dans ces décisions. Certaines conditions devaient être remplies. Une caractéristique restrictive introduite au cours de la procédure d'opposition devait être supprimée. Cette suppression devait être rendue nécessaire par le recours. En d'autres termes, la suppression était nécessaire et utile parce qu'elle se rapportait à un motif d'opposition et qu'elle était occasionnée par de nouveaux faits, preuves ou arguments présentés par le requérant, ou parce que la chambre de recours évaluait différemment la situation. Sans la suppression, le brevet devrait être révoqué. Il n'était pas possible de répondre à l'objection en introduisant de nouvelles caractéristiques qui limitent la portée du brevet tel que maintenu. Ces conditions préalables devaient être remplies pour que l'on puisse lever une objection en introduisant de nouvelles caractéristiques qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'art. 123(3) CBE, conformément à la deuxième option proposée dans la décision G 1/99.

Dans la décision T 974/10, la chambre a souligné que la Grande Chambre de recours avait déclaré dans sa décision G 1/99 que "… si le brevet ne peut être maintenu pour des motifs qui n'avaient pas été invoqués en première instance, le titulaire du brevet non requérant mérite une protection pour des raisons d'équité". En l'espèce, l'objection relative à la clarté ayant été soulevée par la chambre pour la première fois au stade du recours, il fallait autoriser l'intimé à déposer des modifications comme le prévoyait la décision G 1/99, laquelle prenait dûment en considération le principe d'équité.

Selon la décision T 1843/09 (JO 2013, 502), l'interdiction de la reformatio in peius, dans la mesure où elle implique une limitation procédurale de la liberté du titulaire du brevet de modifier l'étendue de la protection demandée par le biais de modifications, s'impose "en principe" (G 4/93, JO 1994, 875) jusqu'à ce que l'action en opposition soit définitivement tranchée et, en conséquence, s'impose également dans toute procédure faisant suite à un renvoi au titre de l'art. 111 CBE, y compris une nouvelle procédure de recours. La chambre a poursuivi en déclarant qu'il ressortait clairement de la décision G 1/99 que des exceptions au principe d'interdiction de la reformatio in peius étaient admissibles pour des raisons d'équité, afin de protéger le titulaire du brevet non requérant contre une discrimination procédurale, lorsqu'une telle interdiction nuirait à la défense légitime de son brevet. En conséquence, les exceptions ne se limitent pas à la situation spécifiquement envisagée dans la décision G 1/99. Au contraire, l'approche fondée sur l'équité adoptée par la Grande Chambre de recours couvre, au-delà d'une erreur de jugement de la part de la division d'opposition, tout changement de la situation de fait ou de droit sur la base de laquelle les limitations ont été introduites par le titulaire du brevet avant le recours formé par l'opposant et unique requérant, dans la mesure où l'interdiction de la reformatio in peius empêcherait le titulaire de défendre son brevet de manière adéquate contre de nouveaux faits ou objections introduits dans la procédure au stade du recours.

Dans l'affaire T 24/13, le requérant a avancé qu'il serait lésé également par un renvoi, étant donné que le titulaire du brevet pourrait obtenir un brevet plus large. La chambre n'a pas partagé l'avis du requérant, car l'interdiction de reformatio in peius doit être respectée également dans une procédure d'opposition qui reprend après un renvoi au titre de l'art. 111 CBE (cf. T 1843/09, JO 2013, 508 ; T 1033/08).

Dans l'affaire T 61/10, la chambre a fait observer que l'existence d'un lien de causalité entre la caractéristique restrictive à supprimer et la nouvelle situation au stade du recours était une condition préalable pour justifier une exception au principe de l'interdiction de la reformatio in peius pour des raisons d'équité. Dans les affaires G 1/99, T 1843/09 et T 1979/11, cette condition était remplie. Dans le cas d'espèce, en revanche, la condition préalable n'était pas remplie ; il n'était donc pas justifié de s'écarter du principe de l'interdiction de la reformatio in peius par analogie avec les affaires précitées.

Dans l'affaire T 2129/14, la modification irrecevable concernait quatre éléments du système revendiqué et certaines interactions entre eux. Trois caractéristiques avaient été supprimées dans la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire par rapport à la revendication 1 de la requête jugée admissible par la division d'opposition. La protection était par conséquent plus large que celle conférée par la requête sur la base de laquelle le brevet aurait été maintenu si l'opposant et unique requérant n'avait pas formé de recours. Dans ces circonstances, l'opposant et unique requérant était dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La chambre a fait observer que les trois conditions définies dans la décision G 1/99 sont consécutives. De plus, la chambre a constaté que la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire contenait des caractéristiques supplémentaires qui impliquaient également des interactions entre les quatre éléments du système. Du point de vue de la chambre, chacune des exigences éliminées lors de la suppression de la modification irrecevable devait être examinée avec les caractéristiques supplémentaires, à la lumière des conditions formulées dans la décision G 1/99. La chambre a conclu que les modifications étaient admissibles, puisqu'elles remplissaient les conditions déterminant l'application de l'exception prévue dans la décision G 1/99 et que les modifications irrecevables antérieures pouvaient dès lors être supprimées.