e) Extension de revendications examinées par la division d'opposition 

La procédure de recours n'a pas pour but d'engager un nouvel examen concernant un objet différent, notamment lorsque l'objet implique une extension des revendications examinées par une division d'opposition (T 144/09, T 1616/10).

Dans l'affaire T 144/09, environ un mois avant la procédure orale prévue dans le cadre de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet avait ajouté dans les requêtes une nouvelle caractéristique concernant une exigence de place ("space requirement..."). Pendant la procédure orale, la division d'opposition avait soulevé une objection au titre de l'art. 123(2) CBE concernant l'introduction de cette caractéristique, et demandé explicitement au titulaire du brevet s'il souhaitait déposer une requête levant cette objection. Le titulaire du brevet n'ayant pas déposé de requêtes modifiées ou subsidiaires, le brevet avait été révoqué. Avec le mémoire exposant les motifs de son recours, le titulaire du brevet avait déposé de nouvelles requêtes ne contenant pas la caractéristique relative à l'exigence de place. La chambre a indiqué qu'elle ne voyait pas pourquoi la caractéristique ayant donné lieu à une objection n'avait pas été tout simplement supprimée au moyen d'une requête subsidiaire pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Une requête peut être jugée irrecevable en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007 lorsque l'objet ajouté, tenu pour non admissible pendant la procédure devant la division d'opposition, n'est pas supprimé au moins par le biais d'une requête subsidiaire déposée au cours de cette procédure, mais seulement par une requête déposée au stade de la procédure de recours (voir aussi R 11/11 concernant la requête en révision du demandeur sur cette question ; cf. aussi T 154/12).

Dans l'affaire T 1616/10, la requête principale et la requête subsidiaire 1 n'ont pas été là aussi admises dans la procédure, au motif que la revendication 1 était plus étendue que toutes les requêtes sous-jacentes à la décision attaquée et que les requêtes auraient pu être déposées pendant la procédure de première instance.

Dans l'affaire T 1964/12, au vu des objections pour absence de nouveauté et/ou d'activité inventive soulevées par les opposants, le titulaire du brevet avait décidé de ne pas présenter d'arguments concernant la nouveauté et l'activité inventive des revendications de procédé du brevet délivré, mais avait limité intentionnellement leur objet. La chambre a déclaré que ce faisant, le titulaire du brevet avait délibérément renoncé à obtenir une décision de la division d'opposition concernant les revendications de procédé du brevet délivré. Autoriser le titulaire du brevet à revenir, au stade du recours, aux revendications de procédé du brevet délivré irait à l'encontre de la nécessité de garantir l'économie de la procédure. La chambre a donc décidé de ne pas admettre la requête principale dans la procédure.

Se référant à la décision T 1964/12, la chambre saisie de l'affaire T 526/13 a déclaré que le fait, pour le titulaire du brevet, de renoncer délibérément à obtenir une décision de la part de la division d'opposition concernant une certaine requête, ce qui lui permet ainsi de revenir à cette même requête au stade du recours, peut aller à l'encontre du principe d'économie de procédure. Cependant, dans la présente affaire, la chambre a considéré que le comportement du titulaire du brevet devant la première instance n'avait pas eu pour effet d'empêcher la division d'opposition de statuer sur le fond de la requête présentée au stade du recours. La décision de la première instance concernant la requête subsidiaire englobait toutes les caractéristiques de la revendication 1 de la nouvelle requête principale. Par conséquent, le fait d'autoriser le requérant à introduire la nouvelle requête principale au stade du recours n'allait pas à l'encontre de l'exigence d'économie de la procédure.

Dans l'affaire T 1719/13, la requête subsidiaire correspondait à la requête subsidiaire 1 jugée admissible par la division d'opposition, excepté concernant l'ajout de la revendication dépendante 5. La chambre a retenu qu'aucune raison convaincante ne justifiait d'admettre cette requête dans la procédure. Elle a fait référence à la jurisprudence constante selon laquelle la procédure d'opposition ne peut pas être utilisée pour parachever le brevet en ajoutant une ou plusieurs revendications dépendantes ; un tel ajout était normalement irrecevable en vertu de la règle 80 CBE (cf. par exemple T 993/07). La chambre a considéré, au même titre, que l'ajout, dans le cadre de la procédure de recours, d'une ou de plusieurs revendications dépendantes à une requête jugée admissible par la division d'opposition constituait une tentative de parachever la requête admissible et n'était donc pas recevable en vertu de l'art. 12(4) RPCR 2007.

Dans l'affaire T 1467/13, le titulaire du brevet avait demandé, devant la division d'opposition, le maintien du brevet sur la base de nouvelles requêtes qui correspondaient aux requêtes principale et subsidiaires (1-8) présentées au titre du recours. Le titulaire du brevet avait ainsi délimité le cadre de la procédure de première instance. Dans les requêtes subsidiaires supplémentaires (9-13) présentées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, une caractéristique avait été supprimée. L'objet en résultant se trouvait ainsi, sans justification apparente, en dehors du cadre de la procédure délimité en première instance par le titulaire du brevet. Conformément au principe qui découle de l'art. 12(4) RPCR 2007, il aurait dû normalement être introduit dans la procédure devant la première instance.