5.3. Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication
Vue d'ensemble
Dans la décision T 437/14 du 12 mars 2019, la chambre a tenu compte des réponses de la Grande Chambre de recours aux questions relatives aux disclaimers non divulgués qu'elle avait soumises dans l'affaire G 1/16 (JO OEB 2018, A70). Les conclusions de la chambre concernant la recevabilité des disclaimers non divulgués sont résumés au point II.E.1.2. de la présente publication. En ce qui concerne la validité du droit de priorité et la nouveauté, l'opposant 3 avait fait valoir que l'objet de la revendication 1 selon la nouvelle requête principale était dépourvu de nouveauté par rapport à D57 et D58, deux demandes divisionnaires, issues de la demande sur la base de laquelle le brevet litigieux avait été délivré, qui divulguaient des composés spécifiques couverts par la revendication 1 et qui revendiquaient valablement la priorité de la demande antérieure US 09/452, 346. En revanche, compte tenu des disclaimers introduits dans la revendication 1, cette dernière ne revendiquait pas valablement la priorité de la demande US 09/452, 346. De l'avis de l'opposant, D57 et D58 étaient donc compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) pour l'objet de cette revendication. Selon la chambre, cette argumentation de l'opposant n'aurait pu aboutir que si les deux conditions suivantes avaient été remplies, à savoir que la revendication 1 couvre au moins un mode de réalisation de la/des demande(s) divisionnaire(s) et qu'elle ne bénéficie d'aucune priorité (même partielle) de la demande US 09/452, 346 pour la/les partie(s) liée(s) à ce(s) mode(s) de réalisation. Dans sa décision intermédiaire antérieure, la chambre avait déjà conclu que les revendications de la nouvelle requête principale étaient fondées sur la description de la demande telle que déposée. Cette description était identique à celle de la demande US 09/452, 346 dont la priorité était revendiquée. Par conséquent, abstraction faite de la question des disclaimers, l'objet revendiqué était également divulgué dans cette demande antérieure. En ce qui concerne l'introduction des deux disclaimers dans la revendication 1, la chambre, se référant au point 4 des motifs de la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), était convaincue que ces disclaimers n'apportaient aucune contribution technique et satisfaisaient aux exigences de l'art. 123(2) CBE. Elle a donc conclu que l'objet de la revendication 1 bénéficiait de la priorité de la demande antérieure. Si les documents D57 et D58 divulguaient effectivement des composés spécifiques couverts par la revendication 1 et revendiquaient valablement la priorité de la demande antérieure, la revendication 1 revendiquait elle aussi une priorité partielle valable découlant de cette demande pour ces mêmes composés. La revendication 1 était de fait une revendication générique du type "OU" couvrant des objets alternatifs divulgués directement et sans ambiguïté dans le document de priorité et, à ce titre, elle pouvait bénéficier de la priorité partielle pour l'objet alternatif concerné conformément à la décision G 1/15. Par conséquent, la deuxième condition susmentionnée n'était pas remplie et les documents D57 et D58 n'étaient pas compris dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE aux fins de l'appréciation de la nouveauté.
5.3. Priorités multiples ou priorité partielle pour une seule revendication
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L'art. 88(2), deuxième phrase, CBE prévoit que, le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. La Grande Chambre de recours s'est penchée sur l'application de cette disposition dans l'avis G 2/98 (JO 2001, 413) et la décision G 1/15 (JO 2017, A82), qui sont résumés ci-après.
Plusieurs décisions antérieures des chambres de recours techniques, présentées ci-dessous, sont également éclairantes.
Dans l'affaire T 828/93 (voir le chapitre II.D.5.2. ci-dessus), la chambre a confirmé qu'une revendication ne pouvait bénéficier de priorités multiples, conformément à l'art. 88(2) CBE 1973, que lorsqu'elle comprenait des variantes et pouvait donc être divisée en plusieurs objets, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Dans l'affaire T 620/94, il s'est avéré que la revendication 1 du brevet tel que délivré couvrait deux alternatives A et B de l'invention. Seule l'alternative B avait été divulguée dans le document de priorité ; l'alternative A n'était présentée que dans la demande européenne postérieure. Les antériorités publiées au cours de l'intervalle de priorité rendaient l'alternative A évidente. Le brevet ne pouvait donc être maintenu que sous une forme modifiée, c'est-à-dire limité à l'alternative B.
Dans l'affaire T 441/93, le brevet portait sur un procédé pour préparer une souche de la levure Kluyveromyces, qui comprenait la transformation de cellules de la levure Kluyveromyces. Le document de priorité exposait un procédé de transformation des protoplastes. La chambre a conclu que les revendications se divisaient en deux groupes : le groupe A, à savoir l'objet de la revendication 1 et des autres revendications relatif au procédé de transformation de protoplastes de Kluyveromyces, qui bénéficiait de la priorité de la demande antérieure, et le groupe B, à savoir les éléments de la revendication 1 et des autres revendications ne portant pas sur le procédé de transformation des protoplastes, qui pouvait uniquement se prévaloir de la date de dépôt de la demande européenne ultérieure. Aussi un article scientifique publié pendant le délai de priorité a-t-il été considéré comme compris dans l'état de la technique uniquement en ce qui concerne les parties de l'objet revendiqué qui n'étaient pas divulguées dans le document de priorité. Voir aussi T 395/95.
Dans son avis G 2/98 (JO 2001, 413), la Grande Chambre de recours a analysé l'intention des auteurs de l'art. 88(2), deuxième phrase CBE 1973, et est arrivée à la conclusion qu'il faut faire une distinction entre les deux situations suivantes, à savoir les revendications du type "ET" et les revendications du type "OU". En ce qui concerne les revendications du type "ET" (par exemple une revendication A+B où le premier document de priorité n'expose que la caractéristique A et où seul le second document de priorité expose la caractéristique B), il ne devrait pas pouvoir être revendiqué de priorités multiples, dans l'esprit du législateur. En ce qui concerne les revendications de type "OU", la Grande Chambre de recours a déduit des documents préparatoires à la CBE 1973 que si un premier document de priorité expose la caractéristique A, et qu'un second document de priorité expose la caractéristique B en tant qu'alternative de A, alors une revendication pour A ou B peut bénéficier de la première priorité pour la partie A de la revendication et de la seconde priorité pour la partie B. Il est en outre suggéré que ces deux priorités peuvent également être revendiquées pour une revendication portant sur C, si la caractéristique C, soit sous forme de terme ou de formule générique, soit d'une quelconque autre façon, englobe à la fois la caractéristique A et la caractéristique B. L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées conformément à l'art. 88(2) CBE 1973, deuxième phrase est parfaitement acceptable au regard des articles 87(1) et 88(3) CBE 1973, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis (voir point 6.7 des motifs).
- Jurisprudence 2019