Reasons 3 : incorrect exercise of discretion

La division d'opposition outrepasse les limites appropriées de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle déclare n'admettre qu'une seule requête subsidiaire et écarte d'emblée des requêtes supplémentaires sans raisons apparentes valables et sans même avoir examiné si les modifications auraient permis d'écarter toutes les objections valablement soulevées jusque là sans donner lieu à de nouvelles, les rendant ainsi potentiellement recevables (cf. point 4 des motifs).

1. Das Ermessen der Einspruchsabteilung, geänderte Anträge zum Verfahren zuzulassen, ergibt sich grundsätzlich aus Artikel 123(1) EPÜ (erster Satz) in Verbindung mit Regeln 79(1) und 81(3) EPÜ (siehe Gründe, Punkt 2.2).

2. Eine Änderung der Auffassung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf ihre mit der Ladung kommunizierte vorläufige Meinung kann alleine nicht dazu führen, dass in der mündlichen Verhandlung beliebige Anträge ohne ein Ermessen der Einspruchsabteilung zugelassen werden müssen (siehe Gründe, Punkt 2.4).

3. Soweit die Patentinhaberin mit neue Anträgen auf eine neue Angriffslinie der Einsprechenden und ein insoweit neu eingereichtes Dokument reagiert, kann bei der Entscheidung über die Zulassung berücksichtigt werden, ob die Anträge prima facie gewährbar erscheinen oder ohnehin aufgrund anderer schon länger im Verfahren befindlicher Einwände zurückzuweisen wären (siehe Gründe, Punkt 2.4).

4. Die Parteien haben in einem strittigen Verfahren kein Anrecht auf eine "detaillierte Anleitung" durch das entscheidende Organ zur Behebung des diskutierten Mangels. Stattdessen obliegt es jeder Partei, selbst auf den Vortrag des Verfahrensgegners adäquat zu reagieren (siehe Gründe, Punkt 2.5).

If the arguments in the appealed decision show that for the discretionary decision taken in the first instance some criteria weighed so heavily that other criteria cannot outweigh them, it is not always necessary that all criteria that could theoretically influence a discretionary decision concerning the admittance of a late filed request are discussed in the appealed decision (point 2.2.3) If the need to file amended requests does not arise owing to the submission of additional documents that are merely confirming the arguments on file but had existed before, the filing of such additional documents cannot always justify the filing of new (belated) requests (point 2.3).

siehe Gründe 1,2

The basis for a board's (and opposition division's) discretion to admit or not claim requests is Article 123(1)EPC, (see Reasons points 5 to 10).

Dans la décision T 756/18, la chambre a jugé que la division d'opposition outrepasse les limites appropriées de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle déclare n'admettre qu'une seule requête subsidiaire et écarte d'emblée des requêtes supplémentaires sans raisons apparentes valables et sans même avoir examiné si les modifications auraient permis d'écarter toutes les objections valablement soulevées jusque-là sans donner lieu à de nouvelles, les rendant ainsi potentiellement recevables. Un abus de procédure ou une manœuvre dilatoire de la part du requérant ne ressortaient pas de façon apparente du dossier.

Dans l'affaire T 966/17, le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que son droit d'être entendu avait été violé, étant donné que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure les requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale. La chambre a d'abord indiqué que le pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'opposition pour admettre dans la procédure des requêtes modifiées découle de l'art. 123(1) CBE (première phrase) ensemble les règles 79(1) et 81(3) CBE. En effet, aux termes de l'art. 123(1) CBE, la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. La règle 79(1) CBE donne en outre, dans le cadre de la procédure d'opposition, la possibilité au titulaire du brevet de modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai imparti par la division d'opposition. La recevabilité de modifications ultérieures relève en revanche du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition, comme il ressort, par exemple, de la règle 81(3) CBE ("il doit, si nécessaire, être donné au titulaire du brevet la possibilité de modifier, s'il y a lieu"). La chambre a conclu qu'une modification de l'opinion de la division d'opposition au cours de la procédure orale concernant son avis provisoire communiqué en même temps que la citation ne peut pas à elle seule conduire à ce que toute requête soit admise dans la procédure orale sans que la division d'opposition exerce son pouvoir d'appréciation.

Selon la chambre, la décision T 688/16 invoquée par le requérant n'était ici pas pertinente, étant donné qu'en l'espèce, contrairement à l'affaire T 688/16, les requêtes subsidiaires présentées par le requérant auraient dû tenir compte d'une objection au titre de l'art. 123(2) CBE déjà exprimée dans le cadre de la procédure écrite. D'après la chambre, dans la mesure où le requérant réagit, au moyen de nouvelles requêtes, à une nouvelle ligne d'attaque de l'opposant et à une nouvelle pièce produite, il est possible, au moment de statuer sur la recevabilité, d'examiner si les requêtes semblent admissibles de prime abord ou s'il convient de toute façon de les rejeter en raison d'autres objections déjà soulevées au cours de la procédure. La chambre a en outre précisé que les parties à une procédure contentieuse n'ont aucun droit à des "instructions détaillées" de la part de l'instance qui statue quant à la manière de remédier à l'irrégularité dont il est question. Au contraire, il incombe à chaque partie de réagir elle-même de manière adéquate à l'exposé de la partie adverse.

Dans l'affaire T 84/17, le requérant (titulaire du brevet) a demandé que la décision de la division d'opposition de ne pas admettre ses requêtes subsidiaires, présentées dans le cadre de la procédure orale en première instance, soit annulée pour exercice irrégulier du pouvoir d'appréciation. Il a fait valoir que la division d'opposition n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables, étant donné qu'elle avait uniquement examiné si ces requêtes avaient été déposées en temps utile, sans se pencher également sur la question de savoir si elles étaient de prime abord admissibles. La chambre a toutefois conclu que la division d'opposition avait en fait exercé son pouvoir d'appréciation d'une manière raisonnable et avait appliqué les bons principes, tels que définis dans la décision G 7/93 (JO 1994, 775, décision à laquelle font référence les décisions T 129/12 et T 2415/13). La division d'opposition avait souligné à juste titre que les requêtes subsidiaires avaient été présentées très tardivement sans justification appropriée, alors que les objections sous-jacentes figuraient dans le dossier depuis l'acte d'opposition et que leur pertinence avait été abordée dans l'annexe à la citation. Selon la chambre, l'admission de certains documents qui avaient été déposés par les intimés en réponse à la notification de la division d'opposition n'avait pas conduit à l'introduction de nouveaux arguments qui auraient pu justifier la présentation des requêtes subsidiaires. De plus, la décision de la division d'opposition de ne pas admettre les requêtes n'était pas exclusivement fondée sur le retard injustifié, mais également sur la conclusion selon laquelle l'on ne pouvait pas attendre des opposants qu'ils traitent les restrictions spécifiques de l'objet introduites avec ces requêtes, autrement dit la division d'opposition avait également pris en considération le fond des modifications. D'après la chambre, vu les circonstances, il n'était pas nécessaire de discuter de tous les critères qui pourraient théoriquement influencer la décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Au contraire, si les arguments avancés dans une affaire donnée montrent que certains critères pèsent si lourdement que les autres critères ne pourraient pas l'emporter sur eux, il n'est pas nécessaire de discuter de tous les critères. Aucune des décisions citées par le requérant (T 463/95, T 1485/08, T 544/12) ne va à l'encontre de cette conclusion, étant donné qu'aucune n'énonce ou n'implique que les principes applicables dans l'exercice du pouvoir d'appréciation imposent à la division d'opposition de toujours évaluer l'admissibilité de prime abord d'une nouvelle requête.

Dans l'affaire T 802/17, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet dans la procédure orale de "formuler une requête supplémentaire". Étant donné toutefois que celui-ci n'avait alors présenté qu'une requête principale modifiée, sa demande ultérieure visant à présenter également des requêtes subsidiaires modifiées avait été rejetée. La chambre a estimé que les aspects relatifs à l'économie de la procédure (simplement sous-entendus par la division d'opposition) ne permettaient pas en l'espèce de justifier ce rejet, étant donné que le titulaire du brevet avait réagi à une situation procédurale surprenante et que la modification répondait à la nouvelle objection au titre de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire T 368/16, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet de présenter différentes requêtes subsidiaires au cours de la procédure orale. La requête IIIb avait été admise et jugée conforme aux exigences des art. 83 et 123(2) CBE. La revendication de procédé 1 selon cette requête avait été considérée comme nouvelle, mais pas la revendication de produit 23 selon cette même requête. Le titulaire du brevet avait ensuite présenté une requête supplémentaire (IVa) composée uniquement des revendications de procédé 1 à 22 de la requête IIIb. Cette requête IVa n'avait pas été admise par la division d'opposition. Sur la base des considérations suivantes, la chambre a retenu que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 116(2) CBE de manière déraisonnable et sans appliquer les principes appropriés. La requête en tant que telle permettait de remédier à toutes les objections qui avaient été examinées jusque-là pendant la procédure orale. Même s'il convenait encore de discuter de l'activité inventive, la présentation de ladite requête ne pouvait pas être assimilée à une tentative de prolonger inutilement la procédure ; au contraire, étant donné que la requête IVa était basée sur une limitation convergente par rapport à la requête IIIb et sur une combinaison de caractéristiques dérivées des revendications du brevet délivré, elle restreignait clairement les questions qu'il restait à examiner.

Dans l'affaire T 688/16, la division d'opposition avait révoqué le brevet après ne pas avoir admis dans la procédure, en application de l'art. 114(2) CBE, les requêtes subsidiaires 2 et 3 présentées pendant la procédure orale, qu'elle avait considérées comme manifestement dépourvues de nouveauté. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que modifié sur la base de sa requête principale, qui correspondait à la requête subsidiaire 3 présentée au cours de la procédure d'opposition. La chambre a considéré que l'admission (ou la non-admission) de la requête subsidiaire 3 ne relevait pas du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. Seul un pouvoir d'admettre ou non des faits ou des preuves peut être déduit de l'art. 114(2) CBE, qui avait été invoqué par la division d'opposition. Le pouvoir de ne pas admettre des requêtes présentées tardivement s'appuie en revanche sur la règle 116(2) CBE, mais ne peut être exercé que si le titulaire du brevet a reçu notification des motifs s'opposant au maintien du brevet et qu'il a été invité à produire, au plus tard à la date visée à la règle 116(1) CBE, de nouvelles pièces. Les troisième et quatrième phrases de la règle 116(1) CBE doivent dès lors être appliquées. Le pouvoir d'appréciation est donc subordonné à une notification signalant que des motifs s'opposent au maintien du brevet. Dans la présente affaire, il a été émis, non pas une notification négative, mais une notification selon laquelle la division d'opposition estimait à titre provisoire qu'aucun des motifs d'opposition ne s'opposait au maintien du brevet tel que délivré. La chambre a conclu que la règle 116(2) CBE n'était donc pas applicable. Au contraire, étant donné que l'avis provisoire de la division n'avait changé qu'au stade de la procédure orale, il aurait fallu offrir au titulaire du brevet la possibilité d'y réagir en présentant une nouvelle requête. Selon la chambre, rien ne justifiait de ne pas admettre dans la procédure de recours la requête principale, qui était déjà présente dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a donc décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'admettre la requête principale dans la procédure de recours (art. 12(4) RPCR 2007).