3. Appréciation de l'absence d'unité de l'invention
T 1414/18 × View decision
(1) As to unity of invention under Article 82 EPC, only if the application relates to more than one "invention", the notion of "a single general inventive concept" under Article 82 EPC and the concept of the "same or corresponding special technical features" under Rule 44(1) EPC have to be assessed for the purpose of deciding upon unity of invention (see Reasons, point 1).
(2) As to a refund of further search fees under Rule 64(2) EPC, the decision to refuse a patent application may be understood to implicitly contain the decision to refuse the refund of a further search fee, if the examining division's intent is clear (see Reasons, point 4).
(3) A statement such as "the next procedural step will be summons to oral proceedings during which the application will be refused" made prior to a final decision to refuse a patent application may infringe a party's right to be heard and thus may lead to a substantial procedural violation (see Reasons, point 5).
Dans l'affaire T 1414/18, la division d'examen avait simplement fait référence, dans les motifs de sa décision de rejet, à sa notification finale émise au titre de l'art. 94(3) CBE, dans laquelle elle avait maintenu son objection d'absence d'unité, faisant observer que la demande serait rejetée et estimant qu'il ne serait pas non plus fait droit à la requête du demandeur en remboursement de la deuxième taxe de recherche. Le demandeur a retiré sa requête en procédure orale et demandé qu'une décision susceptible de recours soit rendue "en l'état du dossier". La chambre a indiqué qu'elle était en désaccord avec l'approche suivie par la division d'examen au sujet de la question de l'unité d'invention. Ce n'est que dans le cas où la demande porte sur plus d'une "invention" qu'il convient d'analyser, afin de trancher la question de l'unité, la notion d'"un seul concept inventif général" (art. 82 CBE), ainsi que le concept d'"éléments techniques particuliers identiques ou correspondants" (règle 44(1) CBE) (cf. également point 1 de l'exergue). Il est nécessaire de déterminer d'abord si la demande couvre une seule, ou bien plusieurs "inventions". La ou les "inventions" sous-jacentes doivent être mises en évidence sur la base du ou des problèmes techniques à résoudre selon la description (cf. par exemple W 11/89, JO 1993, 225 ; W 6/97 ; T 173/06 et T 1888/09 ; cf. également Directives relatives à l'examen, version de novembre 2017, par exemple points F-V, 8, deuxième paragraphe, et 8.1, avant-dernière phrase). Du point de vue de la chambre, la demande initiale devait être considérée comme se rapportant à une seule invention. Le fait qu'une revendication indépendante (plus limitée) couvrait en majeure partie l'aspect principal de l'invention ne signifiait pas automatiquement que la revendication indépendante complémentaire (plus large) portait sur une autre invention. En particulier, cela ne signifiait pas que deux recherches différentes devaient être effectuées pour couvrir les deux revendications indépendantes en question. Une recherche complète ne saurait se limiter aux revendications, quelle que soit la portée plus ou moins large, ou plus ou moins limitée de ces dernières, et devrait en revanche tenir dûment compte de la description sous-jacente et des dessins (art. 92 CBE). La chambre a conclu que les revendications telles que déposées initialement comme les revendications 1 et 2 de la requête principale (comportant uniquement des signes de référence supplémentaires et des passages légèrement reformulés) satisfaisaient à l'exigence d'unité d'invention (art. 82 CBE). S'agissant de la requête en remboursement de la taxe additionnelle, la chambre a estimé que la décision qui consiste à rejeter une demande de brevet peut être interprétée en ce sens qu'elle contient implicitement la décision de refuser le remboursement d'une taxe additionnelle de recherche, si l'intention de la division d'examen est claire (cf. également point 2 de l'exergue). Bien qu'une décision concernant le remboursement de taxes additionnelles de recherche doive figurer dans le dispositif de la décision écrite (cf. par exemple T 756/14), l'intention de la division d'examen de ne pas faire droit à la requête ressortait clairement de sa dernière notification. Le remboursement d'une taxe additionnelle de recherche doit être ordonné par la division d'examen ou, le cas échéant, par la chambre compétente (règle 64(2) CBE, règle 100(1) CBE) si l'invitation à acquitter la taxe en question qui avait été émise par la division de la recherche n'était pas justifiée. L'évaluation doit être effectuée sur la base des faits et des arguments qui y ont été présentés, ainsi que sur la base des revendications telles que déposées initialement (cf. entre autres T 188/00, T 1476/09 et T 2526/17). La division d'examen ayant conclu à tort à l'absence d'unité d'invention sur la base des revendications telles que déposées initialement, il y avait lieu de rembourser la taxe.
Selon la décision T 756/14, lorsque la division d'examen statue sur une demande de remboursement de (nouvelles) taxes de recherche, elle doit clairement indiquer dans le dispositif la demande concrète sur laquelle il est statué, dans quelle mesure elle fait droit à cette demande et ordonne le remboursement de taxes de recherche, ainsi que la décision prise au sujet des éventuels autres éléments de la demande. Le fait de prévoir un recours indépendant contre une décision intermédiaire au sens de l'art. 106(2) CBE est une décision constitutive de la division d'examen, faute de laquelle la décision intermédiaire n'est pas susceptible de recours et qu'il convient donc d'intégrer également dans le dispositif.
3.3. Appréciation de l'absence d'unité et évaluation des demandes de remboursement de nouvelles taxes de recherche dans la procédure d'examen
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L'exigence de l'unité en vertu de l'art. 82 CBE doit être satisfaite par la demande de brevet, non seulement telle que déposée, mais aussi aux stades ultérieurs de la procédure de délivrance du brevet, c'est-à-dire devant la division d'examen, jusqu'à la délivrance du brevet. La règle 64(2) CBE (règle 46(2) CBE 1973) prévoit expressément la possibilité, pour la division d'examen, d'être en désaccord avec la division de recherche à propos de l'absence d'unité, l'avis de la division d'examen étant décisif en ce que cette dernière peut ordonner le remboursement de toute taxe acquittée à la demande du requérant. En vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, la division d'examen peut décider qu'il y a absence d'unité d'invention dans une demande de brevet, au sens de l'art. 82 CBE, même si la division de recherche n'a pas soulevé pareille objection en application de la règle 64(1) CBE 2007 (règle 46(1) CBE 1973) (T 178/84, JO 1989, 157). Voir également le présent chapitre, II.B.6.
Selon l'affaire T 94/91, l'art. 82 CBE 1973 prévoit clairement que les demandes de brevet européen doivent satisfaire aux critères d'unité de l'invention, sans aucune restriction. La CBE 1973 ne fait aucune différence entre absence d'unité "a priori" et "a posteriori". Il est sans importance que l'absence d'unité apparaisse immédiatement ou seulement au vu d'un document découvert au cours de la recherche ou de l'examen.
La chambre a souligné dans la décision T 544/88 (JO 1990, 429) que lorsque, en réponse à une objection soulevée pour absence d'unité au sens de l'art. 82 CBE 1973, le demandeur a présenté de nouvelles revendications dont il allègue l'unité, la procédure d'examen doit être poursuivie même si les autres pièces de la demande n'ont pas été limitées aux objets desdites revendications. Pour ce qui concerne la description et les dessins, en revanche, la division d'examen peut inviter le demandeur à les mettre en harmonie avec les revendications valables (règle 27(1)d) CBE 1973 telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mai 1991 ; cf. texte ultérieur de la règle 27(1)c) CBE 1973, désormais règle 42(1)c) CBE) et à supprimer dans les documents de brevets les parties de la description et des dessins qui ne se rapportent pas à des inventions revendiquées (règle 34(1)c) CBE 1973). Elle examinera dans chaque cas l'opportunité d'ajourner ces adaptations jusqu'à la présentation de revendications admissibles.
Dans l'affaire J 24/96 (JO 2001, 434), la chambre a décidé que dans le cadre de l'application de la règle 46 CBE 1973, il incombe à la division d'examen (et aux chambres de recours) d'examiner si la division de la recherche était fondée à adresser au demandeur une notification au titre de la règle 46(1) CBE 1973 pour l'inviter à payer de nouvelles taxes de recherche. Toutefois, la règle 46(2) CBE 1973 ne concerne pas d'autres actes des divisions de recherche que les communications émises au titre de la règle 46(1) CBE 1973. Il n'est dès lors pas nécessaire que la division d'examen réponde en détail, dans une décision rendue au titre de la règle 46(2) CBE 1973, à d'autres objections soulevées par le demandeur à propos de la recherche, comme l'objection selon laquelle le rapport partiel de recherche n'a pas été établi conformément aux Directives. La chambre a fait observer que les divisions d'examen ont bien entendu la possibilité de faire effectuer un complément de recherche si elles estiment qu'un rapport de recherche établi par la division de la recherche est incomplet. La chambre a tenu à préciser que cela n'a rien à voir avec une décision en la forme rendue au titre de la règle 46(2) CBE 1973 concernant le remboursement sur demande de nouvelles taxes de recherche.
Dans l'affaire T 188/00, la chambre a souligné que le réexamen effectué par la division d'examen au titre de la règle 46(2) CBE 1973, devait être effectué en tenant compte uniquement des faits exposés par la division de la recherche dans sa notification selon la règle 46(1) CBE 1973. Puisque, dans la plupart des cas, les objections pour absence d'unité sont soulevées eu égard à l'état de la technique (objections d'unité a posteriori), cela signifie que la division d'examen doit fonder son réexamen uniquement sur les documents cités dans le rapport partiel de recherche et sur la liste des différentes inventions établie par la division de la recherche, tout en tenant compte des arguments éventuellement présentés par le demandeur à l'appui de sa requête en remboursement. En ce qui concerne la procédure de réserve analogue selon le PCT (règle 40.2 c) PCT et règle 40.2 e) PCT et la règle 68.3c) PCT et règle 68.3e) PCT), les chambres de recours ont jugé qu'un tel réexamen doit se fonder exclusivement sur les motifs invoqués dans l'invitation à acquitter des taxes additionnelles, compte tenu des faits et arguments présentés par les demandeurs (cf. W 4/93, JO 1994, 939). En l'espèce, cependant, la division d'examen est parvenue à la conclusion que les revendications telles que déposées présentaient une absence d'unité a posteriori eu égard aux documents D1 et D4, le second document n'ayant pas été mentionné dans le rapport partiel de recherche. Par conséquent, la division d'examen n'a pas réexaminé la constatation d'absence d'unité au sens de la règle 46(2) CBE 1973, mais a procédé à un nouvel examen sur la base du nouveau document D4. La chambre a donc estimé que la décision de refuser le remboursement d'une nouvelle taxe de recherche devait être annulée, pour des raisons formelles uniquement, et que la requête du demandeur en remboursement d'une nouvelle taxe de recherche conformément à la règle 46(2) CBE 1973 était fondée.
Lorsque la division d'examen statue sur une demande de remboursement de (nouvelles) taxes de recherche, elle doit clairement indiquer dans le dispositif la demande concrète sur laquelle il est statué, dans quelle mesure elle fait droit à cette demande et ordonne le remboursement de taxes de recherche, ainsi que la décision prise au sujet des éventuels autres éléments de la demande. Le fait de prévoir un recours indépendant contre une décision intermédiaire au sens de l'art. 106(2) CBE est une décision constitutive de la division d'examen, faute de laquelle la décision intermédiaire n'est pas susceptible de recours et qu'il convient donc d'intégrer également dans le dispositif (T 756/14).