3.2. Tentatives de remédier au conflit concerné

La Grande Chambre de recours a mentionné, dans la décision G 1/93 (JO 1994, 541), trois cas dans lesquels le brevet pourrait être maintenu :

- Si l'on peut remplacer la caractéristique ajoutée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE 1973, le brevet peut être maintenu (dans sa forme modifiée). En pratique, ce cas devrait se présenter rarement (cf. ci-après T 166/90).

- Une caractéristique ajoutée non divulguée peut être supprimée d'une revendication sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE 1973, si elle n'a pas de sens technique.

- Par ailleurs, une caractéristique ajoutée, n'apportant pas de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne faisant que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée telle que couverte par la demande telle que déposée, n'est pas considérée comme un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'art. 123(2) CBE 1973. Le brevet peut être maintenu également dans ce cas. Voir le chapitre II.E.3.3. ci-dessous, intitulé "Ajout, dans la revendication, d'une caractéristique non divulguée qui limite l'étendue de la protection conférée, sans apporter de contribution technique".

Dans la décision T 335/03 la chambre fait valoir que, conformément à la décision G 1/93, rien dans la Convention ne vient étayer la "solution de la note en bas de page" pour une revendication formulée en ces termes : Cette caractéristique représente une extension non admissible dont il ne peut découler aucun droit. En d'autres termes, la solution de la note en bas de page en cas de conflit entre l'art. 123(2) CBE 1973 et art. 123(3) CBE 1973 n'est pas admissible (voir aussi T 307/05 et T 614/12).

Dans l'affaire T 10/91, une caractéristique neutre, à laquelle l'homme du métier n'attachait pas de valeur particulière avait été ajoutée pendant la procédure d'examen. Cette caractéristique était dépourvue de signification technique. La caractéristique pouvait être maintenue dans la revendication, mais ne devait pas être prise en compte comme caractéristique limitative lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

Dans l'affaire T 938/90, l'ajout d'une caractéristique revêtait de l'importance du point de vue technique ; la caractéristique ajoutée devait être prise en compte lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive. Or, la chambre n'a pas suivi les principes développés dans la décision T 231/89, et a rejeté le recours contre la révocation du brevet (cf. T 493/93).

Dans la décision T 166/90, la chambre a accepté qu'à une caractéristique non autorisée de la revendication du brevet délivré soient substituées d'autres caractéristiques divulguées, vu qu'il n'en résultait pas d'extension de la protection. L'invention concernait une feuille opaque. La revendication de produit du brevet délivré comportait la caractéristique suivante : "et en ce que la densité de la feuille est plus faible que la densité calculée des constituants individuels". Lors de la procédure de recours faisant suite à l'opposition, le titulaire du brevet a revendiqué un procédé de fabrication d'une feuille opaque. La revendication de procédé ne comportait plus la caractéristique relative à la densité. La chambre a vérifié s'il en résultait une extension de la protection conférée par le brevet et s'est demandé si les caractéristiques de la revendication de procédé qui remplaçaient la caractéristique supprimée limitaient obligatoirement l'étendue de la protection à des feuilles qui, à l'instar de la feuille selon la revendication de produit du brevet délivré, présentaient une densité plus faible que la densité calculée. La chambre a acquis la conviction qu'il était quasiment certain que le procédé revendiqué produirait avec une très grande probabilité une feuille opaque dont la densité serait plus faible que la densité calculée à partir de la nature et de la proportion des constituants individuels. Par conséquent, la suppression de la caractéristique relative à la densité n'avait finalement pas eu pour effet d'étendre la protection.

Dans la décision T 438/98, qui est dans le droit fil des décisions T 271/84 (JO 1987, 405), T 371/88 (JO 1992, 157), T 673/89 et T 214/91, il a été considéré qu'une modification apportée à une revendication, en vue de supprimer une contradiction, ne contrevient pas aux dispositions de l'art. 123(2) CBE 1973 ou art. 123(3) CBE 1973 si la revendication modifiée exprime la même chose que l'interprétation exacte de l'ancienne revendication sur la base de la description. Voir également l'affaire T 1202/07, relative au conflit entre l'art. 123(2) et 123(3) CBE, qui renvoie à l'affaire T 1018/02 (étendue de la protection conférée par une caractéristique d'une revendication qui ne s'inscrit pas dans la logique de la description) et qui traite de manière détaillée de l'interprétation de revendications, et qui distingue le cas litigieux notamment de l'affaire T 438/98 (correction d'une erreur de transcription évidente).

Dans l'affaire T 553/99, la chambre a estimé que lorsqu'une revendication du brevet tel que délivré contient une caractéristique restrictive non divulguée en violation de l'art. 123(2) CBE 1973, cette caractéristique peut être maintenue dans la revendication sans porter atteinte à l'art. 123(2) CBE 1973, à condition d'ajouter dans la revendication une autre caractéristique restrictive qui ait quant à elle été correctement divulguée dans la demande telle que déposée et qui prive la caractéristique non divulguée de toute contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée.

La chambre a déclaré dans la décision T 942/01 que selon un principe de la jurisprudence (voir notamment G 1/93, JO 1994, 541), un brevet ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié si une violation de l'art. 123(2) CBE 1973 a été constatée pendant la procédure d'examen. En vertu de la Convention il est normalement possible, au cours de la procédure d'opposition, d'annuler des modifications non admissibles, sauf lorsque la modification non admissible est ce que l'on appelle une "extension à effet limitatif", dont l'annulation étendrait la protection conférée par le brevet et contreviendrait ainsi aux exigences de l'art. 123(3) CBE 1973 (G 1/93). Toutefois, la présente espèce ne portait que sur une extension non admissible. La caractéristique qui figurait dans la revendication de la demande telle que déposée et qui était à présent réintroduite dans la revendication avait plutôt pour effet de limiter la protection conférée par les revendications, et non de l'étendre.

La décision T 567/08 donne un exemple d'"extension à effet limitatif" qui ajoute des éléments en violation de l'art. 123(2) CBE, mais qui, dans le même temps, limite l'étendue de la protection par rapport à ce qui aurait pu être revendiqué, de sorte que sa suppression constitue une violation de l'art. 123(3) CBE.

Dans l'affaire T 250/05, la chambre a conclu, conformément aux principes énoncés dans la décision G 1/93, que le brevet ne pouvait être maintenu sans être modifié et qu'il ne pouvait être maintenu que si l'on pouvait se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'art. 123(3) CBE. La sixième requête subsidiaire (qui ne contenait qu'une revendication) satisfaisait à ces deux exigences.

Dans l'affaire T 195/09, en ce qui concerne le conflit entre l'art. 123(2) CBE et l'art. 123(3) CBE, le requérant s'est référé à la décision T 108/91, dans laquelle il avait été affirmé qu'une indication technique inexacte dans une revendication d'un brevet tel que délivré, qui ne concorde manifestement pas avec l'ensemble de la divulgation du brevet et qui contreviendrait aux exigences de l'art. 123(2) CBE, peut être remplacée par une indication exacte des caractéristiques techniques sans qu'il y ait violation de l'art. 123(3) CBE. Or, selon la chambre dans l'affaire T 195/09, cette décision avait été infirmée par la décision G 1/93 (voir aussi T 1202/07, T 1896/11 à propos de T 108/91).

Dans l'affaire T 1180/05, se fondant sur les décisions G 1/93 et G 1/03 qui traitent de l'art. 123(2) et (3) CBE 1973 et des disclaimers, la chambre a conclu qu'il n'était pas possible de lever le conflit éventuel entre l'art. 123(2) et (3) CBE 1973 en supprimant, dans la revendication d'un brevet délivré, une caractéristique qui s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et en réintroduisant cette caractéristique sous la forme d'un disclaimer afin que l'objet de la revendication reste le même. La chambre a décidé de ne pas soumettre la question à la Grande Chambre de recours, ainsi que le titulaire du brevet l'avait demandé. La décision de la division d'opposition maintenant le brevet sous une forme modifiée a dès lors été annulée et le brevet révoqué.