7.6. Renvoi consécutif à une modification substantielle des revendications

Selon la décision T 63/86 (JO 1988, 224), lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen. De cette manière, le demandeur conserve le droit de recourir à une deuxième instance à la fois en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation régi par la règle 86(3) CBE 1973 (désormais règle 137(3) CBE) et la recevabilité ainsi que l'admissibilité des revendications modifiées. Plusieurs chambres de recours ont appliqué ces principes dans leurs décisions ; voir T 501/88, T 47/90 (JO 1991, 486), T 332/05, T 637/06 et T 1818/08 (affaires ex parte). Cette jurisprudence s'applique également aux procédures inter partes (cf. par exemple T 491/03 et T 2287/08.

Dans l'affaire T 746/91, la chambre, appliquant les principes énoncés dans la décision T 63/86, a renvoyé l'affaire à la division d'opposition, afin qu'elle examine et tranche la question de savoir si les revendications étaient recevables et, dans l'affirmative, si elles satisfaisaient aux dispositions de la CBE. Si la chambre est parvenue à cette conclusion, c'est que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la procédure d'opposition avait pu être conduite relativement rapidement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure orale ; le principe qui veut qu'il soit statué rapidement sur le maintien ou la révocation d'un brevet avait été ainsi respecté.

Dans l'affaire T 125/94, la chambre a renvoyé l'affaire à la première instance, au motif que les modifications apportées aux revendications avaient changé de manière substantielle le cadre de fait de la décision attaquée, et qu'il pouvait de ce fait s'avérer nécessaire d'effectuer une recherche dans une classe supplémentaire, afin de déterminer l'état de la technique le plus proche. De même, dans l'affaire T 230/98, l'objet des revendications modifiées n'était très probablement pas couvert par la recherche et n'avait pas encore été traité pendant la procédure de première instance.

Dans l'affaire T 1201/00, la chambre a estimé que lorsque l'affaire doit vraisemblablement être renvoyée à la division d'opposition afin qu'elle examine la question de l'activité inventive, une nouvelle requête subsidiaire, qui est seulement déposée pendant la procédure orale devant la chambre en vue de remédier à une objection d'absence de nouveauté par rapport à un document de l'état de la technique, peut exceptionnellement être admise et renvoyée devant la division d'opposition pour qu'elle examine définitivement la nouveauté sur la base de ce document, au cas où il ne pourrait être fait droit à aucune des requêtes précédentes pour défaut de nouveauté. La première instance devant examiner la question de l'activité inventive au regard de l'ensemble de l'état de la technique invoqué, il en résultait que l'examen de la nouveauté par rapport à l'un de ces documents n'entraînait pas de retard considérable dans la procédure d'opposition.

Dans l'affaire T 908/07, la chambre a estimé qu'une revendication déposée tardivement et admise par la chambre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, principalement parce que les questions soulevées pouvaient être traitées sans reporter la procédure orale, ne devrait normalement pas être renvoyée à l'instance du premier degré pour examen eu égard aux motifs d'opposition qui avaient fondé la décision de la première instance. Dans l'affaire T 111/98, la chambre a constaté que la modification des revendications en réaction à la citation d'un nouveau document pendant la procédure de recours n'est pas, en soi, une raison suffisante pour renvoyer l'affaire devant la première instance. Le renvoi de l'affaire est laissé à l'appréciation de la chambre (voir aussi T 193/07).

Dans l'affaire T 839/05, eu égard au fait que les modifications apportées à chacune des requêtes subsidiaires étaient de nature différente, le renvoi aurait pu entraîner d'autres renvois dans le cadre de procédures de recours ultérieures, qui auraient indûment allongé la procédure. Par conséquent, la chambre ayant dûment tenu compte de l'économie de la procédure et soucieuse d'éviter d'autres retards, a décidé de ne pas renvoyer l'affaire.