4. Critères permettant de déterminer l'absence d'unité
Dans l'affaire T 1414/18, la division d'examen avait simplement fait référence, dans les motifs de sa décision de rejet, à sa notification finale émise au titre de l'art. 94(3) CBE, dans laquelle elle avait maintenu son objection d'absence d'unité, faisant observer que la demande serait rejetée et estimant qu'il ne serait pas non plus fait droit à la requête du demandeur en remboursement de la deuxième taxe de recherche. Le demandeur a retiré sa requête en procédure orale et demandé qu'une décision susceptible de recours soit rendue "en l'état du dossier". La chambre a indiqué qu'elle était en désaccord avec l'approche suivie par la division d'examen au sujet de la question de l'unité d'invention. Ce n'est que dans le cas où la demande porte sur plus d'une "invention" qu'il convient d'analyser, afin de trancher la question de l'unité, la notion d'"un seul concept inventif général" (art. 82 CBE), ainsi que le concept d'"éléments techniques particuliers identiques ou correspondants" (règle 44(1) CBE) (cf. également point 1 de l'exergue). Il est nécessaire de déterminer d'abord si la demande couvre une seule, ou bien plusieurs "inventions". La ou les "inventions" sous-jacentes doivent être mises en évidence sur la base du ou des problèmes techniques à résoudre selon la description (cf. par exemple W 11/89, JO 1993, 225 ; W 6/97 ; T 173/06 et T 1888/09 ; cf. également Directives relatives à l'examen, version de novembre 2017, par exemple points F-V, 8, deuxième paragraphe, et 8.1, avant-dernière phrase). Du point de vue de la chambre, la demande initiale devait être considérée comme se rapportant à une seule invention. Le fait qu'une revendication indépendante (plus limitée) couvrait en majeure partie l'aspect principal de l'invention ne signifiait pas automatiquement que la revendication indépendante complémentaire (plus large) portait sur une autre invention. En particulier, cela ne signifiait pas que deux recherches différentes devaient être effectuées pour couvrir les deux revendications indépendantes en question. Une recherche complète ne saurait se limiter aux revendications, quelle que soit la portée plus ou moins large, ou plus ou moins limitée de ces dernières, et devrait en revanche tenir dûment compte de la description sous-jacente et des dessins (art. 92 CBE). La chambre a conclu que les revendications telles que déposées initialement comme les revendications 1 et 2 de la requête principale (comportant uniquement des signes de référence supplémentaires et des passages légèrement reformulés) satisfaisaient à l'exigence d'unité d'invention (art. 82 CBE). S'agissant de la requête en remboursement de la taxe additionnelle, la chambre a estimé que la décision qui consiste à rejeter une demande de brevet peut être interprétée en ce sens qu'elle contient implicitement la décision de refuser le remboursement d'une taxe additionnelle de recherche, si l'intention de la division d'examen est claire (cf. également point 2 de l'exergue). Bien qu'une décision concernant le remboursement de taxes additionnelles de recherche doive figurer dans le dispositif de la décision écrite (cf. par exemple T 756/14), l'intention de la division d'examen de ne pas faire droit à la requête ressortait clairement de sa dernière notification. Le remboursement d'une taxe additionnelle de recherche doit être ordonné par la division d'examen ou, le cas échéant, par la chambre compétente (règle 64(2) CBE, règle 100(1) CBE) si l'invitation à acquitter la taxe en question qui avait été émise par la division de la recherche n'était pas justifiée. L'évaluation doit être effectuée sur la base des faits et des arguments qui y ont été présentés, ainsi que sur la base des revendications telles que déposées initialement (cf. entre autres T 188/00, T 1476/09 et T 2526/17). La division d'examen ayant conclu à tort à l'absence d'unité d'invention sur la base des revendications telles que déposées initialement, il y avait lieu de rembourser la taxe.
4.2. Examen concernant la nouveauté et l'activité inventive
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Dans l'affaire W 12/89 date: 1989-06-29 (JO 1990, 152), la chambre avait soumis à la Grande Chambre entre autres les questions suivantes :
"Une administration chargée de la recherche internationale a-t-elle le droit d'effectuer un examen quant au fond d'une demande internationale en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, lorsqu'elle examine, en vertu de l'art. 17.3)a) PCT, si la demande satisfait à l'exigence d'unité de l'invention posée à la règle 13.1 PCT ?
Si un tel droit est reconnu à une administration chargée de la recherche internationale, dans quelles conditions est-elle tenue d'effectuer un tel examen quant au fond ?"
La Grande Chambre de recours s'est prononcée sur ces questions dans l'affaire G 1/89 (JO 1991, 155 ; cf. également l'avis rendu par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/89, JO 1991, 166, en réponse à une question similaire que lui avait soumise le Président de l'OEB). Elle a considéré que dans leur acception habituelle, les termes "examen" ou "examen quant au fond" désignent les activités qu'exercent les administrations chargées de statuer sur la brevetabilité, telles que celles exercées par les divisions d'examen de l'OEB ou, dans le cas du PCT, les activités exercées par l'IPEA et/ou l'office désigné. A l'évidence, une ISA n'est pas compétente pour exercer de telles activités. Selon la Grande Chambre, l'avis que peut formuler l'ISA au sujet de la nouveauté et de l'activité inventive, afin d'effectuer une recherche efficace, ne saurait être qu'un avis provisoire, qui ne lie en aucune manière les administrations visées plus haut. Ce principe vaut également lorsqu'une ISA considère "a posteriori" qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention énoncée à la règle 13.1 PCT. Cette considération a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'art. 17 PCT et à la règle 40 PCT et ne constitue donc pas un "examen quant au fond" au sens habituel de ce terme. Dans la décision, il est précisé que cette évaluation en vue d'établir l'existence d'un concept inventif unique ne doit être effectuée que si elle est indispensable à l'appréciation de l'unité de l'invention pour l'application de la procédure fixée à l'art. 17 PCT et la règle 40 PCT. Une telle évaluation n'a qu'un caractère provisoire et ne saurait représenter un examen quant au fond relatif à la brevetabilité de l'invention (W 6/90, JO 1991, 438).
La Grande Chambre de recours a ajouté que lorsqu'elle examine l'unité de l'invention, l'ISA devrait bien entendu toujours s'efforcer de traiter le déposant de manière équitable, le paiement de taxes additionnelles en application de l'art. 17.3)a) PCT ne devant être exigé que dans des cas où la situation est parfaitement claire. En particulier, étant donné que selon le PCT, l'unité de l'invention est examinée sans que le déposant puisse présenter d'observations, l'ISA devrait faire preuve de prudence lorsqu'elle apprécie la nouveauté et l'activité inventive, et dans des cas limites, s'abstenir plutôt de considérer qu'une demande ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention au motif qu'elle n'est pas nouvelle et n'implique pas d'activité inventive (W 24/90, W 23/91, W 43/91). Dans l'affaire W 1/97, la chambre a considéré que la situation n'est apparemment pas parfaitement claire si, après avoir déjà effectué des recherches pour une partie de l'objet de l'invention, l'ISA n'est toujours pas en mesure d'identifier plusieurs inventions distinctes.
Suivant les conclusions de la Grande Chambre dans les affaires G 1/89 et G 2/89, les chambres ont invoqué à plusieurs reprises le défaut de nouveauté ou d'activité inventive du concept inventif général à la base de l'invention pour justifier l'absence d'unité (cf. W 17/89, W 27/89, W 18/90, W 19/90). Dans la décision W 10/92, la chambre a souligné qu'il y avait lieu de tenir compte de l'approche problème-solution pour apprécier l'unité de l'invention (W 16/91, W 21/91).
Dans la décision W 17/03, l'ISA avait considéré que l'absence de caractéristiques techniques communes et l'allégation d'un problème résolu différent étaient suffisantes pour démontrer l'absence d'unité entre des groupes d'inventions. La chambre a suggéré que l'approche de l'ISA pour déterminer le problème semblait résulter de la croyance que la même analyse était requise que celle utilisée pour déterminer le problème en utilisant l'approche problème-solution pour évaluer l'activité inventive, peut-être parce que des différences et des problèmes étaient impliqués dans les deux situations.
La chambre a déclaré ne pas être convaincue que l'examen des relations techniques, en vue d'établir l'unité, à l'aide de problèmes communs à la base des inventions, était nécessairement identique à l'analyse utilisée pour déterminer le problème quand on applique l'approche problème-solution pour apprécier l'activité inventive. La chambre a donné les motifs suivants :
(1) L'évaluation de l'unité implique de comparer les problèmes résolus (ou les effets obtenus) par différentes revendications, tandis que l'évaluation de l'activité inventive est effectuée à l'égard d'une seule revendication. Il s'ensuit, lorsqu'on examine l'unité d'invention, que les problèmes résolus par différentes revendications doivent être considérés à la lumière les uns des autres, et qu'ils ne peuvent être déterminés de façon isolée au sens absolu.
(2) Lors de l'appréciation de l'activité inventive, il s'agit de définir un problème fondé sur les caractéristiques de la partie caractérisante des revendications, qui soit pour l'essentiel aussi étroit que possible, mais qui ne contienne pas d'éléments de la solution. En revanche, dans l'évaluation de l'unité d'invention, ces restrictions ne s'appliquent pas, puisque le but général est de trouver ce que les revendications concernées ont en commun, c'est-à-dire si les inventions respectives sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Par conséquent, les problèmes spécifiques résolus par les différentes inventions par rapport à l'état de la technique le plus proche peuvent nécessiter un perfectionnement progressif, en particulier une généralisation à partir du problème directement résolu, afin de trouver s'il existe ou non un dénominateur commun distinguant encore les inventions dudit état de la technique.
- Jurisprudence 2020