4.12. Critères pour la prise en considération des modifications des revendications
T 52/15 × View decision
Filing of a series of main requests resulting in each new main request being considered as replacing the previously filed main request. Procedural steps preventing the department of first instance from deciding on relevant issues. (See points 1.1-2.11 of the reasoning)
Dans l'affaire T 52/15, le titulaire du brevet (requérant) avait déposé une nouvelle "requête principale" à chaque fois que la division d'opposition indiquait que la requête principale précédente ne satisfaisait pas aux exigences de la CBE. La division d'opposition avait révoqué le brevet, estimant que la dernière requête principale n'était pas conforme à l'art. 56 CBE. La décision frappée de recours ne traitait que de cette dernière requête principale. Le titulaire du brevet a demandé que la décision soit annulée et que le brevet soit maintenu tel que délivré ou bien sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 4, qui différaient considérablement de la requête qui avait fait l'objet de la décision frappée de recours. Le titulaire du brevet a fait valoir qu'il n'avait pas retiré les requêtes principales qu'il avait déposées antérieurement. Chaque nouvelle requête était destinée à succéder à la précédente uniquement aux fins de la discussion, et non à la remplacer. La chambre a fait observer que la division d'opposition avait à juste titre considéré que chaque "requête principale" nouvellement déposée était manifestement destinée à remplacer la ou les requêtes qui la précédaient. La chambre a souligné que le retrait d'une requête est un acte procédural grave, qui est généralement annoncé explicitement par une partie au moyen d'une déclaration correspondante, et qu'une telle déclaration doit être inscrite au procès-verbal (cf. T 361/08). Cependant, un retrait explicite n'est pas nécessaire si le comportement d'une partie ou les actes procéduraux qu'elle effectue au cours de la procédure font apparaître sans équivoque l'intention qu'elle poursuit (cf. T 388/12). La chambre a également mis l'accent sur le fait que, conformément à la pratique établie à l'OEB, les parties qui déposent plusieurs requêtes doivent préciser quelle est celle qui constitue la requête principale, et quelle est ou quelles sont celles qui constituent les requêtes subsidiaires et indiquer, en cas de pluralité de requêtes subsidiaires, un ordre de préférence (cf. par exemple R 14/10). La chambre a conclu que la décision écrite de la division d'opposition était fondée sur l'unique requête qui était en instance lorsque la décision de révoquer le brevet a été annoncée oralement. La requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 2 ont été déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours et correspondaient à la requête initiale du titulaire du brevet et à deux requêtes subsidiaires présentées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition. Ces requêtes différaient considérablement de la requête qui avait fait l'objet de la décision frappée de recours. La chambre a relevé que le fait de réintroduire pendant la procédure de recours des requêtes qui avaient été retirées antérieurement, était contraire à l'objectif principal d'une procédure de recours inter partes, qui consistait à donner à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la division d'opposition sur le fond. La chambre a en outre constaté que même si les chambres de recours avaient autorisé dans certains cas les titulaires de brevet à rétablir des requêtes plus larges qui avaient été retirées - ou qui n'avaient pas été maintenues - durant la procédure d'opposition, les chambres de recours avaient également rendu de nombreuses décisions dans lesquelles elles avaient appliqué de manière stricte leur pouvoir d'appréciation et n'avaient pas admis de telles requêtes dans la procédure de recours (cf. T 390/07, T 361/08, T 671/08, T 922/08, T 1525/10, T 140/12, T 1697/12 et T 143/14). Il s'agit de l'approche prédominante actuelle suivie par les chambres. Les requêtes n'ont pas été admises dans la procédure de recours (art. 12(4) RPCR 2007).
Dans l'affaire T 1695/14, la requête subsidiaire en question présentée par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale correspondait à l'une des requêtes subsidiaires soumises avec le mémoire exposant les motifs du recours. Le titulaire du brevet n'avait cependant pas donné suite à cette requête subsidiaire initiale au cours de la procédure écrite et avait présenté par courrier de nouvelles requêtes. Il ressortait de ce courrier que le titulaire du brevet souhaitait remplacer ses anciennes requêtes par les requêtes nouvellement présentées. La chambre a interprété cette déclaration du titulaire du brevet comme un retrait implicite de la requête subsidiaire. Le retrait d'une requête peut avoir lieu de manière explicite ou implicite. Il y a retrait implicite de requêtes lorsqu'il ressort indubitablement des circonstances que certaines requêtes ne doivent pas être poursuivies (cf. T 388/12, T 52/15). Les requêtes qui ne sont pas poursuivies ultérieurement comme requête principale ou à titre de requête subsidiaire, mais font l'objet d'un retrait implicite, ne restent pas dans la procédure, car le droit procédural connaît les requêtes en cours ou retirées, mais pas les requêtes en suspens. La chambre s'est ensuite penchée sur les critères de recevabilité pertinents pour une requête réitérée. Étant donné qu'une requête retirée ne fait plus partie de la procédure (cf. T 1732/10, T 143/14), son admission, lorsqu'elle est présentée de nouveau à une étape ultérieure de la procédure, est subordonnée aux mêmes dispositions de droit procédural qu'une requête entièrement nouvelle (cf. T 1732/10, T 122/10). Cela correspond à la jurisprudence constante des chambres de recours. Par conséquent, une requête qui a d'abord été présentée pendant la procédure de recours, mais a ensuite fait l'objet d'un retrait explicite ou implicite, doit être considérée comme une nouvelle requête lorsqu'elle est présentée de nouveau ultérieurement. Son admission est alors régie en particulier par les dispositions de l'art. 13 RPCR 2007 et par les critères d'appréciation développés par la jurisprudence en la matière.
4.12.13 Rétablissement de revendications plus larges au cours de la procédure de recours
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Les revendications peuvent être limitées dans le but d'essayer de répondre à des objections de l'OEB ou d'un opposant, sans que soit pour autant envisagé immédiatement un abandon définitif. Dans ce cas, il se pose la question de savoir si le demandeur ou le titulaire du brevet peut rétablir les revendications plus larges qui avaient été proposées à un stade antérieur de la procédure.
Selon la jurisprudence constante antérieure des chambres de recours, le titulaire du brevet qui n'a défendu son brevet que dans une certaine limite pendant la procédure d'opposition, peut en principe (c'est-à-dire dans la mesure où l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas en l'espèce, ou pour autant qu'il n'y ait pas d'abus de procédure) revenir, pendant la procédure de recours qui fait suite à l'opposition, à une formulation plus large de la protection souhaitée ou au texte du brevet tel que délivré. Des limitations temporaires de la protection souhaitée ne constituent pas une renonciation expresse à certaines parties du brevet, mais sont à considérer comme des essais de formulation destinés à délimiter le brevet eu égard à des objections (voir par exemple les décisions T 123/85, JO 1989, 336 ; T 296/87, JO 1990, 195 ; T 331/89 ; T 900/94 ; T 699/00 ; T 880/01 ; T 794/02 ; T 934/02 ; T 1018/02 ; T 386/04 ; T 1276/05). Dans l'affaire T 331/89, la chambre a estimé que la reprise de revendications antérieures constituait un abus de procédure, étant donné que la requête n'avait été présentée que lors de la procédure orale et qu'elle n'avait pas été immédiatement admissible en raison de son contenu.
Cette jurisprudence doit toutefois être interprétée à la lumière de l'art. 12(4) RPCR 2007.
L'adoption de la règle 116(2) CBE et celle des art. 12(4) et 13 RPCR 2007 marquent un changement dans la législation par rapport à la décision T 123/85. La question de savoir si des jeux de revendications produits au cours de la procédure de recours doivent être pris en considération sera donc traitée non plus selon la jurisprudence établie par la décision T 123/85, mais selon les règles de procédure régissant désormais la procédure de recours et les éléments propres à la procédure concernée. L'art. 12(4) RPCR 2007 est dès lors applicable pour l'admission des requêtes subsidiaires. Selon l'art. 12(4) RPCR 2007, il relève du pouvoir d'appréciation des chambres de recours de ne pas tenir compte des jeux de revendications qui n'ont pas été admis en première instance en raison d'un dépôt tardif ou qui auraient déjà dû être présentés en première instance. Ceci vaut également pour les jeux de revendications qui sont utilisées pour défendre un brevet pour la première fois dans la procédure de recours sur la base d'une version plus large que dans la procédure d'opposition (T 28/10, T 36/12, T 467/13).
Se référant à l'affaire T 28/10, la chambre a déclaré dans l'affaire T 671/08 qu'il n'existait ni de droit absolu pour le titulaire du brevet de revenir, au stade du recours, au brevet tel que délivré ni de principe interdisant un tel retour. Il y aura des cas, comme la présente espèce, où l'admission d'une requête en ce sens n'entraînera pas de recherches supplémentaires, et d'autres ou cela aboutirait même à un abus de procédure. Partant, il appartient à la chambre de décider en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 12(4) RPCR 2007 d'admettre ou non une telle requête présentée au stade du recours.
Dans la décision T 1282/05, la requérante avait déposé, après la citation à la procédure orale, de nouvelles requêtes, les objets des revendications indépendantes des requêtes précitées étant chaque fois formulés de façon plus large que les objets des revendications faisant jusqu'alors partie de la procédure de recours, et constituant essentiellement un retour à la revendication 1 initiale. La chambre a constaté que ces modifications ne pouvaient être considérées comme une réponse aux objections formulées dans la citation, et que la requérante n'avait pas non plus indiqué les raisons de cette modification. Le mémoire exposant les motifs du recours ne contenait pas non plus d'indication selon laquelle ce retour à l'objet initial de la revendication était voulu. Par conséquent, la démarche de la requérante constituait un manquement aux dispositions de l'art. 12 (2) RPCR 2007. De plus, des requêtes similaires auraient déjà pu être présentées en première instance (T 1420/06).
Dans l'affaire T 2075/11, le brevet tel que délivré aurait manifestement pu faire l'objet de la procédure de première instance. Le titulaire du brevet a toutefois limité le brevet pendant la procédure d'opposition et n'a pas souhaité poursuivre la procédure sur la base du texte du brevet délivré, sur lequel aucune décision n'a donc pu être rendue par l'instance du premier degré (cf. également l'affaire T 933/04, qui présente des similitudes). La chambre a estimé que même si elle n'assimilait pas ce comportement du requérant dans la présente espèce à une renonciation au brevet tel que délivré, l'admission de cette requête qui n'a été présentée qu'au stade de la procédure de recours serait en tout état de cause contraire au principe d'économie de la procédure. De la même manière, dans l'affaire T 781/13, la chambre n'a pas permis au requérant de revenir à la version initiale de la revendication 1 du brevet délivré, car cela contrevenait au principe d'économie de la procédure.
Dans l'affaire T 796/02, la chambre a déclaré qu'il y avait abus de procédure lorsque le titulaire du brevet retire une requête comprenant de larges revendications dans la procédure devant la chambre de recours afin d'éviter que celle-ci ne rende une décision négative sur cette requête, puis réintroduit ces revendications de portée plus large devant la division d'opposition après avoir obtenu le renvoi de l'affaire pour suite à donner sur la base de revendications beaucoup plus restreintes.
Dans l'affaire T 1578/13, le brevet avait été révoqué par la division d'opposition. Le requérant a demandé le maintien du brevet sur la base des requêtes subsidiaires 1 à 3, qui avaient fait l'objet de la décision de la division d'opposition. Il a demandé en outre à titre de requête subsidiaire 4 le maintien du brevet dans un texte inchangé. Les requêtes subsidiaires 1 à 3 telles que formulées comportaient une modification par rapport au texte du brevet délivré, à savoir le remplacement du terme "boîtier d'entrée de gaz" par celui de "boîtier de sortie de gaz". Au cours de la procédure d'opposition, le requérant n'avait pas demandé le rejet de l'opposition ni défendu le texte du brevet tel que délivré. Il avait simplement demandé le maintien du brevet sur la base de textes dans lesquels l'erreur prétendument évidente avait été rectifiée. De l'avis de la chambre, le requérant aurait dû défendre le texte du brevet tel que délivré au plus tard lors de la procédure orale en première instance, compte tenu de l'avis défavorable de la division d'opposition concernant la correction demandée. À ce stade, le requérant devait assurément savoir qu'il pouvait immédiatement lever l'objection au titre de l'art. 123(3) CBE en revenant au texte du brevet délivré.