Addition of further Designation States after grant (no)

T 1003/19, T 2081/16 not followed

1. Rule 71(5) EPC only applies where the text intended for grant has been communicated to the applicant according to Rule 71(3) EPC (see Reasons 2.4).

2. The fact that the list of documents intended for grant neither corresponds to any request of the applicant nor to any amendment explicitly suggested by the examining division is sufficient to indicate that the communication under Rule 71(3) EPC does not contain the text intended for grant; the existence of discrepancies between the text of the communication and the "Druckexemplar" may be another indication (see Reasons 2.4.4).

3. Differentiation from G 1/10 (see Reasons 4).

4. Where the applicant could have noticed an apparent discrepancy between the text of the communication under Rule 71(3) EPC and the "Druckexemplar", the reimbursement of the appeal fee is not equitable by reason of a substantial procedural violation (see Reasons 5).

The notion of a mistake eligible for correction under Rule 139 EPC does not cover the scenario where a declaration of withdrawal reflects the true intention of the applicant, but is based on wrong assumptions.

ABl. EPA 2021, Zusatzpublikation 2
OJ EPO 2021, Supplementary publication 2
JO OEB 2021, Publication supplémentaire 2

Dans l'affaire T 2081/16, la chambre a établi une distinction entre l'affaire dont elle était saisie, où le brevet n'avait pas été délivré sur la base de documents sur lesquels le demandeur avait donné son accord, et la décision G 1/10 (JO OEB 2013, 194). Elle a estimé qu'une décision de délivrer un brevet conformément à l'art. 97(1) CBE ne satisfait pas à l'art. 113(2) CBE lorsqu'elle est fondée sur un texte de la demande qui n'a été ni proposé ni accepté par le demandeur, comme en l'espèce. Lorsque le texte envisagé pour la délivrance n'est pas notifié au demandeur conformément à la règle 71(3) CBE, le fait que le requérant produit ensuite une traduction et acquitte les taxes de délivrance et de publication n'est pas déterminant. Les dispositions de la règle 71(5) CBE, à cet égard, font référence à la règle 71(3) CBE et présupposent donc que non seulement le demandeur s'est vu notifier un texte, mais aussi que ce texte est bien celui dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (c'est la chambre qui souligne). Ce n'est que dans ce cas que la règle 71(5) CBE s'applique et que la production d'une traduction et le paiement des taxes exigibles vaudraient accord du demandeur sur le texte qui lui a été notifié. La chambre a fait observer que la décision à laquelle elle était parvenue ne s'écartait pas de la décision G 1/10 et que l'art. 21 RPCR 2007 ne s'appliquait donc pas. Dans la décision G 1/10, la Grande Chambre de recours a jugé que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet. Cette question n'était pas en jeu dans l'affaire en instance, dans laquelle aucun texte n'avait obtenu l'accord du demandeur. Cette situation différait fondamentalement d'une tentative visant à imputer à la division d'examen des erreurs introduites par le demandeur dans des revendications modifiées, "en laissant entendre que [la division d'examen] n'envisageait pas de rendre une décision qui incluait précisément le texte approuvé par le demandeur en personne – pour faire en sorte que l'erreur commise par le demandeur lui-même relève de la règle 140 CBE", ainsi que la Grande Chambre de recours l'avait mentionné dans la décision G 1/10 (cf. point 11 des motifs).

Dans l'affaire T 1003/19, le requérant n'avait pas demandé qu'un brevet soit délivré avec d'autres feuilles de dessin que les sept feuilles telles que déposées initialement et publiées. La notification émise au titre de la règle 71(3) CBE ne se référait toutefois qu'aux "dessins, feuilles 1/1 telles que publiées". La chambre a estimé que la décision frappée de recours n'était pas conforme à l'art. 113(2) CBE et que la division d'examen avait commis un vice substantiel de procédure. La chambre a cependant rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours ; l'erreur avait certes été commise par la division d'examen, mais le requérant avait eu plusieurs occasions de remarquer cette erreur et au plus tard, il aurait pu et dû la constater en comparant le texte de la notification au titre de la règle 71(3) CBE avec le "Druckexemplar". Pour arriver à sa décision, la chambre a énoncé que la conséquence prévue à la règle 71(5) CBE, à savoir que "le demandeur ... est réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément au paragraphe 3", s'applique uniquement si "le texte dans lequel elle [la division d'examen] envisage de délivrer le brevet" a été notifié au demandeur, conformément à la règle 71(3) CBE. L'acception du terme "texte" (en allemand : "Fassung") ne se limite pas aux informations écrites et peut inclure des informations visuelles, comme cela peut être déduit de la règle 73(1) CBE : "Le fascicule du brevet européen comprend la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins." Se référant à l'affaire concernée, la chambre a indiqué en outre que l'OEB peut, de sa propre initiative, suggérer des modifications mineures, mais qu'il ne peut pas être attendu d'un demandeur qu'il accepte la suppression de toutes les feuilles de dessins montrant des modes de réalisation de l'invention. La chambre a fait observer qu'elle ne s'est pas écartée de la décision G 1/10, qui base son raisonnement sur l'exigence prévue à la règle 71(3) CBE selon laquelle la division d'examen doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet (cf. point 10 des motifs), et qui traite des réactions possibles du demandeur à cette notification, comme un accord implicite sur ce texte. En revanche, la décision de la chambre en l'espèce repose sur le fait que le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet n'avait pas été notifié au requérant, ce qui était attesté par des faits vérifiables, et que la règle 71(5) CBE ne s'appliquait donc (alors) pas. Par conséquent, le requérant n'avait donné son accord sur aucun texte.

Dans l'affaire T 1567/17, la chambre a estimé que la remarque émise par le demandeur dans une réponse au titre de la règle 71(6) CBE, selon laquelle une caractéristique modifiée "peut également être omise si elle est considérée comme contraire à l'art. 123(2) CBE" ne saurait être interprétée comme signifiant que le demandeur renonce à son droit d'être entendu et à son droit de recevoir une décision motivée en cas de rejet de la demande. Il a en effet simplement laissé entendre qu'il accepterait l'établissement d'une nouvelle notification au titre de la règle 71(3) CBE sur la base du jeu modifié de revendications sans ladite caractéristique. Comme le requérant n'avait pas eu l'occasion de répondre à l'avis de la division sur cette question, la chambre a conclu que le rejet direct de la demande par la division d'examen était contraire à l'art. 113(1) CBE. La renonciation à un droit ne se présume pas (voir G 1/88, JO OEB 1989, 189 ; T 685/98, JO OEB 1999, 346).

Dans l'affaire T 683/14, la division d'examen avait appliqué le point de vue erroné selon lequel le document soumis le 1er août 2013 sur la question de la confidentialité ne pouvait être pris en considération au motif que les débats avaient été clos et qu'une "décision" avait été prise à la procédure orale du 10 décembre 2012. La chambre a indiqué que la division d'examen s'était méprise sur deux points. Premièrement, les débats ne s'étaient pas terminés par une décision en bonne et due forme. Deuxièmement, même si les débats avaient été clos en bonne et due forme, ils auraient pu être rouverts. La chambre a cité la décision T 595/90 : "Les observations présentées [après la clôture des débats] ne peuvent être prises en considération que si la chambre rouvre les débats, ce qui est laissé à son appréciation (art. 113 CBE)". La chambre a estimé que des considérations analogues s'appliquent aux instances du premier degré de l'OEB. Elle a jugé que la division d'examen avait bien commis une erreur, laquelle portait toutefois sur le fond et ne constituait pas une erreur (indépendante) d'ordre procédural. Les conséquences procédurales découlaient exclusivement de l'application concrète du point de vue erroné de la division d'examen sur une question de fond. Le demandeur avait ensuite formé un recours contre la décision rejetant la demande de brevet européen, recours auquel la division d'examen avait fait droit. La requête en remboursement de la taxe de recours à 50 % en vertu de la règle 103(2) CBE a été rejetée au motif que la division d'examen, en faisant droit au recours, avait annulé la décision attaquée. La requête du demandeur en retrait du recours était en soi dénuée d'objet et, en l'absence de recours en instance qui puisse être retiré, la règle 103(2) CBE n'était pas applicable.