Rule 80 EPC represents a non-discretionary provision of the EPC that relates to the allowability of a patent as amended rather than to admissibility (see point 4.7 of the Reasons).

Reasons 3 : incorrect exercise of discretion

La division d'opposition outrepasse les limites appropriées de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle déclare n'admettre qu'une seule requête subsidiaire et écarte d'emblée des requêtes supplémentaires sans raisons apparentes valables et sans même avoir examiné si les modifications auraient permis d'écarter toutes les objections valablement soulevées jusque là sans donner lieu à de nouvelles, les rendant ainsi potentiellement recevables (cf. point 4 des motifs).

Zur Möglichkeit und den Folgen von Berichtigungen inhaltlich unzutreffender, in der Patentschrift enthaltener Hinweise auf den Stand der Technik, siehe Punkte 2. bis 2.5 und 3.3.3 bis 3.3.6

Wird allein durch die Streichung eines abhängigen Anspruchs ein Einspruchsgrund unter Artikel 100 EPÜ behoben, ist diese Änderung im Einklang mit Regel 80 EPÜ, selbst wenn der Einspruchsgrund von der Einsprechenden nicht geltend gemacht worden ist.

1. Das Ermessen der Einspruchsabteilung, geänderte Anträge zum Verfahren zuzulassen, ergibt sich grundsätzlich aus Artikel 123(1) EPÜ (erster Satz) in Verbindung mit Regeln 79(1) und 81(3) EPÜ (siehe Gründe, Punkt 2.2).

2. Eine Änderung der Auffassung der Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung in Bezug auf ihre mit der Ladung kommunizierte vorläufige Meinung kann alleine nicht dazu führen, dass in der mündlichen Verhandlung beliebige Anträge ohne ein Ermessen der Einspruchsabteilung zugelassen werden müssen (siehe Gründe, Punkt 2.4).

3. Soweit die Patentinhaberin mit neue Anträgen auf eine neue Angriffslinie der Einsprechenden und ein insoweit neu eingereichtes Dokument reagiert, kann bei der Entscheidung über die Zulassung berücksichtigt werden, ob die Anträge prima facie gewährbar erscheinen oder ohnehin aufgrund anderer schon länger im Verfahren befindlicher Einwände zurückzuweisen wären (siehe Gründe, Punkt 2.4).

4. Die Parteien haben in einem strittigen Verfahren kein Anrecht auf eine "detaillierte Anleitung" durch das entscheidende Organ zur Behebung des diskutierten Mangels. Stattdessen obliegt es jeder Partei, selbst auf den Vortrag des Verfahrensgegners adäquat zu reagieren (siehe Gründe, Punkt 2.5).

If the arguments in the appealed decision show that for the discretionary decision taken in the first instance some criteria weighed so heavily that other criteria cannot outweigh them, it is not always necessary that all criteria that could theoretically influence a discretionary decision concerning the admittance of a late filed request are discussed in the appealed decision (point 2.2.3) If the need to file amended requests does not arise owing to the submission of additional documents that are merely confirming the arguments on file but had existed before, the filing of such additional documents cannot always justify the filing of new (belated) requests (point 2.3).

siehe Gründe 1,2

Amendment not occasioned by a ground for opposition - Reasons point 4.1.1 to 4.1.4

Application of Rule 80 EPC (see point 6 of the Reasons) Treating insufficiency objections step by step (see point 12.2.10 of the Reasons)

The basis for a board's (and opposition division's) discretion to admit or not claim requests is Article 123(1)EPC, (see Reasons points 5 to 10).

ABl. EPA 2021, Zusatzpublikation 2
OJ EPO 2021, Supplementary publication 2
JO OEB 2021, Publication supplémentaire 2

Dans l'affaire T 802/17, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet dans la procédure orale de "formuler une requête supplémentaire". Étant donné toutefois que celui-ci n'avait alors présenté qu'une requête principale modifiée, sa demande ultérieure visant à présenter également des requêtes subsidiaires modifiées avait été rejetée. La chambre a estimé que les aspects relatifs à l'économie de la procédure (simplement sous-entendus par la division d'opposition) ne permettaient pas en l'espèce de justifier ce rejet, étant donné que le titulaire du brevet avait réagi à une situation procédurale surprenante et que la modification répondait à la nouvelle objection au titre de l'art. 123(2) CBE.

Dans l'affaire T 368/16, la division d'opposition avait permis au titulaire du brevet de présenter différentes requêtes subsidiaires au cours de la procédure orale. La requête IIIb avait été admise et jugée conforme aux exigences des art. 83 et 123(2) CBE. La revendication de procédé 1 selon cette requête avait été considérée comme nouvelle, mais pas la revendication de produit 23 selon cette même requête. Le titulaire du brevet avait ensuite présenté une requête supplémentaire (IVa) composée uniquement des revendications de procédé 1 à 22 de la requête IIIb. Cette requête IVa n'avait pas été admise par la division d'opposition. Sur la base des considérations suivantes, la chambre a retenu que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation en vertu de la règle 116(2) CBE de manière déraisonnable et sans appliquer les principes appropriés. La requête en tant que telle permettait de remédier à toutes les objections qui avaient été examinées jusque-là pendant la procédure orale. Même s'il convenait encore de discuter de l'activité inventive, la présentation de ladite requête ne pouvait pas être assimilée à une tentative de prolonger inutilement la procédure ; au contraire, étant donné que la requête IVa était basée sur une limitation convergente par rapport à la requête IIIb et sur une combinaison de caractéristiques dérivées des revendications du brevet délivré, elle restreignait clairement les questions qu'il restait à examiner.

Dans l'affaire T 688/16, la division d'opposition avait révoqué le brevet après ne pas avoir admis dans la procédure, en application de l'art. 114(2) CBE, les requêtes subsidiaires 2 et 3 présentées pendant la procédure orale, qu'elle avait considérées comme manifestement dépourvues de nouveauté. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que modifié sur la base de sa requête principale, qui correspondait à la requête subsidiaire 3 présentée au cours de la procédure d'opposition. La chambre a considéré que l'admission (ou la non-admission) de la requête subsidiaire 3 ne relevait pas du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. Seul un pouvoir d'admettre ou non des faits ou des preuves peut être déduit de l'art. 114(2) CBE, qui avait été invoqué par la division d'opposition. Le pouvoir de ne pas admettre des requêtes présentées tardivement s'appuie en revanche sur la règle 116(2) CBE, mais ne peut être exercé que si le titulaire du brevet a reçu notification des motifs s'opposant au maintien du brevet et qu'il a été invité à produire, au plus tard à la date visée à la règle 116(1) CBE, de nouvelles pièces. Les troisième et quatrième phrases de la règle 116(1) CBE doivent dès lors être appliquées. Le pouvoir d'appréciation est donc subordonné à une notification signalant que des motifs s'opposent au maintien du brevet. Dans la présente affaire, il a été émis, non pas une notification négative, mais une notification selon laquelle la division d'opposition estimait à titre provisoire qu'aucun des motifs d'opposition ne s'opposait au maintien du brevet tel que délivré. La chambre a conclu que la règle 116(2) CBE n'était donc pas applicable. Au contraire, étant donné que l'avis provisoire de la division n'avait changé qu'au stade de la procédure orale, il aurait fallu offrir au titulaire du brevet la possibilité d'y réagir en présentant une nouvelle requête. Selon la chambre, rien ne justifiait de ne pas admettre dans la procédure de recours la requête principale, qui était déjà présente dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a donc décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'admettre la requête principale dans la procédure de recours (art. 12(4) RPCR 2007).