The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

I. Does the EPC confer jurisdiction on the EPO to determine whether a party validly claims to be a successor in title as referred to in Article 87(1)(b) EPC?

II. If question I is answered in the affirmative Can a party B validly rely on the priority right claimed in a PCT-application for the purpose of claiming priority rights under Article 87(1) EPC in the case where

1) a PCT-application designates party A as applicant for the US only and party B as applicant for other designated States, including regional European patent protection and

2) the PCT-application claims priority from an earlier patent application that designates party A as the applicant and

3) the priority claimed in the PCT-application is in compliance with Article 4 of the Paris Convention?

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

I. Does the EPC confer jurisdiction on the EPO to determine whether a party validly claims to be a successor in title as referred to in Article 87(1)(b) EPC?

II. If question I is answered in the affirmative Can a party B validly rely on the priority right claimed in a PCT-application for the purpose of claiming priority rights under Article 87(1) EPC in the case where

1) a PCT-application designates party A as applicant for the US only and party B as applicant for other designated States, including regional European patent protection and

2) the PCT-application claims priority from an earlier patent application that designates party A as the applicant and

3) the priority claimed in the PCT-application is in compliance with Article 4 of the Paris Convention?

Priority claim held invalid in view of the transfer of the priority right within the priority year (reasons, 3).

Priority claim held invalid in view of the transfer of the priority right within the priority year (reasons, 4).

Dans l'affaire T 844/18, certaines demandes US provisoires dont la priorité était revendiquée avaient été déposées par plusieurs demandeurs, mais l'un d'entre eux ne figurait pas dans la demande à l'origine du brevet litigieux. Aucune question de succession en droit ne s'était posée. Appliquant l'approche bien établie dite de "tous les demandeurs" (ou des "mêmes demandeurs") conformément à la jurisprudence des chambres, la division d'opposition avait retenu que la priorité n'avait pas été valablement revendiquée et elle avait révoqué le brevet pour manque de nouveauté. La chambre a formulé la question principale de la manière suivante : "A et B sont les demandeurs pour la demande dont la priorité est revendiquée. A est seul demandeur pour la demande ultérieure. Une revendication de priorité est-elle valable alors même que B n'a cédé aucun droit de priorité à A ?" Les trois lignes d'attaque des requérants (titulaires du brevet) concernant l'approche de l'OEB dite de "tous les demandeurs" n'ont pas convaincu la chambre et le recours a été rejeté. Premièrement, il s'agissait de déterminer si le droit de priorité doit être apprécié par l'OEB. La chambre a conclu que les instances de l'OEB sont compétentes pour apprécier la validité d'une revendication du droit de priorité et qu'elles y sont tenues conformément à l'art. 87(1) CBE, et que la question de savoir qui détient le droit de priorité fait partie de cet examen. L'art. 87(1) CBE n'exige pas que "celui" qui a déposé la demande de brevet soit juridiquement habilité à le faire, mais uniquement qu'il l'ait fait. La chambre a également rejeté les arguments fondés sur l'application par analogie de l'art. 60(3) CBE. L'OEB ne procède qu'à un examen formel de la personne qui a déposé la demande. Cela ne va, en outre, pas à l'encontre de son approche en matière de succession en droit, contrairement à ce qu'ont fait valoir les requérants. L'OEB apprécie uniquement si un ayant cause est l'ayant cause du demandeur initial, ce qui suppose en effet un examen juridique substantiel, mais qui n'englobe pas l'examen de la titularité du droit de priorité. Deuxièmement, concernant l'interprétation du terme "celui" figurant dans l'art. 87(1) CBE, la chambre a conclu que le sens ordinaire du terme dans ce contexte est ambigu dans toutes les versions linguistiques (cf. art. 4 A.1) de la Convention de Paris et art. 31(1) de la Convention de Vienne). La chambre a suivi la décision T 15/01, qui énonce que l'objet et le but de la Convention de Paris (cf. art. 31(1) et 33(4) de la Convention de Vienne) sont de "préserver, pendant une durée limitée, les intérêts d'un demandeur qui tente d'obtenir une protection internationale de son invention" et que "les dispositions sur la priorité internationale de la Convention de Paris" aident "le demandeur à obtenir une protection internationale pour son invention". Les requérants se sont appuyés sur ces conclusions formulées dans la décision T 15/01 pour faire valoir que l'objet et le but de la Convention de Paris donnent la préférence à leur interprétation (non restrictive) du terme "celui". Cette interprétation permet à A de déposer à lui seul une autre demande dans un autre pays en revendiquant la même invention sans l'intervention de B, tandis que l'approche dite de "tous les demandeurs" peut conduire à la perte du droit de priorité, et donc éventuellement de la demande de brevet, lorsque l'un des demandeurs refuse de participer comme demandeur à la demande ultérieure. La chambre a adopté un raisonnement différent : l'objet et le but de la Convention de Paris ne peuvent pas servir de fondement pour favoriser une ou quelques personnes au détriment de toutes les autres personnes qui faisaient initialement partie du groupe ayant déposé une demande de brevet. De plus, un demandeur peut faire avancer le traitement d'une demande devant l'OEB sans la participation active des autres demandeurs nommés dans cette demande. La pratique actuelle protège les demandeurs d'une "mise à l'écart" et empêche qu'ils soient contraints d'engager un contentieux au niveau international pour sauvegarder leurs droits. La chambre a en outre fait observer que les dispositions de la Convention de Paris concernant la priorité sont restées pour l'essentiel inchangées depuis 1883 et qu'il n'existe aucune jurisprudence de l'OEB, ni aucune jurisprudence nationale ayant clairement adopté l'interprétation des requérants. La barre pour opérer un revirement de jurisprudence et de pratique établies de longue date doit être placée très haut en raison des perturbations profondes qu'un changement peut entraîner. La poursuite de ces pratiques rationnelles bien établies peut être considérée comme un aspect de la sécurité juridique. Troisièmement, concernant le droit applicable, la chambre a retenu que ce n'est pas, comme l'ont avancé les requérants, le droit national du lieu de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (en l'occurrence le droit des États-Unis) qui détermine qui est visé par le terme "celui", mais la Convention de Paris, à laquelle les États-Unis sont parties et qui relève donc de la "loi suprême du pays" (art. VI, point 2 de la Constitution des États-Unis). La chambre a également invoqué les travaux préparatoires de la Convention de Paris de 1880 pour conclure que ce traité détermine qui est visé par le terme "celui", et que cette détermination est purement une question de forme. La Convention de Paris et la CBE offrent des définitions autonomes de la personne qui revendique la priorité. Cette personne est définie par l'action qu'elle a effectuée, à savoir déposer une première demande. La Convention de Paris n'exige pas d'examiner si cette personne est l'inventeur ou si elle est véritablement habilitée à être le demandeur pour ce brevet. Pour ce qui est de l'utilisation de demandes provisoires US en vue de revendiquer la priorité pour une demande de brevet européen, la chambre a fait observer que les demandeurs souhaitant agir de la sorte doivent avoir connaissance des difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Il s'agit là d'une conséquence de l'adhésion des États-Unis à la Convention de Paris.

Le brevet litigieux dans l'affaire T 725/14 (voir aussi l'affaire parallèle T 924/15) a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire. À la fois la demande initiale et la demande de brevet européen dont la priorité était revendiquée ont été déposées au nom d'Avantium. La question litigieuse était de savoir si le droit de priorité avait été transféré à Furanix (titulaire du brevet/intimé) au moyen d'une déclaration de transfert datée du 1er mars 2007 (D17) avant le dépôt de la demande initiale le 12 mars 2007, et, dans l'affirmative, si ce transfert invalidait la priorité de la demande initiale et donc du brevet frappé d'opposition. La chambre a rejeté l'argument de l'intimé selon lequel le transfert ne prenait effet qu'à la date à laquelle une demande d'inscription du transfert était envoyée à l'OEB conformément à la règle 22 CBE. La règle 22 CBE n'a aucune incidence sur l'établissement du droit de priorité. Le transfert du droit de priorité doit être établi en appliquant le droit national (cf. p. ex. T 205/14, T 1201/14). En règle générale, le droit applicable est déterminé conformément aux règles de conflit de lois de la juridiction saisie, en l'occurrence la chambre. Ni la CBE ni le droit dérivé de la CBE ne prévoient de telles règles de conflit de lois si bien qu'aucune orientation n'est fournie pour déterminer le droit national applicable. Les parties étaient d'accord sur l'applicabilité du droit néerlandais et la chambre n'a vu aucune raison de s'écarter de cette position. La demande dont la priorité était revendiquée était une demande européenne qui n'était soumise à aucune loi nationale et qui n'appelait l'application d'aucun droit national particulier. Toutes les autres circonstances conduisaient à appliquer le droit néerlandais, Avantium et Furanix étant toutes deux des entreprises instituées en vertu du droit néerlandais et ayant leur siège social à Amsterdam, où le document D17 avait été signé. Faisant référence à un avis juridique déposé afin d'expliquer les conditions de transfert du droit de priorité en vertu du code civil néerlandais, la chambre a conclu que les conditions de délivrance officielle en vertu d'un titre juridique valable étaient remplies et que D17 suffisait pour que le transfert du droit de priorité, en tant que l'un des droits afférents à la demande de brevet, produise ses effets au regard du droit néerlandais. Il ressortait clairement du libellé de D17 que le droit de priorité avait été transféré à Furanix le 1er mars 2007 ou à une date antérieure. Le document D17 avait une grande force probante puisqu'il avait pour raison d'être d'apporter la preuve du transfert de droits, alors que les preuves contraires produites par l'intimé n'étaient pas convaincantes. Le requérant s'était acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait pour prouver que le transfert du droit de priorité avait eu lieu. Par conséquent, la revendication de priorité n'était pas valable. La chambre a affirmé que la conjonction "ou" (dans l'expression "ou son ayant cause") à l'art. 87 CBE et à l'art. 4 de la Convention de Paris doit clairement être interprétée comme un "ou exclusif" (cf. également J 19/87). Elle a rejeté toute interprétation inclusive de ce "ou" selon laquelle la priorité pourrait être revendiquée non seulement par le demandeur initial ou par son ayant cause, mais aussi à la fois par le demandeur initial et par son ayant cause.