b) Caractéristiques figurant dans la description – art. 13(3) RPCR 2007

Dans certaines affaires, des requêtes présentées après que la date de la procédure orale a été fixée, reprenaient des objets figurant uniquement dans la description. La question se posait d'emblée de savoir si ces caractéristiques avaient été prises en considération lors de la recherche initiale ou si une recherche supplémentaire était nécessaire. On ne peut partir systématiquement du principe que les objets en question ont été couverts par la recherche initiale, ni qu'il relève automatiquement de la responsabilité de l'opposant d'exécuter une telle recherche (T 1732/10, cf. également T 447/09, T 1273/11). Dans les affaires T 2482/10 et T 1650/12, la question a été soulevée de savoir si c'est à l'opposant qu'il appartient d'effectuer une recherche concernant des modifications tardives qui figuraient dans la description, ou si c'est à la division d'opposition d'effectuer une telle recherche conformément aux directives. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, l'art. 13(3) RPCR 2007 s'oppose à l'admission de requêtes relatives à des revendications s'il est nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche pour examiner la brevetabilité de revendications modifiées par des caractéristiques de la description à un stade si tardif que soit la procédure orale doit être reportée, soit l'affaire doit être renvoyée à l'instance du premier degré pour suite à donner. La transmission de l'affaire à la division d'opposition pour qu'elle effectue une telle recherche équivaudrait à un renvoi de la procédure orale, lequel serait également nécessaire si l'opposant était tenu de procéder à une telle recherche (cf. également T 1273/11, T 2575/11).

Dans l'affaire T 1741/12, la chambre a indiqué que la requête subsidiaire aurait pu, et aurait même dû, être présentée devant la division d'opposition et non, pour la première fois, au cours de la procédure de recours, étant donné qu'elle englobait des éléments complètement nouveaux tirés de la description. Il était impossible d'établir en l'occurrence si ces éléments avaient fait l'objet de la recherche. En conséquence, même dans l'hypothèse où l'objet de la revendication 1 ne serait pas évident au regard de l'état de la technique figurant dans le dossier, la chambre ne pouvait pas maintenir le brevet sous une forme modifiée sur la base de cette requête, mais devrait renvoyer l'affaire à la division d'opposition. Cette situation est analogue à celle traitée dans la décision T 881/09, dans laquelle la chambre avait décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 12(4) RPCR 2007, de ne pas admettre une requête subsidiaire englobant une caractéristique qui était tirée de la description et qui n'avait probablement pas fait l'objet de la recherche.