Implicitly disclosed disclaimer (see point 4 of the reasons)

The requirement in G 1/03 that an accidental novelty-destroying disclosure has to be completely irrelevant for assessing inventive step is to be understood not as an alternative, or additional criterion, but as a consequence of the criterion that, from a technical point of view, said disclosure is so unrelated and remote that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making or working on the invention (points 2 and 7).

Dans l'affaire T 1525/15, l'objection du requérant concernait une caractéristique négative (ou disclaimer) des deux revendications indépendantes ("libre de motif micro-embossé"). La chambre a fait observer qu'il n'y avait pas de divulgation mot pour mot de cette caractéristique dans la demande initiale. La caractéristique a été ajoutée pendant la procédure de délivrance pour établir la nouveauté par rapport au document D1, qui constituait un état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE. La chambre a souligné qu'une telle modification est admissible : - si la caractéristique négative a été implicitement divulguée en tant que telle dans la demande initiale ; ou - si le disclaimer n'était pas divulgué dans la demande initiale, mais satisfaisait aux exigences formulées dans la décision G 1/03 (JO 2004, 413) de la Grande Chambre de recours. Dans la présente affaire, la chambre a conclu que la caractéristique négative était divulguée implicitement, mais malgré tout directement et sans ambiguïté, dans la demande initiale. À titre incident, la chambre a également noté que le critère pertinent pour l'évaluation des modifications était le critère dit "de la norme de référence" (cf. G 2/10, JO 2012, 376). Le test dit "de nouveauté", qui était parfois utilisé par les chambres de recours à leurs débuts, n'est plus utilisé (cf. Jurisprudence des chambres de recours, 9e éd., 2019, II.E.1.3.7). Étant donné que la caractéristique négative était divulguée en tant que telle dans la demande initiale, il n'était pas nécessaire d'examiner si les conditions énoncées dans la décision G 1/03 (et confirmées dans la décision G 1/16, JO 2018, A70) étaient remplies.

Dans l'affaire T 1218/14, la chambre a clarifié la signification du critère mentionné dans la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413), selon lequel une divulgation qui détruit fortuitement la nouveauté doit être totalement dénuée de pertinence pour l'activité inventive. Le fait de conclure que l'objet revendiqué était inventif par rapport au document D1 en tant que document secondaire ne signifiait pas que le document D1 était dénué de pertinence pour l'activité inventive au sens de ce critère. Ce critère doit être considéré non pas comme un critère alternatif ou supplémentaire, mais comme une conséquence du critère énoncé dans les décisions G 1/03 et G 1/16 (JO OEB 2018, A70), en vertu duquel, d'un point de vue technique, ladite divulgation doit être à ce point étrangère et éloignée que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation ou de l'élaboration de l'invention.

Dans la décision G 1/16 (JO OEB 2018, A70), la Grande Chambre de recours a confirmé que le disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention et précisé que la question qui se pose n'est pas celle de savoir si un disclaimer non divulgué réduit l'enseignement technique initial sur le plan quantitatif (ce qui est inévitablement le cas), mais s'il modifie cet enseignement sur le plan qualitatif, de telle sorte que le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans une meilleure position au regard des autres conditions de brevetabilité.

Dans l'affaire T 660/14, la revendication 1 de la requête subsidiaire 4 contenait deux caractéristiques supplémentaires selon lesquelles les éléments d'actionnement et de commande du dispositif revendiqué de commande de bicyclette pouvaient pivoter selon des axes décalés non communs et ne pouvaient pas pivoter ensemble selon l'un quelconque des axes décalés. La chambre, appliquant le critère de la décision G 1/03 (JO OEB 2004, 413) tel qu'interprété dans la décision G 1/16 (JO OEB 2018, A70), a estimé que les disclaimers apportaient une contribution technique à l'objet divulgué. Les revendications 7 et 8 telles que déposées portaient sur l'élément d'actionnement et l'élément de commande disposés de façon à pouvoir pivoter selon des axes parallèles et/ou décalés. Comme indiqué dans la description, cela pouvait être considéré comme offrant des avantages ergonomiques. La chambre en a conclu que les disclaimers introduisaient dans la revendication modifiée une différence technique par rapport au contenu de la demande initiale. L'arrangement rotatif des éléments d'actionnement et de commande selon les axes était de nature technique, du fait notamment de la divulgation des bénéfices ergonomiques. Aussi la chambre en a-t-elle conclu que l'exclusion par disclaimer de cette disposition l'était également. Elle a estimé que cette conclusion était par ailleurs confirmée lorsque l'on examinait s'il avait simplement été apporté un changement quantitatif à l'enseignement technique initial ou si l'introduction des disclaimers non divulgués avait effectivement entraîné un changement qualitatif (G 1/16). L'exclusion par disclaimer des axes décalés communs et de la rotation commune selon l'un quelconque des axes décalés a modifié les considérations ergonomiques figurant dans la demande telle que déposée, entraînant un changement qualitatif de l'enseignement technique initialement divulgué en ce sens que la position du titulaire du brevet a été modifiée en ce qui concerne l'activité inventive.

Dans l'affaire T 437/14, la chambre, prenant en compte les réponses aux questions sur les disclaimers non divulgués qu'elle avait soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/16 (JO OEB 2018, A70), a rappelé que, pour les disclaimers non divulgués, le critère adapté consiste à déterminer si les critères énoncés dans la décision G 1/03 sont remplis (JO OEB 2004, 413). Le critère de la norme de référence visé dans la décision G 2/10 (JO OEB 2012, 376) n'est pas le critère pertinent. La chambre avait déjà conclu, dans sa décision intermédiaire du 17 octobre 2016, que les disclaimers introduits dans la revendication 1 étaient des disclaimers non divulgués, qu'ils établissaient la nouveauté par rapport à des antériorisations fortuites au regard de l'art. 54(2) CBE et qu'ils ne retranchaient pas plus que ce qui était nécessaire pour restaurer la nouveauté par rapport à ces documents. Dans la présente décision, la chambre a en outre estimé que rien ne prouvait que les disclaimers apportaient une contribution technique ajoutant des éléments qui allaient au-delà du contenu de la demande telle que déposée. En particulier, la chambre a fait observer que les opposants n'avaient pas produit – et qu'elle ne constatait pas non plus – d'éléments prouvant que la limitation de l'éventail des composés couvert par la formule de la revendication 1, limitation qui résultait de l'exclusion des sept composés spécifiques définis dans le disclaimer, devenait pertinente pour établir l'activité inventive ou la suffisance de l'exposé. Par conséquent, les disclaimers remplissaient également les conditions exposées aux points 2.6 et 2.6.1 des motifs de la décision G 1/03 et au deuxième paragraphe du dispositif de la décision G 1/16. Concernant la question de la validité du droit de priorité et de la nouveauté, voir la section II.D.3.1.